Marcas Nominativas Protección y Defensa

El tipo de marca que se optará para su registro, radica en la naturaleza de su diseño. En este post comentaremos algunos puntos de interés acera de las marcas nominativas protección y defensa de las mismas.

En jurisprudencias recientes el Tribunal Colegiado de Circuito ha declarado que tratándose de marcas mixtas, éstas sólo protegen un aspecto de la marca: el fonético o el gráfico o en su caso el tridimensional. El  criterio del Tribunal deja claro que cada tipo de registro protege distintos aspectos de la marca y no como anteriormente se pensaba que una marca mixta protegía tanto el nombre como la imagen, o su forma.

La legislación mexicana admite cuatro tipos de registro: Nominativo, Innominado, Mixto y Tridimensional, en esta ocasión nos enfocaremos en el tipo de marca nominativo.

El registro nominativo, es el mas común y el mas deseado por el amplio espectro de protección que tiene, aunque no hay que dejar de lado que el tipo de registro también dependerá de la naturaleza del diseño de cada marca.

Por otra parte este tipo es el mas difícil de obtener, por el gran número de registros vigentes y siendo que su representación es fonética, deja fuera la parte visual o gráfica.

Es así que en una confrontación de marcas que pudiesen ser semejantes en grado de confusión, el examinador únicamente realizará el examen de novedad en su parte fonética, sin importar si la marca que se desea registrar contiene algún diseño gráfico.

Protección y Defensa Legal

En junio de 2017 en México la legislación de marcas se reformó para permitir que los abogados de legítimos titulares de marcas registradas podamos oponernos al registro de marcas que puedan resultar semejantes en grado de confusión a los de nuestros clientes, esta oposición, si bien aún no es vinculatoria, si es una llamada de atención para que el examinador piense dos veces antes de otorgar una marca y es que aunque es difícil que a los examinadores del IMPI se les pase una marca semejante, también lo es que, en su caso podría generar graves daños por un error involuntario o de apreciación.

Las marcas nominativas son las mas fáciles de defender, pues como se ha dicho su distinción es fonética y por lo tanto un gran número de marcas que practican la piratería difícilmente podrán salirse con la suya, pues la apreciación de su semejanza se facilita, al no haber otros factores que distraigan la atención del juzgador.

En ocasiones cuando el titular tomó la decisión de registrar la marca mixta (nombre y logo) en vez de registrar marca nominativa e innominada, el pirata o infractor comúnmente argumenta que la marca que la marca que usa no es idéntica y que por lo tanto no se le puede infracción y en ocasiones es cierto, aunque su intención sea obtener un lucro indebido, es por ello que siempre hay que considerar si es mejor registrar una marca nominativa por una parte y por la otra una marca innominada, para limitar los argumentos de defensa.

Diseños de Marcas Nominativas

Las marcas nominativas se pueden forman de la combinación de signos, palabras, letras o números, las mas comunes son aquellas que con la combinación de palabras características o descriptivas del producto o servicio que distinguirán logran palabras originales y altamente distintivas, por ejemplo:

Producto a Distinguir: Tabletas vitamínicas (suplementos alimenticios)
Palabra descriptiva del producto: Vitamina
Característica del producto: Fortalece las defensas del cuerpo
Marca: Vitaforte (Vitamina + Fortaleza)

A esta combinación de palabras se les llama acrónimos y además de formar palabras originales, tienen la cualidad de fijarse fácilmente en la mente del consumidor y siendo así el titular de la marca obtendrá una ventaja publicitaria, pues con un mínimo de inversión logrará que el consumidor recuerde fácilmente su marca.

No todas las marcas nominativas son acrónimos, existen por ejemplo las arbitrarias como el caso de la marca Camel, en la que nada tendría que ver un camello con un cigarro.

En algunas clases que se encuentran saturadas es difícil lograr el registro de marcas nominativas, tal es el caso de la clase 14 que agrupa joyería y metales preciosos, entre otros y que debido al gran número de marcas registradas, la distancia entre distintividad y semejanza es tan corta que resulta difícil lograr el registro de marcas nominativas y se recurre a registrar marcas mixtas o bien se aplican estrategias, para ir desplazando aquellos registros que puedan ser obstáculo para llegar a obtener los registros deseados.

Mitos de Marcas Nominativas

  • Las marcas mixtas tienen protegen el nombre y el logotipo:

    Con frecuencia los solicitantes de registros de marcas creen que solicitar el registro de una marca mixta evita un doble pago, y que el registro mixto va a proteger tanto el nombre, como el diseño, lo cual no es verdad. Se debe de evaluar el diseño y si tanto el nombre como el diseño son distintivos, entonces lo mejor es registrar dos marcas nominativa e innominada, según sea el caso, en vez de mixta;

  • A mayor número de marcas registradas mayor defensa:

    En algunos casos es recomendable registrar marcas adicionales, sobre todo cuando son marcas que por su diseño su defensa legal resulta compleja, no obstante es un mito que muchas marcas semejantes vayan a tener una mejor defensa.

  • Nombres semejantes escritos de manera distinta:

    En marcas nominativas la fonética no se equivoca, la marca denominada “Mercy” será la misma marca que se registró como “Merci” pues aunque se escriban distinto, su fonética es idéntica, en este caso su intención de registro será probablemente infructuosa.

Ejemplo de marcas nominativas:

La marca que se muestra en el ejemplo es una marca nominativa, pero que también pudiera ser registrada como mixta, según los criterios del Tribunal Colegiado de Circuito, la marca sería considerada en su fonética, porque es el isotipo predominante en la marca:

Marcas Nominativas

Marca Nominativa

La tipografía no es susceptible de ser registrada, porque eliminaría la posibilidad de que algún competidor pudiera usar esa misma tipografía, situación contraria al leit motif de la Ley de Propiedad Industrial, que es fomentar la competencia.

Sólo tratándose de aquellas marcas en que el isotipo predominante sea el logotipo, la marca sería registrada como mixta o como innominada.

Para conocer mas acerca de otros tipos de marcas:
Marcas Mixtas: http://www.registrodemarcas.co/marcas-mixtas/

 

Caducidad de Marcas Criterios Actuales

La caducidad de marcas es un recurso muy útil para obtener la titularidad de marcas ya registradas y que no están en uso. El título de registro de marca, concede a su titular el derecho a usar de manera exclusiva la marca por un término de diez años, contados desde la presentación de su solicitud. A diferencia de las patentes, y otros derechos similares estos pueden renovarse cada diez años, sin importar el número de veces que el titular lo solicite, siempre y cuando se solicite dentro del término para poder hacerlo.

Un gran número de marcas registradas se pierde por descuido de sus titulares, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no envía un requerimiento o aviso a su titular, por lo que es importante estar al pendiente para que el registro no caduque por su vencimiento natural. La recuperación del registro se torna difícil una vez que se ha perdido, sobre todo cuando existen otras marcas registradas con posterioridad a su vencimiento, en ocasiones es posible recuperarse mediante el proceso administrativo de nulidad, porque el titular de la marca que ya caducó alegue que ha usado la marca con anterioridad, sin embargo esto dependerá de cada caso en particular. Otros casos interesantes son aquellos en que por una sentencia o por imposibilidad legal se deja de usar la marca, como son los casos laborales de huelgas y casos mercantiles de concursos mercantiles.

Por otra parte, la Ley de la Propiedad Industrial establece otra causal para que un tercero interesado solicite la pérdida del derecho por el paso del tiempo: cuando la marca registrada no se usa de manera continua e ininterrumpida durante el término de tres años contados a partir de la fecha en que se demandó la caducidad, es decir que, en este caso el solicitante del registro de una marca, podrá solicitar que se declare la caducidad de una marca que es idéntica o semejante en grado de confusión a otra registrada por no usarse o mejor dicho por no usarse debidamente de conformidad a lo que establece la propia Ley de la Propiedad Industrial.

En relación a la carga de la prueba del uso de la marca el Tribunal Colegiado de Circuito, se ha inclinado por la postura en el proceso administrativo de caducidad, de que quien debe probar el uso es el titular de la marca registrada y no quien demanda la caducidad, pues son pruebas que sólo están al alcance de su titular y no así de la parte actora en el proceso, este criterio ha quedado plasmado en tesis, aunque aún no integran jurisprudencia.

El criterio actual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es que el titular de la marca debe acreditar mediante pruebas idóneas el uso de la marca registrada que se somete a juicio y dichas pruebas deben integrarse con otras que generen convicción en el juzgador, es fundamental que el uso de la marca registrada en cuestión sea dentro del territorio de la República Mexicana.

Algunas pruebas idóneas para demostrar el uso del titular: facturas, publicidad en medios, comercio electrónico en Internet, denominación o razón social, entre otras.

Otros casos de caducidad de marcas registradas: Acreditar el uso cuando quien la usa no es el titular de la marca, Licencias de marcas caducas, acreditar el uso de una marca embargada.  

Otros recursos: nulidad y cancelación de marcas 

Fuentes: Artículos 130, 140, 141 y 152 de la Ley de la Propiedad Industrial 14 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 1 del Código de Procedimientos Civiles 

Tesis: I.3o.A.26 A (10a.) / Tesis: I.1o.A.137 A (10a.) / Tesis: I.11o.C.76 C (10a.)

Jurisprudencia: Tesis: 2ª/J. 39/2011 (10a.)

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Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

El tan prometido sistema de oposición de marcas es ahora una realidad, aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación, pero ya se tiene conocimiento del documento que contiene las reformas y que a continuación a grandes rasgos se explica en que consistirá:

  1. La nueva redacción del artículo 119 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que, al recibir una solicitud de registro de marca, el IMPI publicará el aviso de haber recibido dicha solicitud, con la denominación o imagen de la marca, en la Gaceta dentro de los diez días siguientes a su recepción y simultáneamente el IMPI iniciará el examen de forma;
  2. La oposición la podrá interponer cualquier persona, lo cual da lugar a que sea cualquier interesado en la oposición, ya sea por semejanza en grado de confusión con otra marca previamente registrada, o por considerar que sean contrarios al orden público, a la moral, a las buenas costumbres o que tenga algún impedimento legal;
  3. El examinador del examen de fondo deberá informar al abogado que interpuso la oposición si la marca fue negada u otorgada;
  4. El término para oponer la oposición es dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que, surta efectos la publicación respectiva, no obstante se dejan a salvo los derechos que se establecen en el artículo 151 de la LPI

México había seguido un sistema mediante el cual, el examinador del IMPI era quien se encargaba de la oposición en el examen de fondo y la oposición a petición de parte, se podía hacer posteriormente al registro de la misma, esto daba lugar a que si el examinador otorgaba indebidamente el registro de una marca, ya fuese por impedimento legal o semejanza en grado de confusión, el titular la podía usar aún cuando fuese contrario a derecho hasta que hubiera una resolución que hubiera causado ejecutoria, en el nuevo sistema se hace pública la solicitud del registro de una nueva marca para que el abogado de la parte interesada pueda oponerse a que se otorgue dicho registro, antes de que se lo otorguen al solicitante, esto da lugar a un sistema mas justo, pues el examinador tomará en cuenta en el segundo examen la oposición del interesado. 

Este derecho tiene su precedente en México en las observaciones de un tercero que se podía hacer en cualquier tiempo durante el registro, pero que al no estar regulado por la Ley el examinador daba menor importancia y no había obligación de considerarse por el examinador, así como tampoco existía la obligación del IMPI de informar la resolución al solicitante. 

Artículos que se modificarán de la Ley de la Propiedad Industrial: arts. 6 fracc X, 7 Bis 1, 8, 119, 120, 123, 125, 181 y la adición de un artículo único transitorio en el que se establece que empezará a funcionar a partir de los 90 días posteriores a su publicación en el DOF.

*Aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación, se espera que esta reforma se publique antes del 11 de junio del 2016. 

Derecho de imagen es Constitucional

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución del Amparo número 48/2015 determinó que el derecho a la imagen que la Ley Federal del Derecho de Autor protege en sus artículos 231 fracción II y 223 fracción II son constitucionales.

El Amparo fue solicitado por una persona moral que comercializa publicaciones periódicas (revistas), la cual publicó la fotografía de una bebé en su cunero, sin la autorización de sus padres y que por supuesto fue demandada por los mismos. El argumento de la revista fue que el derecho a la imagen se encuentra consagrado en por los preceptos del orden civil y que por lo mismo, eran los adecuados para interpretar y resolver la controversia en comento y no así la Ley Federal del Derecho de Autor.

La Corte resolvió que si bien la imagen no es un derecho de autor persé, si debe ser tutelado por la Ley Federal del Derecho de Autor, ya que se trata de una limitante al ejercicio del derecho autoral y que involucra a los demás individuos que intervienen en la obra, en este sentido la ley Federal del Derecho de Autor protege a todos aquellos que intervienen en el proceso de producción, distribución y mercado de bienes, en relación con el público en general y que tiene como límite la utilidad pública en general.

Cabe mencionar que el derecho de imagen a que se refiere la Ley Federal del Derecho de Autor se refiere a la imagen fotográfica o videograbada, plasmada en un material y no así a la imagen u opinión que una persona tenga de otra y que pueda detrimentar su honor y su vida privada, para lo cual este subtipo de Derecho de Imagen, si se encuentra previsto por el Código Civil de la entidad que corresponda, en los últimos diez años este derecho de imagen previsto en los Códigos Civiles de las entidades han sido preceptos reformados y en casos derogados o adicionados, lo cual denota claramente dudas en los Congresos estatales. 

En relación al subtipo de imagen se debe individualizar cuando se trata de la percepción de una persona en su encargo público, o o imagen de un actor por ejemplo y su vida personal, lo cual ha sido objeto de grandes debates. En lo relacionado a medios electrónicos en otras jurisdicciones se plantea el caso del derecho al olvido.

Fuente: SCJN

Marcas de Certificación en México

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

Tan diversos son los usos que se les ha dado a los derechos de Propiedad Industrial como la misma necesidad de los comerciantes lo ha requerido, la Ley de la Propiedad Industrial vigente en México, se limita a enunciar el derecho de exclusividad que nace con el registro de una marca, pero el uso que se vaya a destinar a la marca registrada dependerá de la intención de su titular, el cual puede ser diverso, tal es el caso de las llamadas marcas de certificación que sirven a una agrupación de comerciantes que usan un distintivo en común para uniformar la calidad cumpliendo con estándares previamente establecidos y así informar al consumidor que sus productos o servicios son avalados por un tercero. Algunas marcas de certificación son las siguientes:

  1. Woolmark reg. 496271 para identificar productos que están fabricados 100% con lana;
  2. ISO reg. 1426912 es la marca de la Organización Internacional de Normalización para identificar procesos productivos de calidad;
  3. Distintivo H reg. 1574130 es la marca de la Secretaría de Turismo para disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos en turistas nacionales y extranjeros y mejorar la imagen de México a nivel mundial con respecto a la seguridad alimentaria.

En algunos países las marcas de certificación se encuentran específicamente reguladas, las cuales para obtener su registro o autorización de uso, deben demostrar que su uso servirá al interés público y que adicionalmente su uso representará una ventaja pública, presupuestos sin los cuales no se proporcionará el registro, en otras naciones el registro queda bajo la condición de que se demuestre que el titular se encuentra facultado legalmente para regular determinada actividad. Ley de la Propiedad Industrial nacional no prohíbe el uso de marcas de certificación y de hecho el Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece la posibilidad de su uso.

En México poco se sabe del registro, uso y afiliación a las marcas de certificación, lo cierto es que en otros países un gran número de consumidores y empresarios se ven beneficiados, es una relación en la que se benefician ambas partes, el consumidor al satisfacer su necesidad de la manera en que lo espera demandará una mayor cantidad del producto o servicio y el empresario podrá obtener el mayor beneficio de cada venta, pues el precio será justo si el consumidor tiene la certeza de obtener la calidad debida y de acuerdo a su valor.

La marca de certificación debería de garantizar que los productos o Abogados de Propiedad intelectualservicios que se ostentan con la certificación cumplen con determinadas políticas de calidad, pero al no existir en México una regulación específica para regular estos registros, el prestigio de la marca dependerá exclusivamente de la organización que la administre, ya que al no depender de la supervisión de una autoridad regulatoria es meramente de regulación privada.

La marca de certificación se distingue de la marca colectiva por ser un distintivo que no necesariamente se encuentre bajo la titularidad de un grupo de empresas, por lo tanto la certificación puede ser regulada por una entidad regulatoria independiente de dicho grupo corporativo.

Cambio en el sistema de oposiciones, marcas ofensivas y un mono.

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

El rumor es verdad: El IMPI cambiará sistema de oposiciones. 

Después de la adhesión de México al Protocolo de Madrid se rumoraba que el IMPI cambiaría su sistema de oposiciones ya que actualmente solo cuenta con el proceso de nulidad de marca post registro lo cual acarrea algunos problemas que se podrían solucionar con el sistema de oposiciones pre registro como opera en la mayoría de los países que son parte del mismo tratado. Lo anterior no solo supone un cambio radical en el IMPI sino también en las firmas de abogados y la protección de marcas registradas, pues al menor descuido un registro marcario se podría poner en riesgo de anularse o perder distintividad. El rumor ya dejó de serlo desde que los funcionarios del IMPI se han presentado en organizaciones como la ANADE (Asociación Nacional de Abogados de Empresa) confirmando que se cambiará el sistema que aunque se espera sea pronto aún no han declarado una fecha cierta.

Redskins: Un símbolo de gloria para unos y para otros una ofensa.

La marca Redskins entró en disputa en Estados Unidos desde hace varios años cuando un grupo de americanos nativos argumentó en el TTAB (Trademark Trial and Appeal Board)  que la marca “Pieles Rojas” ofende al grupo étnico que representan, resulta difícil creer que un equipo que vende miles de jerserys no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo con su marca pueda resultar un acto ofensivo para un grupo de personas y no para quien lo porta, sin embargo el Juez no pensó igual pues el argumento le pareció válido es que el término es despectivo para la etnia, en nuestro país la Ley de la Propiedad Industrial establece también ese mismo impedimento en el que una marca que resulte ofensiva o contra los buenos usos y costumbres no se pueda registrar, aunque al parecer no existe un criterio muy claro, es así que solicitudes de la marca “GUEY” (exp 553122) han sido negadas  y otras como “NACO” (reg. 1170043) han sido otorgadas, la moraleja es que si van a invertir en una marca revisen que no tenga aspectos despectivos, toda vez que en México este puede resultar nulo o indefendible contra la piratería pues no existe una fecha cierta en que caduque una marca otorgada en contravención de la Ley. 

La personalidad jurídica de un mono

article-2718120-204ED1D200000578-593_306x461En Indonesia un mono se tomó varias selfies con la cámara del fotógrafo David Slater, las fotos parecen haber sido tomadas por un experto, son tan buenas las fotos que Wikipedia deliberadamente y sin autorización del autor decidió publicarlas para ilustrar el mono crestado negro, pues bien David Slater demandó a Wikipedia argumentando que merece una indemnización por haber publicado las fotos sin su autorización, lo anecdótico del asunto es que Wikipedia se defiende argumentando que al ser el mono quien aparece en la foto y al ser él mismo quien acciona el disparador de la cámara para tomarse su propia foto, es él así es -el mono- quien ostentaría en su caso los derechos y no el fotógrafo en cuyo caso el mono es quien debería de interponer la demanda y no David, lo cual resulta razonable. La oficina de Estados Unidos encargada del Copyright ya emitió resolución sentando el precedente en el que se indica que el derecho de autor solo podrá ser otorgado a una persona humana, por lo tanto desechó la demanda concediéndole la razón a Wikipedia.

 

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