Secuestro de Marcas Extranjeras

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho
Artículo publicado en septiembre 2013 por
World Intelectual Property Review
Traducción en español

Secuestro a Marcas ExtranjerasEn un mundo comercial cada día más globalizado en donde las fronteras arancelarias han tendido a disminuir y en ocasiones hasta a desaparecer, el problema internacional de circunscripciones geográficas de marcas registradas parece ser cada día más agudo, pues aún existen grandes diferencias entre los sistemas jurídicos de cada país y aunque se han logrado avances como la inclusión de México al Protocolo de Madrid sus efectos se limitan a la facilidad con que la solicitud de registro de una marca es solicitada y no al fondo del procedimiento para obtenerlo, es así en atención al principio de soberanía de cada Estado en donde cada país se rige por sus disposiciones legales internas para el otorgamiento del derecho al uso exclusivo de un signo distintivo. Lo anterior pretendo que sirva brevemente de marco para explicar el fenómeno del secuestro y el bullying a marcas provenientes del extranjero.

1.     Secuestro de Marcas Extranjeras

Los procesos comerciales son distintos a los legales, las empresas acostumbran probar los productos y servicios que han diseñado y ponderar el efecto positivo en la venta antes que pensar en registrar su marca y solo si lo ofrecido ha tenido éxito es que consideran el registro de su marca, el problema surge de la discrepancia entre la necesidad del comerciante y lo estipulado por la Ley, originando así sanciones por infracciones por uso de marcas con grado de confusión y en el peor de los casos de marcas idénticas ya registradas, en cuyo caso no solo serán acreedores a una sanción económica, sino hasta la pérdida de sus inversiones iniciales. El tema no es exclusivo de empresas pequeñas y medianas, también las empresas extranjeras sufren del mismo padecimiento aunque en diferentes proporciones, cuando se filtra la noticia de que una corporación famosa lanzará un nuevo producto la expectación en sus consumidores se transforma en una noticia viral al grado de llegar a los “especuladores de marcas” que no son otra cosa más que mercantilistas de signos distintivos que aprovechan el factor de la anticipación para obtener el registro de la marca, estas iniciativas generalmente provienen de comerciantes asesorados por estudiantes de derecho, se lee sencillo, sin embargo para la legislación mexicana que no conoce de especuladores comerciales tendrá la misma validez si la marca proviene de una corporación con renombre a que si proviene de mercantilistas, en este sentido será un reto obtener la nulidad del registro de la marca del solicitante que se anticipó.

Uno de los casos más comentados en últimas fechas es el de Ifone, SA de CV (Marca Ifone) vs Apple Inc (Marca Iphone), mexicana y estadounidense sucesivamente. La litis consiste en la supuesta infracción que la demandada ha cometido por el uso de una marca similar en grado de confusión a otra previamente registrada por realizar servicios de telecomunicaciones (no venta de dispositivos telefónicos), este caso ha causado tal revuelo que sin haber sentencia aún, los especuladores ya han empezado a querer usar a la multinacional como tiro al blanco: el primer caso es del registro de la marca “Iwatch” que de manera anticipada se han adelantado en tiempo a Apple Inc solicitando el registro para distinguir relojes y televisores, el segundo un poco más absurdo es de solicitudes de registro de la marca Iphone para distinguir productos de pastelería y confitería, entre otros.

Las estadísticas del IMPI demuestran que tan solo cuatro de cada diez procesos de nulidad se resuelven a favor de la parte actora.

2.     Diseños de Marcas con efectos virales negativos

La Ley de la Propiedad Industrial vigente es taxativa, describe los impedimentos para registrar una marca, entre ellos no se encuentra el de nombres de fiestas culturales, así como tampoco impide el registro de aquellas marcas que consistan en personajes religiosos, no obstante el problema para su titular será proteger marcas que a pesar de estar registradas difícilmente podrán ser defendidas debido al uso cotidiano. El sentimiento nacionalista en México se manifiesta constantemente y es tan diverso como el mismo imaginario colectivo lo permite, en ocasiones con razón y otras veces un poco exageradas.

En días pasados Disney Enterprises, Inc, solicitó al USPTO el registro del signo distintivo “Día de los Muertos” que en inglés significa “Day of the Dead”, el distintivo al ser escrito en idioma español hace alusión a la festividad mexicana que se celebra cada 1 de noviembre, de origen prehispánico consistente en honrar a los muertos (la festividad es reconocida como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO), la noticia llegó a las redes sociales y no fue bien recibida por la mayoría de los comentarios de mexicanos quienes consideraron un plagio y un intento de monopolizar la festividad mexicana en todo lo relacionado a obras cinematográficas. La respuesta de Disney fue inmediata, no pasaron más de tres días cuando en el USPTO se reflejó la solicitud de cancelación de dicha iniciativa, de igual manera en el IMPI en México se solicitó a registro la marca “Disney Pixar Día de los Muertos” enmendando lo que probablemente consideraron un error y que con el nuevo registro parece declarar que la intención no fue monopolizar.

La historia tiene un contexto paradójico, pues a pesar de la condena pública a Disney, en México se han registrado diversos personajes provenientes de otras culturas, tal es el caso que en el IMPI se pueden ver más de diez registros marcarios de personajes como Santa Claus, entre otros, cuya titularidad es de empresas mexicanas.

3.       Obstáculos a la entrada.

El marco regulatorio de competencia económica entre comerciantes es tema de todos los días y México no es la excepción, los efectos monopólicos dañan inhibiendo la iniciativa privada, al consumidor y  finalmente hace ineficiente la economía de los Estados. La propiedad intelectual es uno de los medios que algunos de los comerciantes han encontrado no solo para robar la fama de marcas extranjeras haciendo suyos los distintivos, sino también para bloquear la entrada de los  productos de su competencia al país para así evitar reducir sus precios y tener que aumentar la calidad de sus productos o servicios.

El uso de una marca en México no es necesario como un requisito para obtener el registro del signo distintivo que se pretenda. El uso es necesario para evitar que el registro de una marca caduque a petición de parte interesada, que sólo lo podrá solicitar después de tres años contados a partir de que el titular de la marca lo hubiese solicitado. El resultado es que si una marca extranjera ha sido víctima de esta práctica comercial tendrá que iniciar un proceso de nulidad del registro anterior o bien solicitar la caducidad del registro anterior, cabe mencionar que ninguno de los dos recursos garantiza una sentencia favorable para que el registro de la marca extranjera sea recuperado.

A manera de materializar lo expuesto una persona ha registrado en México más de 60 marcas idénticas o similares en grado de confusión a otras del extranjero obteniendo así derechos de marcas famosas entre las que se destacan Ruehl 925 (del grupo de marcas de Abercrombie & Fitch), G-Star Raw (que actualmente se encuentra pelando la recuperación de sus registros), Jack Jones, Company 81, Paper Denim & Cloth, entre otras, con tantas marcas extranjeras bajo un mismo titular difícilmente podemos pensar que el diseño hubiese sido creado por una misma persona, sin embargo las leyes mexicanas no condenan esta conducta.

 

Marcas registradas con signos débiles

 Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

Este año se han emitido algunas de las tesis mas enriquecedoras y esperadas durante décadas en lo que a marcas se refiere, en esta ocasión por su trascendencia en el ámbito comercial quisiera compartir con los lectores la que el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito ha emitido en relación a las marcas que cuentan con signos evocativos, mismos que ha calificado de débiles y poco distinguibles al grado de limitar su derecho y tener que coexistir con otras marcas que contengan signos idénticos o similares sin importar sus diferencias fonéticas o visuales.

Registro de Marcas

Marca Mixta 982278

Registro de Marcas

Marca Mixta 963662

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El caso que dio lugar a este criterio fue el de las marcas X-TRIM FIXX (entre otras) vs WET LINE XTREME PROFESSIONAL X y DISEÑO las cuales se componen de un mismo elemento fonético: “XTRIM” y “XTREME” , resultando idénticas si se pronuncian a golpe de voz en idioma inglés, es evidente que para los comerciantes de gel para cabello resultó atractivo incluir el signo “extremo” en su marca, sin embargo para el Tribunal es un signo que no es susceptible de ser exclusivo en su individualidad, argumento sin duda atinado si es que se estudian las marcas en su conjunto tal y como los actuales criterios lo dictan, pues en ambos casos el isotipo predominante no es  ”Xtreme” y por lo tanto no debe tomarse en cuenta para determinar el grado de confusión entre ambas marcas, situación distinta sería que la primer marca registrada hubiese sido diseñada sencillamente como “Xtreme” sin componerse de algún otro elemento.

Por otra parte en opinión personal la tesis me parece no tan atinada como la sentencia, pues si bien es cierto que el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial en su fracción IV establece como impedimento para su registro aquellas denominaciones que sean descriptivas o indicativas de los productos o servicios que protegen, también lo es que no establece como impedimento aquellas marcas que evoquen una cualidad del producto, es importante porque al parecer el Tribunal no ha distinguido entre los elementos evocativos y los distintivos, los primeros se refieren a invocar en la mente del consumidor una cualidad del producto o servicio tal y como el signo “XTREME” supondría en el consumidor que en dicho gel “la fijación en el cabello es extrema” y los segundos se refieren a las características del producto o servicio como especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción, como sería el caso de la marca “GEL SIN ALCOHOL” la cual por supuesto no sería registrable, pues al pretender ser de uso exclusivo de un solo comerciante dejaría a los demás sin poder anunciar la misma característica del producto provocando así una competencia desleal. Me parecería que la tesis sería mas atinada si se refiriese al isotipo predominante en la marca compuesta por elementos evocativos.

Resulta trascendente la tesis, pues los comerciantes constantemente buscan el registro de marcas que se compongan de signos que faciliten la introducción de sus productos entre el público consumidor a un bajo costo publicitario, es decir una marca evocativa será mejor aceptada por el consumidor, pues producirá en su mente una imagen de las cualidades de la marca, en comparación a otra marca que nada tenga que ver con el producto o servicio, en cuyo caso deberá diseñar una campaña publicitaria no solo eficaz sino mas costosa para así poder lograr relacionar en la mente del consumidor la marca con el producto o servicio comercializado. 

La tesis referida se puede localizar bajo el número I.4o.A.54 A (10a.) publicada en mayo de 2013

Confusión en el otorgamiento de razones sociales

 Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho
twitter: @rafagimenezc

Una de las últimas acciones del Ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa antes de terminar su encargo como Primer Mandatario fue otorgar facultades a la Secretaría de Economía para que ésta concediese los permisos de uso de denominaciones y razones sociales a sociedades mercantiles y civiles, función que desde los años cincuentas del siglo pasado la Secretaría de Relaciones Exteriores había sido la encargada, la buena intención de enmendar el problema, que se considera un “error histórico”, se quedó a medias pues si bien resulta mas razonable que sea la Secretaría de Economía y no la de Relaciones Exteriores la encargada de otorgar dichos permisos,  el problema no solo no termina ahí, pues el conflicto continúa.

Desde 1934, año en que inicia la vigencia de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se otorgaron permisos sin importar si una razón social era parecida en grado de confusión a otra, en este sentido y a manera de ejemplo: Una sociedad que se dedicaba a la venta de chocolates podía obtener un permiso de nombre “Comercializadora de Chocolates, SA de CV” y otra sociedad que se dedicara a lo mismo podía obtener un nombre similar aunque nada tuvieran que ver entre ellas como  ”Comercializadora de Chocolates y Confitería, SA de CV”, ahora la nueva misión de la Secretaría de Economía es evitar esta confusión, sin embargo es prácticamente imposible, pues existen razones sociales otorgadas desde 1934 a sociedades que hoy bien se podrían considerar fantasmas o mas aún inexistentes y la tarea se complica mas aún cuando sumamos las razones sociales de Sociedades Civiles.

Particularmente la Ley de la Propiedad Industrial establece una sanción para quien use en su razón social una marca registrada vigente y que se dedique a la mima actividad para la cual fue registrada, pero existe incertidumbre para quien lo solicite y haga uso de él de buena fe, pues por ello la autoridad debería cerciorarse de su legitimidad, antes de dejar que el solicitante pudiese cometer alguna infracción en contra de una marca registrada.

En materia de impuestos el Reglamento Código Fiscal de la Federación establece que las sociedades ya no podrán optar por quedarse en suspensión de actividades, por lo que si no se liquidan y no presentan declaraciones de impuestos sus representantes podrán ser acreedores a una sanción que mas allá del monto se les privaría de la libertad por no presentar las declaraciones, quedando atrás aquella vieja recomendación de que “es mas fácil y barato suspender una sociedad que liquidarla”, solo que ahora tenemos miles de sociedades que no están operativas pero que sin embargo si se respeta el derecho de su razón social.

En conclusión nuestros legisladores deberían esclarecer esta confusión de la Secretaría de Economía y así evitar que a su parecer discrecional otorguen o nieguen razones sociales sin fundamento legal alguno. Por otra parte cabe señalar que el criterio actual es que la marca registrada tiene una jerarquía mayor a la razón social, pues si el solicitante presenta el título de registro de su marca será menos factible la autoridad niegue el permiso para su razón social.

¿Así o mas confusión?

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Dos anécdotas de marcas

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho
Twitter: @rafagimenezc

En la materia de Propiedad Intelectual a diario surgen nuevas anécdotas, a continuación comparto dos de las mas recientes con ustedes:

IWatch y la reencarnación de Steve Jobs en México.  

Iwatch Expediente numero 1348209

Iwatch Expediente numero 1348209

Tal vez por el gran mercado que existe en materia de dominios electrónicos es que se puede explicar que la especulación de registros marcarios en México se ha elevado al grado de salirse de contexto, hace algún tiempo se anunció la gran batalla que se lleva a cabo en los Tribunales entre Iphone y Ifone para distinguir servicios de telecomunicación, la nueva historia es que algunos meses después como si el alma de Steve Jobs hubiese reencarnado en dos muchachos mexicanos se les ha ocurrido la idea de fabricar relojes al mismo tiempo que televisores y lo primero que hicieron fue solicitar los registros para proteger dichos productos bajo el distintivo “IWatch”.

Tal vez los muchachos leyeron mucho a Steve Jobs y de ahí que se pueda explicar la gran influencia al grado de pensar como entrepreneurs de manera tan similar al icono contemporáneo o que tal vez sea simplemente una especulación mas, de esto no habrá mucho que decir, Mac alegará un uso anterior para anular el registro y desmotivar a los jóvenes entusiastas que deberán buscar una nueva marca para distinguir sus televisores y relojes de pulso.

Repuve: El servicio del Gobierno con la marca de un particular. 

BannerRepuvePor mas que en México las autoridades han intentado establecer un registro público en donde la propiedad de automóviles sea regulada nada más no pueden, cada vez que parece emerger una nueva iniciativa para este registro algo sucede que se viene abajo, en esta ocasión el inicio con el pie izquierdo fue la inventiva en la elección del distintivo con el cual nombrarían el servicio que fue “REPUVE” (Registro Público Vehicular, la cual que previamente ya había sido registrada por SOCOM, SA de CV que obtuvo el registro (1001732)en 2007  y que desde esa fecha presume usar la marca de manera ininterrumpida, tal y como la ley lo requiere para mantener la vigencia de su registro, por su parte el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no obstante que obtuvo la negativa del registro  continúa usando la marca como si este órgano no pudiera ser demandado por el legítimo titular por una infracción, la autoridad se ha “blindado” aunque inocentemente con 12 registros adicionales seguramente para intentar salvar a la entidad de la infracción y el 40% de los ingresos obtenidos con la comercialización de la marca. Entre los 12 registros se pueden encontrar servicios que nada tienen que ver con el registro de automóviles como: Construcción de inmuebles, educación, servicios médicos y veterinarios, etc.

Lo gracioso del caso es que la autoridad no podrá alegar que el particular usurpa facultades propias de una autoridad, pues de buena fe venía usando la marca tanto así que la registró.

 

 

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho
(twitter: @rafagimenezc)

Día de MuertosHace unas semanas se publicó que Disney solicitó el registro de la marca Día de Muertos en Estados Unidos, lo cual se confirmó con las solicitudes recibidas por el USPTO, la noticia hizo eco en las redes sociales mostrando la indignación de los mexicanos, (a las cuales me incluyo), no habían pasado 24 horas cuando la misma empresa anunció que abandonaría las solicitudes de registro y que cambiaría el nombre de la marca que distinguiría su nueva película.  Hasta ese momento la noticia ni siquiera merecía un post, pues no era mas que una mas de las anécdotas que todos los días ocurren en esta materia.

No obstante lo anterior, si merece un post cuando la noticia se enriquece al existir hechos que satisfacen la curiosidad del tema:

En 2007 la marca había sido solicitada por una empresa mexicana: La marca “Dia de Muertos” había sido solicitada a registro en 2007 por una empresa mexicana “Bendito Films” la cual no fue aprobada por el IMPI por considerar ser distintiva de los servicios que protegería (producción de programas de TV) lo cual es un argumento sin fundamento, aunque ante la negativa la empresa abandonó el registro;

Disney se deslinda del escándalo mediático: La empresa no abandonó del todo el registro pues en México solicitó (el 3 de mayo de este año) el registro de la marca “Disney Pixar Día de los Muertos” (exp. 1370553), con lo cual parece decir abiertamente a la opinión pública que no fue deseo de la multinacional monopolizar el nombre con que se distingue la festividad, pues con esta solicitud no quedaría duda que se trata de una marca con mas elementos que distinguen el día de muertos y la relacionan con  sus creadores Disney y Pixar. A diferencia de la marca del punto 1) anterior no tengo duda que esta marca si será registrada por el IMPI y que no infringe de ninguna manera nuestras festividades.

Disney endosa al portador el problema y empresa mexicana en un “acto heroico” le pone nombre. Animal Político publicó que una empresa mexicana “le había ganado la marca a Disney” lo cual en México y prácticamente en cualquier país es imposible en tres días ganar una disputa (ni siquiera en arbitraje), es deseable pero imposible solicitar tal efectividad a la autoridad, por lo publicado y al no existir antecedente registral en el IMPI, podemos apreciar lo que la mexicana tiene es una reserva de derechos obtenida en el Indautor y no así un registro de marca, en este rubro nuestras leyes no son del todo claras, pues según la ley vigente el título de una obra cinematográfica no puede ser registrada como marca por un tercero que no es el titular, es un impedimento, aunque por otro lado la Ley del Derecho de Autor protege derechos de películas realizadas, no “la intención de hacer una película”, de cualquier manera es un litigio que nunca tendrá lugar. Cabe aclarar que la empresa declaró que en ningún caso su interés es monopolizar el término “Día de Muertos”.

A continuación explico los extremos jurídicos de registrar la marca “Día de Muertos”:

1) Por una parte las marcas que representan costumbres sociales como es el caso pueden significar un gran problema para su titular, por ejemplo, imagine que usted fuera el titular de la marca “Santa Claus” para distinguir esferas de navidad, se puede imaginar ¿cuantas demandas tendrá que interponer para demandar a todos los comerciantes que usen su marca para efectivamente protegerla?

2)  Por otra parte en efecto, tener una marca de este tipo para distinguir películas, entretenimiento y sobre todo educación podría ser calificada por los mas radicales como una intención que mas que capitalizar, monopolizaría una costumbre mexicana, aunque tampoco significa que no podría existir otra película que tratase del Día de Muertos.

Lo cierto es que nuestra legislación no prohíbe el registro de marcas que representen costumbres nacionales, sin duda un foco rojo que nuestros legisladores tendrían que ponderar en sus sesiones la posibilidad de adicionarlo como un impedimento.

La venganza azteca.- Si usted es de los que sigue indignado por este hecho a continuación le relaciono una breve lista de marcas que mexicanos han registrado en nuestro país:

santac

Santa Claus Marca Registrada 1073255

El término Santa Claus se encuentra “monopolizado” por mexicanos con 12 registros, los cuales protegen distintos productos como: vestuario calzado y sombrería, sidra, productos de cuero, utensilios de cocina, etc. cabe señalar que el supuesto monopolio (porque no lo es)  comprende la imagen del personaje tal y como lo conocemos. (registros 872665, 391946, 599593, 879456, 892709, etc);

Halloween exp 218340

Marca Halloween exp 218340 titular: Centro Dulcero el Bofito, Sa de CV

El término Halloween se encuentra también registrado por mexicanos con 8 registros entre los que se encuentran: bicicletas, carne y otros comestibles, publicidad, servicios de transporte, paletas de caramelo. (registros 1175745, 1213677, 1195765, 1173594, 114224, 1043980, 523462, 434768) algunos ya caducaron.

Festejemos el día de la Propiedad Intelectual en México.

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

VivaEl pasado 26 de abril se celebró como cada año el día de la Propiedad Intelectual en casi todos los países miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la manera en que nuestras autoridades del IMPI celebraron el día no fue precisamente con gorros y serpentinas, sino con trabajo y no es para menos, pues México requiere resultados inmediatos siendo la Propiedad Intelectual una de las principales áreas estratégicas para su desarrollo, siendo así participaron activamente en el Séptimo Congreso Mundial sobre la Lucha Contra la Falsificación y Piratería en la cual se tuvo la presencia de la INTERPOL, siguiendo la tendencia el Director del IMPI se reunió en México con la Sra. Marie-Flore Johnson de la sección de Protección de la Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en cuya reunión se trataron temas como el combate a la piratería y particularmente el compromiso de fomentar la colaboración entre autoridades para que en México se implementen estrategias de mayor impacto, para lo cual Estados Unidos brindará asistencia a nuestras autoridades.

Siguiendo el ejemplo de nuestras autoridades, es que a continuación expongo algunas reflexiones a manera de “collage” (es decir sin ningún orden entre los temas) que considero que si bien no son una radiografía exacta, si nos dan una brevísima orientación del rumbo de México en lo que a Propiedad Intelectual se refiere:

1) Regalías en la lista equivocada del PIB. En la lista negra de ingresos del país se “dice” (porque al ser negra la lista no hay cifras exactas) que la piratería ocupa uno de los tres primeros lugares de este ranking. Tal vez no es que los mexicanos carezcamos de inventiva, porque la historia demuestra lo contrario, tal vez sea el poco fomento y los precarios recursos que el Gobierno destina a esta actividad. Se dice entre voces que el IMPI ha adquirido un gran capital con el paso de los años pues es un órgano con patrimonio propio, sin embargo no se sabe porque estos recursos se mantienen bajo el resguardo de la institución en vez de ser aplicados a fomentar las prácticas de Propiedad Intelectual con mayor rigor. ¿Que van a hacer con esos recursos? y mas aún ¿Cuanto tiempo seguirán en este limbo financiero?

2) Parecería mas productiva IBM que todo México. Los mexicanos registramos 190 patentes en todo 2012, a manera de darnos una idea acerca de si son muchas o pocas tan solo la empresa IBM registró en el mismo año mas de 6,478 patentes. Tal vez el número tan bajo de patentes mexicanas atienda a la falta de confianza de los inventores con nuestras instituciones. Es pertinente preguntarnos si los inventores mexicanos no acostumbran registrar por temor al plagio, por el alto precio que representa para un inventor o simplemente si es por desconocimiento de los efectos jurídicos y comerciales de una patente registrada, la pregunta obligada es ¿Cuanto dinero deja de percibir el país en regalías que pudieran ser licenciadas no solo en México sino en otros países?

3) Los mexicanos pagamos regalías, pero no las cobramos. Las empresas mexicanas pagan regalías a países extranjeros por la importación de Know How (entendida como las leyes fiscales lo enuncian: “experiencia de negocio”) y uso de patentes y marcas, no por nada las Franquicias extranjeras tienen una gran presencia en México, cuanto ingresará México al PIB por la licencia del uso de patentes y marcas en países extranjeros con un registro tan bajo como el que aparece en el punto 2) anterior? ni hablar del numero de patentes que pudieran estar homologadas en el extranjero porque el numero sería menor aún. Los empresarios mexicanos han pasado de largo que grandes emporios empresariales internacionales han iniciado con una patente bien explotada que los hace cotizar en la Bolsa de Valores y sobre todo las ventajas que en cuestión de licitaciones gubernamentales una patente representa;

4) El tequila si es de México, pero no de los mexicanos. Tequila, Amatitá, Arandas, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas son las localidades certificadas con la denominación de origen del producto denominado “Tequila”, en los últimos años las marcas mas importantes que distinguen este producto identificado con la cultura mexicana se han vendido a empresas extranjeras, tal es el caso que Tequila Sauza, es propiedad de Beam (Fortune Brands); Tequila Viuda de Romero de la francesa Pernord Ricard;  Tequila Cazadores es de Bacardí; y hace poco la estadounidense Brown Forman Corporation compró a Tequila Herradura.

Para desgracia de todos los mexicanos las denominaciones de origen atienden a las características de la locación de donde se obtienen los productos en este caso el agave y no así de las características culturales de su población, por lo tanto queda la pregunta ¿Cual es la nacionalidad del Tequila si por su zona Geográfica es de México y las empresas que lo explotan  son mexicanas pero subidiarias de holdings extranjeras?;

5) La falta de educación en Propiedad Intelectual en México. No deberían ser un tabú ni tema exclusivo de unos cuantos, los Derechos de Propiedad Intelectual si son una protección pero también una herramienta útil para los productos y servicios de los empresarios mexicanos, es cierto que las autoridades deberían velar porque los derechos de Propiedad Intelectual no fuesen plagiados y lo debería de hacer de oficio, pero también lo es que solo algunos empresarios mexicanos saben como hacer un uso efectivo de estos derechos.

6) No todo es miel sobre hojuelas con el IMPI. Las autoridades en su intención de aumentar el número de marcas registradas ha abierto oficinas regionales del IMPI que funcionan como satélites receptores de solicitudes de registros, sin embargo creo que el problema no esta en el numero de solicitudes que reciba el IMPI, sino en que los empresarios sepan que efecto tiene el registro de su marca, no se trata solo de obtener el registro de una marca, sino de saber que es lo que están protegiendo, como cuidar la marca para evitar que ésta caduque, etc. No puedo dejar de mencionar que en efecto el IMPI hace su labor informando a los solicitantes de una marca de manera, aunque de manera paupérrima y el tema se pone peor cuando Profeco publica “Convertir tu producto o servicio en una marca registrada es sencillo sólo necesitas un nombre, un logotipo, algunos documentos, dinero y mucha paciencia.” y si en ciertos casos lo es, sobre todo cuando se trata de un distintivo que poca gente quiere, lo difícil es que su registro sea oponible a terceros, suficiente para proteger sus intereses y útil para distinguir los productos o servicios.

7) La falta de protección de marcas mexicanas en el extranjero. En los últimos años México ha tenido algunos reveses en lo que a protección y mantenimiento de derechos de marcas se refiere mas allá de las fronteras, por citar un ejemplo la marca PEMEX fue plagiada hace un par de años en Estados Unidos y el proceso aún no concluye, pero no se queda ahí el problema, vamos mas allá cuando una marca de cerveza llamada “Maduro” de procedencia Estadounidense reproduce de manera idéntica el escudo nacional, México se ha limitado a que el Cónsul de la localidad haga una llamada de atención diplomática esperando que sea suficiente para evitar el uso, por supuesto que a la fecha no solo el fabricante hizo caso omiso, sino que además adquirió mayor fama.

8) El Protocolo de Madrid en confusión total. El tratado internacional al cual se adhirió México desde hace un año precisamente fue puesto en marcha hace dos meses, la falta de información al público en general sigue causando una gran confusión, y esto no es otra cosa mas que un juego de palabras que tal vez a las autoridades del IMPI les ha faltado aclarar, pues se puede ver un gran numero de títulos de publicaciones como estos:

“Empresas mexicanas ya podrán registrar marcas en el extranjero”
“Se reconoce el derecho de marcas mexicanas internacionalmente”
“México ya podrá registrar marcas en el extranjero”

Nada de lo anterior es totalmente cierto, todo se reduce a que “Desde México se pueden solicitar registros de marcas en los países miembros de la OMPI y viceversa, países miembros de la OMPI desde sus países podrán solicitar el registro de sus marcas en México”  y muy importante aclarar que cada proceso seguirá las leyes de cada país, ergo solo se debe entender que la presentación se podrá realizar desde otro país, pero el proceso atenderá al principio de soberanía de cada país y por lo tanto de su Ley aplicable.

Esclareciendo el mito: 1) Las empresas mexicanas siempre han podido registrar sus marcas en países extranjeros (hay excepciones pero es por regla general); 2) No existe un registro internacional como tal todos atienden a las leyes de la materia de cada país; 3) El derecho reconocido a las marcas mexicanas en otros países desde antes en la mayoría de los países miembros de la OMPI atiende a dos casos: a) El derecho de prelación de un registro que es de 6 meses; y b) El derecho de anular una registro que se haya usado con anterioridad. Cada caso sigue sus propias reglas.

9) Chicaneada del Cónsul Mexicano en Japón. Por la propia naturaleza de la Ley SOPA es que su proceso de introducción se le ha dado un tratamiento de carácter confidencial en todos los países en los que dicho modelo ha sido propuesto, pero nuestro país se pasó de la raya cuando un día por la mañana por cierto en tiempos de elecciones se publicó que el Cónsul de México en Japón había firmado el Tratado, situación que puso a todos los usuarios de las redes sociales en contra de la firma pues carecía de toda lógica el hecho de que el Tratado ni siquiera tuviera una traducción al español que se pudiera considerar aceptable, juristas voltearon al Senado a solicitar una aclaración pues nunca se informó acerca de la ratificación, aprovechando el revuelo y la supuesta confidencialidad que el asunto merecía no fue sino hasta después de dos días que el Senado anunció que el Tratado no había sido ratificado por dicha Cámara, tal y como la Constitución lo señala para que México sea parte del Tratado y que consecuentemente el Tratado se considere vigente. Así es que las autoridades mantuvieron en estado de incertidumbre en plenas elecciones a las redes sociales que tal vez son los afectados de manera mas directa, lo cierto es que las elecciones presidenciales dejaron de ser el tema principal durante ese término y parece que el tema de Propiedad Intelectual en Internet fue el pretexto perfecto para que millones de jóvenes bajaran la tensión que el evento provoca en el ánimo.

10) Nos toca a los abogados.  En este post ya regañé a todos menos a mi gremio, que obviamente no nos quedamos atrás, pues a decir verdad hasta antes del Protocolo de Madrid poco se ocupó de los clientes nacionales, claro por ser la regla general existen excepciones. En conclusión no tenemos nada que festejar, sigamos trabajando y preparándonos que la innovación, la ciencia, la tecnología y el mismo comercio son partes fundamentales para el desarrollo del país.

 

La SCJN festeja el día del libro con una resolución.

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

Precio Unico de LibroEl día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una resolución en la que reiteró la negación de la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro toda vez que el quejoso consideraba que dichos preceptos contravenían a los principios de libre comercio, libertad de concurrencia y las garantía de legalidad y seguridad jurídica.

Antes de que comentemos la controvertida resolución del Pleno de la SCJN es preciso resumir en que consiste la referida ley.

I. Puntos importantes de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro: 

1) Es una Ley de Orden Público. (Art. 1)Por lo tanto se debe entender que el derecho que tienen los autores de demandar por daños y perjuicios es irrenunciable, toda vez que es un límite a la autonomía de la voluntad;

2) El mismo ordenamiento establece que ninguna autoridad podrá prohibir ni obstaculizar la distribución de libros. (Art. 3). Es decir que la autoridad no será quien fije el precio del libro.

3) Entre otros el objeto de la Ley es estimular la competitividad del Libro mexicano. (Art. 4).

4) Es obligación de las autoridades competentes fomentar la lectura en los medios de comunicación. (Art 7).

5) El editor o importador de un libro podrá fijar libremente el precio. (Art 22) en este punto se deben entender dos situaciones: a) Que el autor al momento de firmar la publicación con el editor podrá fijar el precio de manera conjunta y así este consentiría con el mismo; b) Que solamente el precio será fijado por los primeros dieciocho meses de haber editado el libro (Art. 26) y aquellos libros antiguos, usados, descatalogados, agotados o artesanales;

6) La violación al punto anterior solo podrá demandarla un competidor, profesionales de la edición y difusión del libro o autores o cualquier organización en defensa de autores. Lo cual indica que no hay una sanción inmediata que la autoridad deba imponer por dicha violación, sino que deberá ser a petición de parte, no de oficio y la sanción será la reparación de las violaciones en caso de que resulte culpable, previa sentencia condenatoria ejecutoriada. (Art. 27)

II. Mitos del Precio Unico del Libro: 

1) La autoridad impondrá un precio único para todos los libros. Falso no tiene ningún fundamento.

2) Todos los libros costarán lo mismo. Falso no tiene ningún fundamento. Lo cierto es que el mismo libro identificado con el mismo numero de ISBN del mismo autor título etc. costará lo mismo en todas las librerías durante los primeros 18 meses, pasado este término la librería podrá hacer descuentos.

III. Ahora si la controvertida resolución de la SCJN: 

Algunos periodistas han calificado de manera negativa la resolución, tal vez es debido a la falta de claridad con que el legislador redactó la Ley y también porque es fácil que con la expresión “precio único de libro” se de una connotación errónea en una primera impresión. Sin embargo el libro por considerarse de interés público y por ser un medio idóneo para la educación es que ha sido regulado para una mayor difusión, es así que la venta de libros esta exenta del Impuesto al Valor Agregado por nombrar un ejemplo. En esta ocasión el rubro que el legislador consideró que estaba afectando se refiere al de la Competencia Económica, situación que no agradó mucho en especial a las librerías mas grandes del país y que su presencia representa un gran peso en el mercado de las librerías. 

La SCJN resolvió que la Ley en comento no se considera inconstitucional, toda vez que:

1) “Corresponde al Congreso de la Unión legislar en materia de comercio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73, fracción X, de la Constitución.” Por lo tanto el Congreso de la Unión puede legislar para prohibir descuentos.

2) “…los preceptos controvertidos no vulneraban el principio de irretroactividad de la ley, pues la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro había entrado en vigor al día siguiente de su publicación, y no existía disposición transitoria alguna de la que se desprendiera que dicho ordenamiento legal pudiera aplicarse en situaciones específicas generadas con anterioridad.”

3) El principio de proporcionalidad no se vulnera, pues las instituciones a las que se les aplicaba el precio único de venta no compiten en la enajenación de libros con vendedores al menudeo, solo sirven para su estudio y consulta.

4) Debido a su trascendencia me permito citar textualmente este punto toda vez que es de suma trascendencia para efectos del consumidor:

“Por otra parte, la inconforme estimó en su concepto de violación en el amparo promovido en su momento, que el precio único de venta de libros era perjudicial para los consumidores, pues los obligaba a pagar el mismo precio por un libro, sin considerar la situación económica del lugar en el que residían.

Al respecto, en la propuesta se sostuvo, que la determinación del juzgador federal de declarar inoperante el citado concepto de violación estaba ajustada a derecho, toda vez que la quejosa había planteado la afectación a los consumidores y no a ella misma en atención a su actividad comercial.

Sin embargo, de conformidad con lo dicho en el amparo en revisión 2261/2009, se sostuvo que el precio único de venta de libro lejos de perjudicar a los consumidores, los beneficiaba en la medida en que facilita el acceso equitativo al libro, y garantizaba un mismo precio de venta al público en todo el territorio nacional, sin importar el lugar de adquisición, pudiendo incentivar la creación de librerías en aras de la promoción de la lectura. Siendo así, aun en el supuesto no admitido de que la declaración de inoperancia del concepto de violación aducido por la quejosa fuese incorrecto, lo cierto es que de la misma forma resultaría infundado por lo resuelto en el diverso amparo en revisión.”

En conclusión la Ley no perjudica a los autores, sino que mas bien los beneficia concediendo la prerrogativa a poder demandar en caso de violación al Precio Unico de Venta, así mismo es criticable el actuar del Congreso por avalar dicho ordenamiento, toda vez que si en efecto considero que el ordenamiento limita la libertad de comercio sin duda alguna, aunque no estamos hablando de cualquier producto, se trata de los libros que de igual manera han sido considerados para ser exentos del IVA y otras ventajas que también de manera indirecta han favorecido a los editores, aunque no por ello deja de ser injusta la medida por obstaculizar la libertad de comercio. El medio para favorecer a la educación se encuentra en otros ámbitos como la inversión en la educación, un salario adecuado para los profesores, aulas dignas y la construcción de bibliotecas públicas, la solución inmediata no se encuentra en los particulares. 

Fuente: Amparo en revisión: 2266/2009.

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