Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

El título de registro de marca, concede a su titular el derecho a usar de manera exclusiva la marca por un término de diez años, contados desde la presentación de su solicitud, a diferencia de las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, estos derechos pueden renovarse cada diez años, sin importar el número de veces que el titular lo solicite, siempre y cuando se solicite dentro del término para poder hacerlo.

Un gran número de marcas registradas se pierde por descuido de sus titulares, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no envía un requerimiento o aviso a su titular, por lo que es importante estar al pendiente para que el registro no caduque por su vencimiento natural. La recuperación del registro se torna difícil una vez que se ha perdido, sobre todo cuando existen otras marcas registradas con posterioridad a su vencimiento, en ocasiones es posible recuperarse mediante el proceso administrativo de nulidad, porque el titular de la marca que ya caducó alegue que ha usado la marca con anterioridad, sin embargo esto dependerá de cada caso en particular. Otros casos interesantes son aquellos en que por una sentencia o por imposibilidad legal se deja de usar la marca, como son los casos laborales de huelgas y casos mercantiles de concursos mercantiles.

Por otra parte, la Ley de la Propiedad Industrial establece otra causal para que un tercero interesado solicite la pérdida del derecho por el paso del tiempo: cuando la marca registrada no se usa de manera continua e ininterrumpida durante el término de tres años contados a partir de la fecha en que se demandó la caducidad, es decir que, en este caso el solicitante del registro de una marca, podrá solicitar que se declare la caducidad de una marca que es idéntica o semejante en grado de confusión a otra registrada por no usarse o mejor dicho por no usarse debidamente de conformidad a lo que establece la propia Ley de la Propiedad Industrial.

En relación a la carga de la prueba del uso de la marca el Tribunal Colegiado de Circuito, se ha inclinado por la postura en el proceso administrativo de caducidad, de que quien debe probar el uso es el titular de la marca registrada y no quien demanda la caducidad, pues son pruebas que sólo están al alcance de su titular y no así de la parte actora en el proceso, este criterio ha quedado plasmado en tesis, aunque aún no integran jurisprudencia.

El criterio actual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es que el titular de la marca debe acreditar mediante pruebas idóneas el uso de la marca registrada que se somete a juicio y dichas pruebas deben integrarse con otras que generen convicción en el juzgador, es fundamental que el uso de la marca registrada en cuestión sea dentro del territorio de la República Mexicana.

Algunas pruebas idóneas para demostrar el uso del titular: facturas, publicidad en medios, comercio electrónico en Internet, denominación o razón social, etc.

Otros casos de caducidad de marcas registradas: Acreditar el uso cuando quien la usa no es el titular de la marca, Licencias de marcas caducas, acreditar el uso de una marca embargada.  

Otros recursos: nulidad y cancelación de marcas 

Fuentes: Artículos 130, 140, 141 y 152 de la Ley de la Propiedad Industrial 14 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 1 del Código de Procedimientos Civiles 

Tesis: I.3o.A.26 A (10a.) / Tesis: I.1o.A.137 A (10a.) / Tesis: I.11o.C.76 C (10a.)

Jurisprudencia: Tesis: 2ª/J. 39/2011 (10a.)

 

 

 

 

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Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

El tan prometido sistema de oposición de marcas es ahora una realidad, aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación, pero ya se tiene conocimiento del documento que contiene las reformas y que a continuación a grandes rasgos se explica en que consistirá:

  1. La nueva redacción del artículo 119 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que, al recibir una solicitud de registro de marca, el IMPI publicará el aviso de haber recibido dicha solicitud, con la denominación o imagen de la marca, en la Gaceta dentro de los diez días siguientes a su recepción y simultáneamente el IMPI iniciará el examen de forma;
  2. La oposición la podrá interponer cualquier persona, lo cual da lugar a que sea cualquier interesado en la oposición, ya sea por semejanza en grado de confusión con otra marca previamente registrada, o por considerar que sean contrarios al orden público, a la moral, a las buenas costumbres o que tenga algún impedimento legal;
  3. El examinador del examen de fondo deberá informar al abogado que interpuso la oposición si la marca fue negada u otorgada;
  4. El término para oponer la oposición es dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que, surta efectos la publicación respectiva, no obstante se dejan a salvo los derechos que se establecen en el artículo 151 de la LPI

México había seguido un sistema mediante el cual, el examinador del IMPI era quien se encargaba de la oposición en el examen de fondo y la oposición a petición de parte, se podía hacer posteriormente al registro de la misma, esto daba lugar a que si el examinador otorgaba indebidamente el registro de una marca, ya fuese por impedimento legal o semejanza en grado de confusión, el titular la podía usar aún cuando fuese contrario a derecho hasta que hubiera una resolución que hubiera causado ejecutoria, en el nuevo sistema se hace pública la solicitud del registro de una nueva marca para que el abogado de la parte interesada pueda oponerse a que se otorgue dicho registro, antes de que se lo otorguen al solicitante, esto da lugar a un sistema mas justo, pues el examinador tomará en cuenta en el segundo examen la oposición del interesado. 

Este derecho tiene su precedente en México en las observaciones de un tercero que se podía hacer en cualquier tiempo durante el registro, pero que al no estar regulado por la Ley el examinador daba menor importancia y no había obligación de considerarse por el examinador, así como tampoco existía la obligación del IMPI de informar la resolución al solicitante. 

Artículos que se modificarán de la Ley de la Propiedad Industrial: arts. 6 fracc X, 7 Bis 1, 8, 119, 120, 123, 125, 181 y la adición de un artículo único transitorio en el que se establece que empezará a funcionar a partir de los 90 días posteriores a su publicación en el DOF.

*Aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación, se espera que esta reforma se publique antes del 11 de junio del 2016. 

Derecho de imagen es Constitucional

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución del Amparo número 48/2015 determinó que el derecho a la imagen que la Ley Federal del Derecho de Autor protege en sus artículos 231 fracción II y 223 fracción II son constitucionales.

El Amparo fue solicitado por una persona moral que comercializa publicaciones periódicas (revistas), la cual publicó la fotografía de una bebé en su cunero, sin la autorización de sus padres y que por supuesto fue demandada por los mismos. El argumento de la revista fue que el derecho a la imagen se encuentra consagrado en por los preceptos del orden civil y que por lo mismo, eran los adecuados para interpretar y resolver la controversia en comento y no así la Ley Federal del Derecho de Autor.

La Corte resolvió que si bien la imagen no es un derecho de autor persé, si debe ser tutelado por la Ley Federal del Derecho de Autor, ya que se trata de una limitante al ejercicio del derecho autoral y que involucra a los demás individuos que intervienen en la obra, en este sentido la ley Federal del Derecho de Autor protege a todos aquellos que intervienen en el proceso de producción, distribución y mercado de bienes, en relación con el público en general y que tiene como límite la utilidad pública en general.

Cabe mencionar que el derecho de imagen a que se refiere la Ley Federal del Derecho de Autor se refiere a la imagen fotográfica o videograbada, plasmada en un material y no así a la imagen u opinión que una persona tenga de otra y que pueda detrimentar su honor y su vida privada, para lo cual este subtipo de Derecho de Imagen, si se encuentra previsto por el Código Civil de la entidad que corresponda, en los últimos diez años este derecho de imagen previsto en los Códigos Civiles de las entidades han sido preceptos reformados y en casos derogados o adicionados, lo cual denota claramente dudas en los Congresos estatales. 

En relación al subtipo de imagen se debe individualizar cuando se trata de la percepción de una persona en su encargo público, o o imagen de un actor por ejemplo y su vida personal, lo cual ha sido objeto de grandes debates. En lo relacionado a medios electrónicos en otras jurisdicciones se plantea el caso del derecho al olvido.

Fuente: SCJN

Marcas de Certificación en México

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

Tan diversos son los usos que se les ha dado a los derechos de Propiedad Industrial como la misma necesidad de los comerciantes lo ha requerido, la Ley de la Propiedad Industrial vigente en México, se limita a enunciar el derecho de exclusividad que nace con el registro de una marca, pero el uso que se vaya a destinar a la marca registrada dependerá de la intención de su titular, el cual puede ser diverso, tal es el caso de las llamadas marcas de certificación que sirven a una agrupación de comerciantes que usan un distintivo en común para uniformar la calidad cumpliendo con estándares previamente establecidos y así informar al consumidor que sus productos o servicios son avalados por un tercero. Algunas marcas de certificación son las siguientes:

  1. Woolmark reg. 496271 para identificar productos que están fabricados 100% con lana;
  2. ISO reg. 1426912 es la marca de la Organización Internacional de Normalización para identificar procesos productivos de calidad;
  3. Distintivo H reg. 1574130 es la marca de la Secretaría de Turismo para disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos en turistas nacionales y extranjeros y mejorar la imagen de México a nivel mundial con respecto a la seguridad alimentaria.

En algunos países las marcas de certificación se encuentran específicamente reguladas, las cuales para obtener su registro o autorización de uso, deben demostrar que su uso servirá al interés público y que adicionalmente su uso representará una ventaja pública, presupuestos sin los cuales no se proporcionará el registro, en otras naciones el registro queda bajo la condición de que se demuestre que el titular se encuentra facultado legalmente para regular determinada actividad. Ley de la Propiedad Industrial nacional no prohíbe el uso de marcas de certificación y de hecho el Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece la posibilidad de su uso.

En México poco se sabe del registro, uso y afiliación a las marcas de certificación, lo cierto es que en otros países un gran número de consumidores y empresarios se ven beneficiados, es una relación en la que se benefician ambas partes, el consumidor al satisfacer su necesidad de la manera en que lo espera demandará una mayor cantidad del producto o servicio y el empresario podrá obtener el mayor beneficio de cada venta, pues el precio será justo si el consumidor tiene la certeza de obtener la calidad debida y de acuerdo a su valor.

La marca de certificación debería de garantizar que los productos o Abogados de Propiedad intelectualservicios que se ostentan con la certificación cumplen con determinadas políticas de calidad, pero al no existir en México una regulación específica para regular estos registros, el prestigio de la marca dependerá exclusivamente de la organización que la administre, ya que al no depender de la supervisión de una autoridad regulatoria es meramente de regulación privada.

La marca de certificación se distingue de la marca colectiva por ser un distintivo que no necesariamente se encuentre bajo la titularidad de un grupo de empresas, por lo tanto la certificación puede ser regulada por una entidad regulatoria independiente de dicho grupo corporativo.

Cambio en el sistema de oposiciones, marcas ofensivas y un mono.

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

El rumor es verdad: El IMPI cambiará sistema de oposiciones. 

Después de la adhesión de México al Protocolo de Madrid se rumoraba que el IMPI cambiaría su sistema de oposiciones ya que actualmente solo cuenta con el proceso de nulidad de marca post registro lo cual acarrea algunos problemas que se podrían solucionar con el sistema de oposiciones pre registro como opera en la mayoría de los países que son parte del mismo tratado. Lo anterior no solo supone un cambio radical en el IMPI sino también en las firmas de abogados y la protección de marcas registradas, pues al menor descuido un registro marcario se podría poner en riesgo de anularse o perder distintividad. El rumor ya dejó de serlo desde que los funcionarios del IMPI se han presentado en organizaciones como la ANADE (Asociación Nacional de Abogados de Empresa) confirmando que se cambiará el sistema que aunque se espera sea pronto aún no han declarado una fecha cierta.

Redskins: Un símbolo de gloria para unos y para otros una ofensa.

La marca Redskins entró en disputa en Estados Unidos desde hace varios años cuando un grupo de americanos nativos argumentó en el TTAB (Trademark Trial and Appeal Board)  que la marca “Pieles Rojas” ofende al grupo étnico que representan, resulta difícil creer que un equipo que vende miles de jerserys no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo con su marca pueda resultar un acto ofensivo para un grupo de personas y no para quien lo porta, sin embargo el Juez no pensó igual pues el argumento le pareció válido es que el término es despectivo para la etnia, en nuestro país la Ley de la Propiedad Industrial establece también ese mismo impedimento en el que una marca que resulte ofensiva o contra los buenos usos y costumbres no se pueda registrar, aunque al parecer no existe un criterio muy claro, es así que solicitudes de la marca “GUEY” (exp 553122) han sido negadas  y otras como “NACO” (reg. 1170043) han sido otorgadas, la moraleja es que si van a invertir en una marca revisen que no tenga aspectos despectivos, toda vez que en México este puede resultar nulo o indefendible contra la piratería pues no existe una fecha cierta en que caduque una marca otorgada en contravención de la Ley. 

La personalidad jurídica de un mono

article-2718120-204ED1D200000578-593_306x461En Indonesia un mono se tomó varias selfies con la cámara del fotógrafo David Slater, las fotos parecen haber sido tomadas por un experto, son tan buenas las fotos que Wikipedia deliberadamente y sin autorización del autor decidió publicarlas para ilustrar el mono crestado negro, pues bien David Slater demandó a Wikipedia argumentando que merece una indemnización por haber publicado las fotos sin su autorización, lo anecdótico del asunto es que Wikipedia se defiende argumentando que al ser el mono quien aparece en la foto y al ser él mismo quien acciona el disparador de la cámara para tomarse su propia foto, es él así es -el mono- quien ostentaría en su caso los derechos y no el fotógrafo en cuyo caso el mono es quien debería de interponer la demanda y no David, lo cual resulta razonable. La oficina de Estados Unidos encargada del Copyright ya emitió resolución sentando el precedente en el que se indica que el derecho de autor solo podrá ser otorgado a una persona humana, por lo tanto desechó la demanda concediéndole la razón a Wikipedia.

 

Nuevas disposiciones para importaciones paralelas

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

Comercio ExteriorLa importación paralela es el supuesto que se presenta cuando un importador sin licencia de uso de marca o sin autorización del fabricante ingresa al país mercancía legítimamente fabricada por el propietario de la marca registrada, es decir que no es mercancía falsificada o robada, sino que es obtenida legítimamente por algún importador o distribuidor de manera legal con el fabricante extranjero. Claro es que por evitar molestar al importador de buena fe una gran cantidad de mercancía falsificada ingresa al país. El hecho de que existan importadores de buena fe no autorizados se debe a que el derecho que tiene el propietario de una marca registrada se limita a que dicho producto cuando ha sido introducido en el comercio lícitamente pueda circular libremente sin restricciones.

En un giro en política de comercio exterior el pasado 4 de julio se publicaron las reformas a la Regla de Carácter General en Comercio Exterior de 2013 entre las cuales se incluye un nuevo formulario (Anexo 22) en el cual aquellas personas que deseen importar ciertos productos como bebidas alcohólicas, ropa, calzado y sombrería, entre otros) deberán declarar en un formulario adjunto al pedimento de importación la marca que distingue los productos que deseen importar con el fin de que la autoridad determine si es que existe algún grado de confusión con marcas que se encuentran vigentes y previamente registradas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o si es que el importador cuenta con alguna licencia de uso de la marca. Esta medida dicta una nueva política en Comercio Exterior en México, ya que en el pasado se limitaba únicamente a que el SAT informara al titular de la marca registrada que mercancía presuntamente falsificada estaba ingresando al país para poder oponerse en caso de que así lo confirmase.

No obstante que se publicó dicha reforma, el 24 de julio un día antes de su vigencia se pospuso mediante un comunicado hasta nuevo aviso, al parecer la autoridad no esta del todo convencida de adoptar dicha medida que sin duda a muchos importadores de buena fe aunque no autorizados les perjudicará si es que no se amparan, pues los Tratados Internacionales permiten la introducción de mercancías legítimas sin restricciones aunque por otra parte pareciera la antesala al Acuerdo de Asociación Transpacífico, el cual sí impide las importaciones paralelas. El mismo comunicado establece cuatro supuestos a los que se aplicarán las medidas, entre los que se encuentran: 1) Sólo se declararán marcas nominativas; 2) El caso cuando la marca no se encuentre registrada en México, pero si en otro país; 3) Signos distintivos adicionales; y 4) Llenado del formulario.

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Re: Amor por Mexicana

 Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

En días pasados el autor de la columna Capitanes del periódico Reforma publicó que varias personas tenían la intención de sacar provecho de la marca Mexicana (de aviación), inclusive su servidor, refiriendo que solicité al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de la marca Mexicana para distinguir servicios de aerotransporte, de igual manera declara en la misma publiacación que le sorprende que la hubiese solicitado, pues al parecer por lo que ha leído, su servidor se ha pronunciado constantemente en contra de la piratería. Debido a lo anterior me doy a la tarea de contestarle por este medio ejerciendo amistosamente mi derecho de réplica:

Estimado Sr. José Ernesto Cacho Ribero,

La empresa Compañía Mexicana de Transportación Aérea fue constituida en 1921 por cuatro personas que aportaron su capital para hacer realidad la primera aerolínea en México: Lody A. Winship, Harry Lawson, Ignacio S. Szymanski  y Elmer Hammond de quienes desconozco si son o no mexicanos pues no logro encontrar algún antecedente aunque a juzgar por sus nombres podemos pensar que son extranjeros, otra persona que por gran participación se podría considerar fundador de la misma fue Charles Lindberg del cual si sé su nacionalidad estadounidense, famoso por ser el primer piloto en cruzar el océano atlántico sin escalas. Después de casi cuarenta años los mexicanos Crescencio Ballesteros Ibarra y Manuel Sosa de la Vega, entre otros mexicanos adquirieron las acciones de la empresa y así es como la totalidad de las aportaciones del capital social fueron de nacionalidad mexicana (si como la marca), en la década de los ochentas la empresa fue nacionalizada quedando en manos del Gobierno Federal. En la década de los noventas la iniciativa privada adquiere nuevamente la totalidad de las acciones a través de Grupo Falcon, conformado por otros inversionistas que como en el caso de sus fundadores aportaron su capital para pagar sus acciones al Gobierno Federal. En 2010 los accionistas de la empresa solicitaron ante el IFECOM la declaración de concurso mercantil interrumpiendo súbitamente los vuelos y disminuyendo paulatinamente la actividad interna de la misma.

En nuestro país mas del 90% de las sociedades mercantiles (como Mexicana de Aviación) no cuentan ni siquiera con los recursos para solicitar al IFECOM la intervención de un administrador para dar curso a un concurso mercantil, dejando a la suerte el hecho de ser demandados por sus acreedores. Usted como la gran mayoría de los periodistas ha dejado pasar el hecho de que Mexicana de Aviación es una empresa como cualquier otra en que sus accionistas obtuvieron utilidades o por lo menos cuando adquirieron las acciones pensaron en obtenerlas, esa fue su intención, y que por lo mismo no debería de gozar de ningún privilegio ni siquiera para considerar ser rescatada, tal vez a usted como a muchos, inclusive a mi le conmueva el diseño de la marca que se basa en el gentilicio del país en el que usted y yo nacimos, pero que sin embargo nada tiene que ver con el país o con nuestros fines personales, si en algún momento el Gobierno Federal evaluó la posibilidad de rescatarla era por el interés liso y llano de no dejar un monopolio en manos de Aeroméxico y así evitar un problema mayor que probablemente dejaría al país sin vías aéreas de carácter privado. Probablemente le parecerá un buen dato saber que la Ley de Inversión Extranjera permite a extranjeros invertir sus capitales en empresas privadas de aerotransporte como Mexicana de Aviación.

En lo que respecta a la piratería le agradezco tomarse el tiempo de leer los artículos que escribe su servidor y le confirmo que creo firmemente en los beneficios comerciales, sociales y fiscales de la Ley de la Propiedad Industrial particularmente los que se refieren a los derechos que se constituyen de las marcas registradas y que las prácticas de piratería se deben perseguir y ejecutar en caso de que quien la realizó resulte responsable, para lo cual es menester no solo mío sino de usted también conocer las prácticas que coloquialmente les llamamos piratería y que son condenables, dichas prácticas en su mayoría se encuentran legisladas en los artículos 213 y 214 entre otros de la Ley de la Propiedad Industrial y a su vez es aplicable el Código Penal los cuales establecen las penas según sea el caso. Seguramente explicar en esta misiva las conductas de piratería desviaría su intención, sin embargo le puedo afirmar que no existe acto menos condenable que solicitar una marca a registro, pues precisamente se solicita a la autoridad que se registre una marca para evitar infringir el derecho de un tercero que de buena fe obtuvo su registro, de otro modo probablemente sería una conducta delictiva confesa, pues se le informaría a la autoridad que se realizará una conducta contraria a lo que establece la Ley. La Ley no condena lo que usted piensa sino la conducta que exterioriza.

En conclusión Mexicana de Aviación no es de los mexicanos, es de unos cuantos mexicanos que no necesitan un trato privilegiado y si solicitar el registro de una marca fuese piratería tendría que condenar a mas de ocho mil solicitantes cada mes, le recomiendo suscribirse a nuestro blog porque en los siguientes artículos trataremos casos de piratería.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente
Lic. Rafael Giménez Camacho

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