Caducidad de Marcas Registradas – GAA / México

Caducidad de Marcas

Caducidad de marcas

La caducidad de marcas es un recurso muy útil para obtener la titularidad de marcas ya registradas y que no están en uso. El título de registro de marca, concede a su titular el derecho a usar de manera exclusiva la marca por un término de diez años, contados desde la presentación de su solicitud. A diferencia de las patentes, y otros derechos similares estos pueden renovarse cada diez años, sin importar el número de veces que el titular lo solicite, siempre y cuando se solicite dentro del término de su vigencia, mas seis meses adicionales.

Un gran número de marcas registradas se pierde por descuido de sus titulares, el IMPI, no envía un requerimiento o aviso a su titular, por lo que es importante estar al pendiente para que el registro no caduque por su vencimiento natural. La recuperación del registro se torna difícil una vez que se ha perdido, sobre todo cuando existen otras marcas registradas con posterioridad a su vencimiento. En ocasiones es posible recuperarse mediante el proceso administrativo de nulidad, porque el titular de la marca que ya caducó demuestre que ha usado la marca con anterioridad, sin embargo esto dependerá de cada caso en particular. Otros casos interesantes son aquellos en que por una sentencia o por imposibilidad legal se deja de usar la marca, como son los casos laborales de huelgas y casos mercantiles de concursos mercantiles.

Por otra parte, la Ley de la Propiedad Industrial establece otra causal para que un tercero interesado en una marca ya registrada, solicite la pérdida del derecho por el paso del tiempo: cuando la marca registrada no se usa de manera continua e ininterrumpida durante el término de tres años contados a partir de la fecha en que se demandó la caducidad, es decir que, en este caso el solicitante del registro de una marca, acreditando el interés jurídico, podrá solicitar que se declare la caducidad de una marca que es idéntica o semejante en grado de confusión a otra registrada por no usarse o mejor dicho por no usarse debidamente de conformidad a lo que establece la propia Ley de la Propiedad Industrial.

En relación a la carga de la prueba para demostrar el uso de la marca, el Tribunal Colegiado de Circuito, se ha inclinado por el criterio, de que quien debe probar el uso es el titular de la marca registrada y no quien demanda la caducidad, pues son pruebas que sólo están al alcance de su titular y no así de la parte actora en el proceso, este criterio ha quedado plasmado en tesis, aunque aún no integran jurisprudencia.

El criterio actual del IMPI es que el titular de la marca debe acreditar mediante pruebas idóneas el uso de la marca registrada que se somete a juicio y dichas pruebas deben integrarse con otras que generen convicción en el juzgador, es fundamental que el uso de la marca registrada en cuestión se compruebe que se ha usado dentro del territorio de la República Mexicana.

Algunas pruebas idóneas para demostrar el uso del titular: facturas, publicidad en medios, comercio electrónico en Internet, denominación o razón social, entre otras. Un problema actual se presenta con las facturas 3.3 en que los servicios o productos ya vienen preestablecidos y este será un nuevo criterio que se tendrá que verificar en las siguientes resoluciones.

Acreditar el uso para evitar la caducidad de marcas

Para evitar que el IMPI declare la caducidad de una marca por solicitud de parte, es importante demostrar el uso de la misma. Como ya se dijo se demuestra con las pruebas idóneas. El uso debe ser de manera continua e ininterrumpida, por el titular o el licenciatario con un Contrato de Licencia registrado en el IMPI y debe demostrarse que el uso fue destinado a los productos o servicios para los cuales fue registrada la marca.  El uso continuo dependerá de la naturaleza del producto o servicio que se preste, no es lo mismo una marca que distingue productos de ágil venta como los chicles, a una marca que se aplica para la venta de naves aeronáuticas, pues en el primero deberá ser probado por lo menos con cinco facturas mensuales. El segundo caso probablemente bastará con dos o una anual, pues dependerá de la periodicidad con la que se vende uno u otro producto.

Otro caso aunque poco común, es aquel en el que por situaciones ajenas al titular o licenciatario de la marca no puede probar el uso de la marca, tal es el caso de dar cumplimiento a obligaciones o requerimientos de productos o servicios que deben cumplir con ordenamientos específicos o casos de restricciones a la importación.

El embargo, la suspensión de pagos y la caducidad de marcas

En el caso de que la marca se encuentre embargada, la marca se podrá ser usada aún con el embargo para evitar la caducidad. En caso de llegar al remate de la marca por falta de pago del deudor, entonces la marca seguirá su uso con el nuevo titular.

Acerca de la suspensión de pagos: si el titular no usa la marca, la marca probablemente caducará. El TCC declaró en tesis que sí procede la caducidad aún con la inactividad por quiebra.

Le Ley de la Propiedad industrial establece que el IMPI evaluará la razón por la cual se ha dejado de usar la marca.

Otros casos de caducidad de marcas registradas: Acreditar el uso cuando quien la usa no es el titular de la marca, Licencias de marcas caducas, acreditar el uso de una marca embargada.  

Aprender mas acerca de otros temas similares: Nulidad de Marcas

Fuentes: Artículos 130, 140, 141 y 152 de la Ley de la Propiedad Industrial 14 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 1 del Código de Procedimientos Civiles 

Tesis de caducidad de marcas : I.3o.A.26 A (10a.) / Tesis: I.1o.A.137 A (10a.) / Tesis: I.11o.C.76 C (10a.)

Jurisprudencia: Tesis: 2ª/J. 39/2011 (10a.)

 

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

A continuación un breve resumen de las jurisprudencias mas recientes en materia de marcas y una tesis que bien se puede caracterizar de relevante:

Cualquiera puede ser titular de una marca

La Segunda Sala determinó que la Ley de la Propiedad Industrial no establece el requisito de que el titular del registro de una marca deba acreditar o ser comerciante, es así tal y como lo establece el artículo 87 del citado ordenamiento “los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten” sin que por ello se deba entender que sea un requisito.

 Tesis de Jurisprudencia: 17/2011(10.a)

Registro de Marcas obligatorio

Primero el interés jurídico luego la caducidad

La Segunda Sala resolvió que un requisito para que proceda una demanda de caducidad es que la parte actora acredite el interés jurídico, toda vez que se debe respetar el derecho de aquellos titulares de una marca similar en grado de confusión que cuentan con un derecho oponible a terceros o bien el derecho de aquellos que han solicitado un registro y que éste no se ha resuelto aún, pues tendrían prioridad. Lo anterior tratándose de una caducidad solicitada a petición de parte.

Tesis de Jurisprudencia: 357/2011

Marca Mixta vs Marca Mixta

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que al realizar el examen de novedad entre dos marcas para definir si existe similitud en grado de confusión el examinador deberá de tomar en cuenta un solo isotipo ya sea el fonético (si es que las palabras o slogan prevalecen sobre el diseño), el aspecto visual (Si el diseño de la marca prevalece a golpe de vista) o bien el aspecto semiótico (si el diseño consiste en elementos abstractos) , esta tesis jurisprudencial emitida por el Tribunal Colegiado es sumamente importante ya que en definitiva elimina el mito de que una marca mixta proteja dos aspectos de la marca el fonético y el visual, pues solo predominará aquel que a golpe de vista sea el isotipo icónico.

Tesis de Jurisprudencia: I.15o.A. J/13 (9a.)

Denominaciones Geográficas 

El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece entre otros que no serán registrables como marca: Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito interpretó dicho impedimento de manera que “serán registrables las marcas si el lugar del que derivan no se caracteriza por producir el producto o servicio que pretende ampararse ya que no existirá confusión en el público consumidor, al no ser característicos de ese espacio geográfico.” La tesis prevé dos casos: el primero es que el público consumidor no se confunda al elegir un producto o servicio que pudiera parecer que tiene un origen diverso y el segundo que ningún titular de una marca se reserve para su uso exclusivo palabras o frases que limiten el comercio de productos o servicios de alguna zona geográfica. Esta es una tesis aislada.

Tesis: I.40.A.15 (10a.)

Para mayor información acerca de las resoluciones es recomendable remitirse al texto original.

Caducidad de Marcas en Mexico

La Caducidad es la pérdida de un derecho por el paso del tiempo, en la Ley de la Propiedad Industrial este precepto se establece en los artículos 151 y 152 de la LPI y se puede presentar por dos motivos: 1) Por falta de renovación de una marca; y 2) Por la falta de uso continuo en un término de tres años contados a partir de la fecha en que se solicitó a registro.

En el primer motivo la caducidad se da por ministerio de ley, es decir pasados los diez años de vigencia contados a partir de que se solicitó el registro de la marca si no se renovó el registro se pierde, aunque no siempre es de manera automática, en ocasiones por efectividad hay que solicitarlo (fundamento en los artículos 152 fracción I y 155 de la LPI), el término para renovar una marca es de seis meses antes o seis meses después de cumplidos los diez años.

En el segundo motivo de caducidad partiendo desde el principio de que el Registro de una marca no es otra cosa sino el reconocimiento del Estado a un derecho exclusivo sobre un signo distintivo, este derecho se mantiene con el uso continuo de la marca, si no se usa de manera continua entonces se deben tomar las medidas pertinentes para evitar que un tercero solicite la caducidad del registro de marca.

Esto representa un problema real para quien desea proteger un derecho y un gran recurso que un tercero puede usar aprovechándose de la omisión de su competencia.  Tan solo en febrero de 2010 el IMPI recibió mas de cuarenta solicitudes de caducidad.