Uso de Marcas Registradas en Adwords ¿es ilegal?

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Uso de Marcas en Adwords

Existe un antecedente en Estados Unidos en que la principal empresa aseguradora de autos Geico demandó a Yahoo y Google por dejar que los usuarios de Adwords usaran las palabras clave “keywords” en su publicidad, de manera tal que una persona que buscara “Geico” encontraría arriba de dicha empresa resultados de otras aseguradoras que eran competencia de esta firma, Geico alegó que era un uso ilegal fundamentando sus alegatos en el Lanham Act artículo 15, antes de dictarse sentencia Yahoo llegó a un acuerdo con Geico y Google contestó la demanda alegando que no era Google el infractor, sino el usuario de Adwords quien era el autor de la infracción, la Juez Brinkema resolvió en primera instancia la absolución de Google en el caso e instó a las partes a que llegaran a un arreglo y Geico continuó la demanda, pero en 2005 finalmente llegaron a un acuerdo, el cual se mantiene confidencial.

Ante la pregunta puede una empresa usar una marca registrada como keyword para publicitarse en Adwords? la respuesta es si puede, pero será sujeto a una demanda por infracción administrativa en México, Google y Yahoo tienen responsabilidad? No, puesto que en su política solicitan la firma electrónica de que el usuario tiene conocimiento de que no puede hacer uso de marcas registradas. Esta es una conclusión, pero en México a la fecha no conozco de ningún caso similar.

Mas información: Memorandum opinion of Judge Brinkema in Virginia.

 

Se agotan las razones sociales

Autor: Lic. Rafael Gimenez Camacho

Como se ha dicho en otros posts las Razones Sociales tienen diferente tratamiento a las marcas registradas, la entidad encargada de otorgar dichos permisos es la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INEGI ha declarado que se constituyen mas de dos mil sociedades al mes, esto quiere decir que se otorgan mas de veinticuatro mil nombres de sociedades al año, en los cuales a diferencia de las marcas no aplica el principio de especialidad, por lo tanto es lógico que se acaben las razones sociales, pero el problema principal radica en que la gran mayoría de las sociedades no se liquidan, sino que se dejan en suspensión de actividades en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que el costo de cerrar jurídicamente una sociedad representa un gasto que en la mayoría de los casos los socios no las tienen.

Es así que la falta del principio de especialidad en las razones sociales (entiéndase también denominaciones sociales) y el problema del costo de disolver y liquidar una sociedad han agotado los nombres que se pudieran registrar como razones sociales, en los formatos de solicitud se solicita el llenado de tres opciones que en la mayoría de las veces no resulta suficiente y cuando hablamos de criterios de la autoridad menos, pues no hay criterio uniforme que se regule en la Ley.

No obstante lo anterior sigue siendo posible registrar razones sociales que tienen similitud con otras si se toman las previsiones jurídicas necesarias, pero los tiempos son largos y los negocios no siempre pueden esperar, ojalá y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial colaborara con la Secretaría de Relaciones Exteriores para tener criterios fundamentados y motivados y no sea simplemente un trámite de ventanilla, la importancia de tener una razón social adecuada en una sociedad puede ser determinante para la publicidad y posicionamiento de la misma en su mercado.

 

Protección a las marcas registradas

Marca Registrada

Marca Registrada

Cuando se registra una marca se deben tomar en cuenta acciones tendientes a su preservación, pues ser titular de una marca no es solo registrar la marca, su cuidado es un poco mas complejo, pues la Ley de la Propiedad Industrial protege además del registro el uso y establece diversos casos en que el titular puede llegar a perder los derechos que el registro de una marca le concede. Uno de los casos mas comunes es aquel en que cuando por la caducidad se pierden los derechos, a continuación expongo algunos consejos para evitar la caducidad de la marca registrada:

1.- Usar la marca en territorio nacional, el titular de una marca registrada debe usarla, toda vez que si la marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad del registro, salvo que existan causas justificadas que impidan realizar el uso, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Para demostrar el uso de una marca registrada, se requiere acreditar haber puesto en el comercio o estar disponibles en el mercado cantidades apropiadas de productos o servicios que correspondan a los usos y costumbres en el comercio, por ejemplo: Una empresa de refrescos debe demostrar que usa constantemente la marca, es lógico que esta empresa venderá mínimo un refresco al día, que no sería lo mismo que una empresa que vende yates de fin de semana, la demostración del uso para esta empresa será diferente, ya que será muy normal que venda tal vez uno o dos yates porque son productos diferentes.

2.- Usar la marca como fue registrada, el uso que debe realizar el titular de una marca, es de acuerdo como fue registrada la marca, modificaciones que no alteren sus características esenciales, pero lo recomendable es que si la marca se modifica en cualquier parte, ya sea en sus colores, letras o nombres se solicite ya sea el registro de una nueva marca o la modificación para evitar la pérdida y/o la invasión a derechos de terceros.

3.- Usar la marca en los productos o servicios que fue registrada, el titular de una marca debe utilizar la marca en el comercio para los productos o servicios que fue registrada, y no en otro tipo de producto o servicio que no proteja el titulo marcario respectivo.

Si el titular de un registro marcario desea proteger un producto o servicio adicional al registro con la misma marca registrada, es necesario obtener un nuevo registro para dichos productos o servicios.

4- Renovar el registro marcario, el registro de una marca tiene una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, por lo tanto, el titular del registro tiene la obligación de renovarla dentro de los últimos seis meses antes de concluir el plazo de vigencia, no obstante lo anterior, la ley le concede al titular de la marca un plazo de gracia dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de los diez años. Vencidos los anteriores plazos sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

Al momento de solicitar la renovación del registro marcario, el titular debe manifestar bajo protesta de decir verdad, que ha usado la marca en por lo menos uno de los productos o servicios en los que fue registrada y que no ha interrumpido dicho uso en tres años  consecutivos.

En caso de que el titular no recuerde la fecha de presentación de su solicitud de registro marcario, dicha información se encuentra contenida en el titulo de su marca que expidió el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Por lo tanto para conservar el derecho al uso exclusivo de un registro marcario el titular del mismo no debe perder de vista las obligaciones  antes mencionadas.

 

Diferencias entre la Licencia de Uso de Marca Registrada

y la Licencia de Uso de Derechos de Autor

Autor: Giménez & Asociados Abogados, SC

Introducción

Propiedad Intelectual (en sentido general).- La Ley los divide en dos: 1) Propiedad Intelectual y 2) Propiedad industrial

1) Propiedad Intelectual (en estricto sentido) satisface necesidades no materiales.

Ley aplicable: Ley Federal del Derecho de Autor.

Que comprende: Obras Musicales, Audiovisuales, Literarias, Arquitectónicas, Publicidad, Dramática, Danza, Pictórica o de dibujo, Escultórica y de carácter plástico, Caricatura e historieta, Programa de Radio y Televisión, Programas de Cómputo, Fotográfica, Obras de Arte aplicado en el diseño gráfico y textil y de compilación (compilación: Enciclopedias, antologías, bases de datos, etc.).

Entidad que lo regula: INDA (Instituto Nacional del Derecho de Autor) y en o no previsto al IMPI.

La LFDA divide en dos los derechos: Derechos Morales y Derechos Patrimoniales. Los únicos derechos que son transmisibles son los Patrimoniales, los Derechos Morales son intransmisibles, inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables.

Derechos no Protegidos por la LFDA: Todas las establecidas en el Art. 14 (Ideas, fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en obras, esquemas, planes o reglas para actos mentales, juegos o negocios, las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que su estilización sea tal que las conviertan en dibujos originales; los nombres y títulos o frases aislados;  los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo de información, así como sus instructivos;  las reproducciones o imitaciones, sin autorización, de escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o división política equivalente, ni las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales gubernamentales, no gubernamentales, o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;  los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, así como sus traducciones oficiales. en caso de ser publicados, deberán apegarse al texto oficial y no conferirán derecho exclusivo de edición; sin embargo, serán objeto de protección las concordancias, interpretaciones, estudios comparativos, anotaciones, comentarios y demás trabajos similares que entrañen, por parte de su autor, la creación de una obra original;  el contenido informativo de las noticias, pero si su forma de expresión, y la información de uso común tal como los refranes, dichos, leyendas, hechos, calendarios y las escalas métricas).

Características del Contrato de Licencia de Propiedad Intelectual: Bilateral, Oneroso, Conmutativo o Aleatorio, de Ejecución Inmediata, Escalonada o tracto sucesivo, Nominativo, atípico, Principal o Accesorio, Formal y temporal.

Propiedad Industrial.satisface necesidades no materiales es decir comerciales.

Ley: Ley de la Propiedad Industrial,

Que comprende: Patentes, Modelos de utilidad, Diseños Industriales y Marcas, Avisos y Nombres Comerciales  y Secretos Industriales.

Entidad que lo regula: IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial).

Características del Contrato de Licencia de Uso de Propiedad Industrial: Bilateral, Oneroso o Gratuito, Aleatorio o Conmutativo, de Ejecución Inmediata, Escalonada o tracto sucesivo, Nominativo, atípico, Principal o Accesorio y Formal o Consensual.

Diferencia entre Cesión y Licencia.- Cesión es cuando se transfiere la titularidad de un derecho. Licencia es cuando se transfiere el uso de un derecho.

Diferencias entre Contrato de Licencia de Uso de Propiedad Intelectual y de Propiedad Industrial.

Propiedad Intelectual Propiedad Industrial
Onerosidad irrenunciable Oneroso o Gratuito
Formal.- debe constar por escrito y si se hace ante un fedatario trae aparejada ejecución. Consensual
El derecho que tutela la Ley no necesariamente debe ser registrado para su reconocimiento legal. El derecho que tutela la Ley debe ser registrado para su reconocimiento legal o estar en proceso de registro. Aunque en principio la Ley reconoce el uso.
El término mayor del Contrato por regla general es de 5 años, pero puede hacerse hasta por quince años si la naturaleza de la inversión lo justifica, a excepción de la transmisión por herencia. El término del Contrato es libre de contratación.
Los derechos patrimoniales no son embargables ni pignorables, pero si los frutos y productos que deriven de su ejercicio Los derechos si son embargables.

 

PREGUNTAS FRECUENTES EN RELACION AL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

¿Se pueden transmitir los derechos morales de un Derecho de Autor?

No.

¿Que sucede si en el Contrato de Licencia de Uso de Derecho de Propiedad Intelectual hay ausencia de onerosidad?

La cantidad será determinada por los Tribunales competentes.

¿Si un derecho de Propiedad Intelectual  no está registrado la Ley lo reconoce? ¿Se puede transmitir?

Cualquier obra susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma o medio es materia de Derecho de Autor, por lo tanto si se puede transmitir.

¿Se puede licenciar un derecho futuro?

En el caso de la Propiedad Intelectual si, en el caso de la Propiedad Intelectual debe estar por lo menos en trámite de registro.

¿Se puede establecer en el Contrato que un artista se comprometa a no crear obra alguna?

No.

¿Se puede establecer en el Contrato la transmisión global de obra futura?

No.

¿Cuál es la diferencia entre una marca y el nombre de una sociedad?

Lafunción de una marca registrada es proteger productos o servicios y el nombre de una sociedad es para efectos del Contrato Social, la marca se solicita en los archivos del IMPI y la denominación o razón social se solicita en la Secretaría de Relaciones Exteriores, los archivos no cruzan información, así que podrán encontrar marcas registradas como nombres de sociedades y no forzosamente serán del mismo titular, claro quien tiene prioridad podrá demandar a la otra parte.

¿Quién puede solicitar el registro de un Contrato de Licencia en el IMPI?

El Licenciatario y el Licenciante, cualquiera de los dos.

 

Marca Registrada o Razón Social

Autor: Rafael Giménez Camacho

La marca registrada es un signo visible con carácter distintivo, estas características también le serían aplicables a una razón social (o denominación social) y lo lógico es que existiera una relación entre los archivos del IMPI y los de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de hecho es irracional que la Secretaría de Relaciones Exteriores se encargue de dichos registros y permisos de constitución de sociedades, que por una cuestión histórica desde la segunda guerra mundial se viene acarreando en Mexico.

¿Es suficiente obtener el permiso de constitución a que se refiere el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? la Ley especial de la materia establece en el artículo 91 que no podrá usarse ni formar parte del nombre comercial o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada cuando se trate de actividades idénticas o análogas a las que la sociedad realiza o la marca fue registrada.

Resalta el hecho de que quien constituya una sociedad mercantil, civil o hasta asociación corre el riesgo de ser demandado por daños y perjuicios, aún y cuando los socios o accionistas lo hubieren solicitado de buena fe, los notarios y corredores públicos no están obligados a realizar este tipo de consultas de disponibilidad de las marcas en el IMPI y es muy común que los accionistas desconozcan estos riesgos, sería de mayor importancia relacionar los archivos de las marcas registradas y las razones sociales evitando riesgos para los accionistas y dando la debida protección a las marcas registradas, en vez de perder el tiempo creando websites para agilizar los procesos electrónicos de constitución de sociedades que de nada sirven y que además no prevén esta situación entre las marcas registradas y razones sociales.