Marcas registradas con signos débiles

 Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

Este año se han emitido algunas de las tesis mas enriquecedoras y esperadas durante décadas en lo que a marcas se refiere, en esta ocasión por su trascendencia en el ámbito comercial quisiera compartir con los lectores la que el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito ha emitido en relación a las marcas que cuentan con signos evocativos, mismos que ha calificado de débiles y poco distinguibles al grado de limitar su derecho y tener que coexistir con otras marcas que contengan signos idénticos o similares sin importar sus diferencias fonéticas o visuales.

Registro de Marcas

Marca Mixta 982278

Registro de Marcas

Marca Mixta 963662

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El caso que dio lugar a este criterio fue el de las marcas X-TRIM FIXX (entre otras) vs WET LINE XTREME PROFESSIONAL X y DISEÑO las cuales se componen de un mismo elemento fonético: “XTRIM” y “XTREME” , resultando idénticas si se pronuncian a golpe de voz en idioma inglés, es evidente que para los comerciantes de gel para cabello resultó atractivo incluir el signo “extremo” en su marca, sin embargo para el Tribunal es un signo que no es susceptible de ser exclusivo en su individualidad, argumento sin duda atinado si es que se estudian las marcas en su conjunto tal y como los actuales criterios lo dictan, pues en ambos casos el isotipo predominante no es  “Xtreme” y por lo tanto no debe tomarse en cuenta para determinar el grado de confusión entre ambas marcas, situación distinta sería que la primer marca registrada hubiese sido diseñada sencillamente como “Xtreme” sin componerse de algún otro elemento.

Por otra parte en opinión personal la tesis me parece no tan atinada como la sentencia, pues si bien es cierto que el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial en su fracción IV establece como impedimento para su registro aquellas denominaciones que sean descriptivas o indicativas de los productos o servicios que protegen, también lo es que no establece como impedimento aquellas marcas que evoquen una cualidad del producto, es importante porque al parecer el Tribunal no ha distinguido entre los elementos evocativos y los distintivos, los primeros se refieren a invocar en la mente del consumidor una cualidad del producto o servicio tal y como el signo “XTREME” supondría en el consumidor que en dicho gel “la fijación en el cabello es extrema” y los segundos se refieren a las características del producto o servicio como especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción, como sería el caso de la marca “GEL SIN ALCOHOL” la cual por supuesto no sería registrable, pues al pretender ser de uso exclusivo de un solo comerciante dejaría a los demás sin poder anunciar la misma característica del producto provocando así una competencia desleal. Me parecería que la tesis sería mas atinada si se refiriese al isotipo predominante en la marca compuesta por elementos evocativos.

Resulta trascendente la tesis, pues los comerciantes constantemente buscan el registro de marcas que se compongan de signos que faciliten la introducción de sus productos entre el público consumidor a un bajo costo publicitario, es decir una marca evocativa será mejor aceptada por el consumidor, pues producirá en su mente una imagen de las cualidades de la marca, en comparación a otra marca que nada tenga que ver con el producto o servicio, en cuyo caso deberá diseñar una campaña publicitaria no solo eficaz sino mas costosa para así poder lograr relacionar en la mente del consumidor la marca con el producto o servicio comercializado. 

La tesis referida se puede localizar bajo el número I.4o.A.54 A (10a.) publicada en mayo de 2013

Marcas Descriptivas

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Marca Descriptiva¿Cuando una marca es descriptiva?

Las marcas descriptivas no son registrables, debido a que la autoridad no puede aceptar que un agente económico sea el único titular de una marca que describe los productos y servicios que protege la marca por principio de libertad de competencia económica.

Las marcas por principio deben ser distintivas y no descriptivas, pues su función es distinguir entre unos y otros productos y servicios, si las marcas registradas fuesen descriptivas no habría equilibrio de competencia económica.

El fundamento legal se encuentra en el artículo 90 fracción IV de la Ley de la Propiedad industrial que establece:

“no son registrables como marcas las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca; quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.”

Sin embargo el tema es muy debatido, existen diversas tesis, que además son contradictorias. La Ley no señala los razonamientos lógico-jurídicos que deben seguir los examinadores de fondo para definir si se debe aceptar o negar el registro de marca solicitado. El problema como ya se dijo es que si la autoridad llega a registrar una marca descriptiva estaría limitando a aquellos competidores a poder usar esas palabras que ya son exclusivas de otro.

En 2006 el Tribunal Colegiado en Materia Adminstrativa del Primer Circuito determinó que el razonamiento lógico-jurídico que debe realizar el examinador para determinar si la marca solicitada es descriptiva es una operación mental que no es susceptible de ser probado por no referirse a hechos, aludiendo a la “subsunción” que no es otra cosa que el proceso mental para definir si se actualiza el supuesto jurídico.

Jurisprudencia:

MARCAS DESCRIPTIVAS. PARA DETERMINAR QUE TIENEN ESE CARÁCTER, EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI), POR REGLA GENERAL, NO DEBE ALLEGARSE DE PRUEBAS.

El artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca; quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. Ahora bien, el numeral en estudio comprende un enunciado que, por regla general, no es susceptible de ser probado (al no referirse a hechos), ya que para su análisis, el operador debe limitarse a realizar una operación mental, que jurídicamente se conoce como subsunción, a efecto de comprobar que el supuesto de hecho encuadra en el caso hipotético previsto por el legislador. De esta manera, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está facultado para decidir sobre el registro marcario solicitado atendiendo exclusivamente a las palabras o signos que integran la marca propuesta, y corroborar si éstas son descriptivas de los productos o servicios que tratan de ampararse como marcas, motivando debidamente su conclusión, aun ante la inexistencia de alguna de las pruebas permitidas por la ley. Sostener un criterio en contrario implicaría aceptar que el lenguaje está sujeto a prueba; es decir, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estuviera obligado a demostrar, con material probatorio, el significado de las palabras que forman una marca que se pretende registrar, para de esta manera estar en aptitud de resolver si son descriptivas o indicativas, lo cual es materialmente imposible.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 22/2006. Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfín. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 168/2006, en la Primera Sala.