Marcas registradas con signos débiles

 Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

Este año se han emitido algunas de las tesis mas enriquecedoras y esperadas durante décadas en lo que a marcas se refiere, en esta ocasión por su trascendencia en el ámbito comercial quisiera compartir con los lectores la que el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito ha emitido en relación a las marcas que cuentan con signos evocativos, mismos que ha calificado de débiles y poco distinguibles al grado de limitar su derecho y tener que coexistir con otras marcas que contengan signos idénticos o similares sin importar sus diferencias fonéticas o visuales.

Registro de Marcas

Marca Mixta 982278

Registro de Marcas

Marca Mixta 963662

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El caso que dio lugar a este criterio fue el de las marcas X-TRIM FIXX (entre otras) vs WET LINE XTREME PROFESSIONAL X y DISEÑO las cuales se componen de un mismo elemento fonético: “XTRIM” y “XTREME” , resultando idénticas si se pronuncian a golpe de voz en idioma inglés, es evidente que para los comerciantes de gel para cabello resultó atractivo incluir el signo “extremo” en su marca, sin embargo para el Tribunal es un signo que no es susceptible de ser exclusivo en su individualidad, argumento sin duda atinado si es que se estudian las marcas en su conjunto tal y como los actuales criterios lo dictan, pues en ambos casos el isotipo predominante no es  “Xtreme” y por lo tanto no debe tomarse en cuenta para determinar el grado de confusión entre ambas marcas, situación distinta sería que la primer marca registrada hubiese sido diseñada sencillamente como “Xtreme” sin componerse de algún otro elemento.

Por otra parte en opinión personal la tesis me parece no tan atinada como la sentencia, pues si bien es cierto que el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial en su fracción IV establece como impedimento para su registro aquellas denominaciones que sean descriptivas o indicativas de los productos o servicios que protegen, también lo es que no establece como impedimento aquellas marcas que evoquen una cualidad del producto, es importante porque al parecer el Tribunal no ha distinguido entre los elementos evocativos y los distintivos, los primeros se refieren a invocar en la mente del consumidor una cualidad del producto o servicio tal y como el signo “XTREME” supondría en el consumidor que en dicho gel “la fijación en el cabello es extrema” y los segundos se refieren a las características del producto o servicio como especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción, como sería el caso de la marca “GEL SIN ALCOHOL” la cual por supuesto no sería registrable, pues al pretender ser de uso exclusivo de un solo comerciante dejaría a los demás sin poder anunciar la misma característica del producto provocando así una competencia desleal. Me parecería que la tesis sería mas atinada si se refiriese al isotipo predominante en la marca compuesta por elementos evocativos.

Resulta trascendente la tesis, pues los comerciantes constantemente buscan el registro de marcas que se compongan de signos que faciliten la introducción de sus productos entre el público consumidor a un bajo costo publicitario, es decir una marca evocativa será mejor aceptada por el consumidor, pues producirá en su mente una imagen de las cualidades de la marca, en comparación a otra marca que nada tenga que ver con el producto o servicio, en cuyo caso deberá diseñar una campaña publicitaria no solo eficaz sino mas costosa para así poder lograr relacionar en la mente del consumidor la marca con el producto o servicio comercializado. 

La tesis referida se puede localizar bajo el número I.4o.A.54 A (10a.) publicada en mayo de 2013

Registro de Marcas Evocativas

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Entre los diseños de marcas más deseables se encuentran aquellos que no requieran demasiados gastos de publicidad para que el consumidor comprenda de que trata el producto sin que el comerciante de un producto o prestador de un servicio deba explicar mucho, en este caso podríamos decir que una marca bien diseñada es aquella que con solo pronunciarla el consumidor sabrá de que se trata o que le da la idea al consumidor, no con esto decimos que las marcas arbitrarias no funcionen, es solo que las marcas evocativas pueden tener mayores ventajas.

Existe una línea delgada entre marcas evocativas y marcas descriptivas, empezando porque las primeras son registrables, cuando las segundas constituyen un impedimento para obtener su derecho al uso exclusivo. En su estudio el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha precisado que una marca evocativa causa en el público consumidor una idea de los objetos que se pueden proteger, a diferencia de la marca descriptiva en que el conjunto de sus elementos detallan la conformidad de un objeto que es el que se pretende proteger.

Un claro ejemplo de una marca evocativa es la marca “Ironman” que entre sus varios registros podemos encontrar el de relojería que dicha marca la licencia el organizador del evento de mayor fama atlética por la exigencia física y psicológica que el evento representa a sus competidores, en este caso la marca no está describiendo las características del producto que se protege, sino que evoca al Triatlón o a un hombre de acero.

Registro de Marca numero 717881 bajo la propiedad de Descle, SA de CV registrada en la clase 14 para proteger joyería, relojería e instrumentos cronométricos.

Registro de Marca numero 513792 bajo la propiedad de Hercules Tire Company of Canada Inc. Registrada en la clase 12 que protege llantas de vehículos de motor.

Registro de Marca numero 600349 bajo la propiedad de World Triathlon Corporation registrada en la clase 9 que protege cables revestidos eléctricos y cables revestidos de metal.

Registro de Marca numero 621455 bajo la propiedad de Telerob Gesellschaft Fur Fernhantierungstechnik MBH que protege en la clase 7 maquinarias de acero entre otros.

Tésis del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

MARCAS EVOCATIVAS.- DEFINICIÓN.- Las marcas evocativas son aquellas que derivan de la palabra “evocar” y que implican traer a la memoria o a la imaginación una cosa, sin embargo, esto no es sinónimo del término describir, que se refiere a la representación cabal detallada y por partes de una cosa. De tal suerte que las marcas evocativas son las denominaciones y/o figuras visibles formadas de un modo arbitrario que despiertan la idea del producto o sugieren su naturaleza o utilidad, y que se relacionan de un modo remoto o indirecto con la mercancía, sin embargo, no conducen directa e inmediatamente a una característica del producto o servicio, pues designan o describen una cualidad o elemento secundario o accidental de éstos. En consecuencia, en los casos de las marcas evocativas, se exige al consumidor, para llegar a comprender qué producto o servicio ampara la marca, hacer uso de la imaginación y del entendimiento, generándose un proceso deductivo entre la marca y el producto o servicio; es por ello, que los signos evocativos son registrables marcariamente, pues no cumplen con el requisito de descriptividad previsto por el artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial. (40)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1826/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de junio de 2009.- Tesis: por unanimidad de votos.- Sentencia: por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera. //R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 261

Tésis del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCAS.- RESULTA PROCEDENTE SU OTORGAMIENTO CUANDO SE TRATA DE UN SIGNO EVOCATIVO MAS NO DESCRIPTIVO DE LOS PRODUCTOS QUE SE PRETENDE PROTEGER.- El artículo 90, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no serán registrables como marca, aquellas denominaciones que consideradas en su conjunto sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse, entendiéndose por descripción al conjunto de palabras que detallan la conformidad de un objeto. Sin embargo pueden existir denominaciones evocativas que a diferencia de las descriptivas, sólo pueden causar en el público consumidor una idea de los objetos que se pueden proteger con dicha denominación, más no una descripción acertada del producto que se protege, por lo que si el signo propuesto a registro, se trata de una denominación evocativa y no descriptiva, resulta procedente su registro al no existir impedimento legal para ello, por tratarse entonces de una solicitud de registro de una marca evocativa. (27)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 806/08-EPI-01-7.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de febrero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Nancy Lidia Bravo García.

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 20. Agosto 2009. p. 311