Secuestro de Marcas Extranjeras

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho
Artículo publicado en septiembre 2013 por
World Intelectual Property Review
Traducción en español

Secuestro a Marcas ExtranjerasEn un mundo comercial cada día más globalizado en donde las fronteras arancelarias han tendido a disminuir y en ocasiones hasta a desaparecer, el problema internacional de circunscripciones geográficas de marcas registradas parece ser cada día más agudo, pues aún existen grandes diferencias entre los sistemas jurídicos de cada país y aunque se han logrado avances como la inclusión de México al Protocolo de Madrid sus efectos se limitan a la facilidad con que la solicitud de registro de una marca es solicitada y no al fondo del procedimiento para obtenerlo, es así en atención al principio de soberanía de cada Estado en donde cada país se rige por sus disposiciones legales internas para el otorgamiento del derecho al uso exclusivo de un signo distintivo. Lo anterior pretendo que sirva brevemente de marco para explicar el fenómeno del secuestro y el bullying a marcas provenientes del extranjero.

1.     Secuestro de Marcas Extranjeras

Los procesos comerciales son distintos a los legales, las empresas acostumbran probar los productos y servicios que han diseñado y ponderar el efecto positivo en la venta antes que pensar en registrar su marca y solo si lo ofrecido ha tenido éxito es que consideran el registro de su marca, el problema surge de la discrepancia entre la necesidad del comerciante y lo estipulado por la Ley, originando así sanciones por infracciones por uso de marcas con grado de confusión y en el peor de los casos de marcas idénticas ya registradas, en cuyo caso no solo serán acreedores a una sanción económica, sino hasta la pérdida de sus inversiones iniciales. El tema no es exclusivo de empresas pequeñas y medianas, también las empresas extranjeras sufren del mismo padecimiento aunque en diferentes proporciones, cuando se filtra la noticia de que una corporación famosa lanzará un nuevo producto la expectación en sus consumidores se transforma en una noticia viral al grado de llegar a los “especuladores de marcas” que no son otra cosa más que mercantilistas de signos distintivos que aprovechan el factor de la anticipación para obtener el registro de la marca, estas iniciativas generalmente provienen de comerciantes asesorados por estudiantes de derecho, se lee sencillo, sin embargo para la legislación mexicana que no conoce de especuladores comerciales tendrá la misma validez si la marca proviene de una corporación con renombre a que si proviene de mercantilistas, en este sentido será un reto obtener la nulidad del registro de la marca del solicitante que se anticipó.

Uno de los casos más comentados en últimas fechas es el de Ifone, SA de CV (Marca Ifone) vs Apple Inc (Marca Iphone), mexicana y estadounidense sucesivamente. La litis consiste en la supuesta infracción que la demandada ha cometido por el uso de una marca similar en grado de confusión a otra previamente registrada por realizar servicios de telecomunicaciones (no venta de dispositivos telefónicos), este caso ha causado tal revuelo que sin haber sentencia aún, los especuladores ya han empezado a querer usar a la multinacional como tiro al blanco: el primer caso es del registro de la marca “Iwatch” que de manera anticipada se han adelantado en tiempo a Apple Inc solicitando el registro para distinguir relojes y televisores, el segundo un poco más absurdo es de solicitudes de registro de la marca Iphone para distinguir productos de pastelería y confitería, entre otros.

Las estadísticas del IMPI demuestran que tan solo cuatro de cada diez procesos de nulidad se resuelven a favor de la parte actora.

2.     Diseños de Marcas con efectos virales negativos

La Ley de la Propiedad Industrial vigente es taxativa, describe los impedimentos para registrar una marca, entre ellos no se encuentra el de nombres de fiestas culturales, así como tampoco impide el registro de aquellas marcas que consistan en personajes religiosos, no obstante el problema para su titular será proteger marcas que a pesar de estar registradas difícilmente podrán ser defendidas debido al uso cotidiano. El sentimiento nacionalista en México se manifiesta constantemente y es tan diverso como el mismo imaginario colectivo lo permite, en ocasiones con razón y otras veces un poco exageradas.

En días pasados Disney Enterprises, Inc, solicitó al USPTO el registro del signo distintivo “Día de los Muertos” que en inglés significa “Day of the Dead”, el distintivo al ser escrito en idioma español hace alusión a la festividad mexicana que se celebra cada 1 de noviembre, de origen prehispánico consistente en honrar a los muertos (la festividad es reconocida como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO), la noticia llegó a las redes sociales y no fue bien recibida por la mayoría de los comentarios de mexicanos quienes consideraron un plagio y un intento de monopolizar la festividad mexicana en todo lo relacionado a obras cinematográficas. La respuesta de Disney fue inmediata, no pasaron más de tres días cuando en el USPTO se reflejó la solicitud de cancelación de dicha iniciativa, de igual manera en el IMPI en México se solicitó a registro la marca “Disney Pixar Día de los Muertos” enmendando lo que probablemente consideraron un error y que con el nuevo registro parece declarar que la intención no fue monopolizar.

La historia tiene un contexto paradójico, pues a pesar de la condena pública a Disney, en México se han registrado diversos personajes provenientes de otras culturas, tal es el caso que en el IMPI se pueden ver más de diez registros marcarios de personajes como Santa Claus, entre otros, cuya titularidad es de empresas mexicanas.

3.       Obstáculos a la entrada.

El marco regulatorio de competencia económica entre comerciantes es tema de todos los días y México no es la excepción, los efectos monopólicos dañan inhibiendo la iniciativa privada, al consumidor y  finalmente hace ineficiente la economía de los Estados. La propiedad intelectual es uno de los medios que algunos de los comerciantes han encontrado no solo para robar la fama de marcas extranjeras haciendo suyos los distintivos, sino también para bloquear la entrada de los  productos de su competencia al país para así evitar reducir sus precios y tener que aumentar la calidad de sus productos o servicios.

El uso de una marca en México no es necesario como un requisito para obtener el registro del signo distintivo que se pretenda. El uso es necesario para evitar que el registro de una marca caduque a petición de parte interesada, que sólo lo podrá solicitar después de tres años contados a partir de que el titular de la marca lo hubiese solicitado. El resultado es que si una marca extranjera ha sido víctima de esta práctica comercial tendrá que iniciar un proceso de nulidad del registro anterior o bien solicitar la caducidad del registro anterior, cabe mencionar que ninguno de los dos recursos garantiza una sentencia favorable para que el registro de la marca extranjera sea recuperado.

A manera de materializar lo expuesto una persona ha registrado en México más de 60 marcas idénticas o similares en grado de confusión a otras del extranjero obteniendo así derechos de marcas famosas entre las que se destacan Ruehl 925 (del grupo de marcas de Abercrombie & Fitch), G-Star Raw (que actualmente se encuentra pelando la recuperación de sus registros), Jack Jones, Company 81, Paper Denim & Cloth, entre otras, con tantas marcas extranjeras bajo un mismo titular difícilmente podemos pensar que el diseño hubiese sido creado por una misma persona, sin embargo las leyes mexicanas no condenan esta conducta.

Registro de Marcas Extranjeras en Mexico

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

El efecto legal del registro de marcas en el extranjero otorga no solo un derecho de prioridad (si es que así se solicita) sino un derecho a poder reclamar la nulidad de un registro de marca en México otorgado por el IMPI con antelación, que sea idéntico o similar si el registrante extranjero demuestra que ha usado continuamente la marca en el extranjero o en México -nótese en cualquier jurisdicción sin hacer distinción si el país parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual del que México actualmente forma parte-.

Una situación común es que el agente, distribuidor, representante o importador,  de una marca en el extranjero solicite el registro de marca que ha sido registrada previamente en el extranjero, o que sean similares en grado de confusión y que se aplique a servicios iguales o similares, en este caso la Ley de la Propiedad Industrial no solo establece la posibilidad de que el extranjero recupere su marca, sino que además reputa dicho acto del registro en México exteriorizado de mala fe por parte del registrante anterior.

Ante dicha situación quedan dos vías: que el titular de la marca que se solicito a registro en Mexico ceda mediante un Contrato de Cesión de Derechos a su distribuidor en el extranjero los registros obtenidos o que el titular de la marca extranjera inicie el proceso administrativo de nulidad en contra de dicho registrante.

Para evitar lo anterior es recomendable hacer las previsiones necesarias (por cualquiera de las partes ya sea por el extranjero o el nacional), toda vez que el proceso de nulidad de la marca aunque tiene la intención de proteger a quien demuestre un mejor derecho, los formalismos dan lugar a que no se llegue a resolver en muchas de las ocasiones el fondo del asunto.