Fama reconocida ¿pero suficiente?

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho


Pemex marca notoriamente conocida

El viernes pasado los noticieros abrieron con la noticia: “el IMPI ha otorgado el reconocimiento de marca notoriamente conocida para protección en el extranjero” la marca en cuestión es aún un misterio, las notas de periódicos parece que se refieren a la marca innominada (solo el logo) pues mencionan que el reconocimiento es para el “logo gota-águila” y no se refieren a la marca nominativa que sería la adecuada para interponer como prueba superviniente en el litigio que tiene lugar en el USPTO en Estados Unidos, mi equipo y su servidor estamos haciendo lo posible por obtener la copia del título antes de que sea publicado en la gaceta del IMPI, pero por el momento el expediente esta reservado para las partes cuando logremos obtenerlo será publicado en nuestro blog.

La cuestión es que en caso de que se trate de la marca innominada de poco serviría para recuperar la marca registrada en Estados Unidos, pues la marca de Intermix no contiene dicho logo, en caso de que fuese la marca mixta será un mejor escenario pues se asemejaría un poco mas a la marca registrada en Estados Unidos por Intermix, si fuera el caso de la marca nominativa el escenario sería inmejorable para recuperar la marca, pues no habría duda que existiría un alto grado de confusión entre la marca registrada en Estados Unidos por Intermix y la marca notoriamente famosa Mexicana.

Como lo dijimos hace tiempo en nuestro artículo y en la prensa el mejor argumento que tiene México es que la marca es notoriamente famosa no solo en México, sino en Estados Unidos también, aún que no tenga gasolinerías en el país del norte, pues México vende petróleo crudo a Estados Unidos desde que nos enteramos que teníamos pozos petroleros, y en ese sector (clase 4) debe ser notoriamente conocida no solo en México, sino en Estados Unidos también.

La parte técnica: El Convenio de París (Art. 6 inciso 1) establece que para que se de la notoriedad de marca famosa debe ser conocida también en el país extranjero y adicionalmente el TLCAN (art. 1708 punto 6) establece que “ninguna de las partes exigirá que la reputación de la marca se extienda mas allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión” y que “se debe tomar en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el territorio parte que sea resultado de la promoción de la marca”.

Como menciono no sabemos en que marca vaya a recaer la declaratoria mexicana, pero si se trata de una marca mixta o en el mejor de los casos nominativa sería sin duda un punto a favor de Petróleos Mexicanos, aún con lo anterior el Juez no debería inclinarse por hacer retroactivo este derecho toda vez que la declaratoria se promovió hasta 2010 (el registro de la marca de Intermix se otorgó en 2009), tal vez la justa medida es que una marca notoriamente famosa no se hace en dos años, se requiere de por lo menos de tres años y una inversión considerable para ubicar la marca entre el público consumidor y desde ese punto sería un error no evaluarlo para demostrar el uso de la marca en México y en Estados Unidos, esperemos que el juicio en el USPTO sea favorable para nosotros los mexicanos, sería un punto a favor de todos los que llevamos en contra tratándose de litigios internacionales.

Los mantendremos informados!

Marca Pemex en Estados Unidos

Petróleos Mexicanos VS Intermix en Estados Unidos

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

El breve recuento de los hechos.

El periódico El Universal publicó en su primera plana la noticia, después de haber confirmado con nuestro despacho que la marca Pemex estaba registrada en Estados Unidos y que el propietario de dicho registro no pertenecía a Petróleos Mexicanos, sino a una sociedad con domicilio en Islas Cayman de nombre Intermix, a lo cual siguieron otras publicaciones entre las cuales destacaron la de la reportera Jesusa Cervantes de la revista Proceso.

La reacción mediática de los directivos de la empresa mas importante de México no se hizo esperar y publicó su postura: “no había interés para solicitar el registro de marca en Estados Unidos pues no era del interés de la empresa vender sus productos en dicho país“, sin embargo un registro de marca solicitado en 2004 y no concretado con el registro en el United States Patent and Trademark Office demostró lo contrario y consecuentemente la noticia de primera plana puso a trabajar al departamento jurídico de Petróleos Mexicanos para recuperar la marca en Estados Unidos, pues es claro y no cabe duda que la venta de petróleo de México a Estados Unidos desde hace tres cuartos de siglo es un uso de marca suficiente como para tener interés jurídico para registrarla, hoy en día no es tan sencillo el TTAB tendrá que resolver la controversia legal y otorgar el registro a quien pruebe un mejor derecho.

La demanda presentada en el Trademark Trial and Appeal Board (TTAB).

El 4 de febrero de 2010 Petróleos Mexicanos (PM) interpuso la demanda solicitando la cancelación por prioridad de la marca Pemex solicitada por Intermix, el abogado encargado es Raymond A. Kurz, los registros que se solicitaron a nulidad son clase 4 (Petróleo crudo y productos de petróleo refinado, a saber gasolina y aceites industriales, grasa y lubricantes), clase 35 (Publicidad, administración de relaciones de negocios y actividades comerciales de servicios relacionados con la industria del petróleo crudo y productos derivados) y clase 40 (Refinación de petróleo).

La demanda y su contestación: La retórica batalla.

Primer golpe de parte de PM: “La marca Pemex que ostenta Intermix confunde al público consumidor, pues cree que proviene de la fabricación de Petróleos Mexicanos, por lo tanto se presume que Intermix atrae a sus consumidores con la fama de la empresa mexicana”.

Intermix: “El abogado no demostró el uso de la marca en Estados Unidos, por lo tanto el consumidor no puede confundirse al adquirir un producto que no conoce”.

El caso de la gasolinería Pemex de Philadelfia (pirata por cierto) demuestra que en efecto los consumidores reconocen el logo del águila en Memphis, TN. aqui el video: Pemex en Estados Unidos si no pregunten a los inmigrantes.

Intermix: “Existen dos diferentes interpretaciones del Lanham Act: El Tribunal de Circuito asume que es válido que una empresa extranjera no necesita demostrar los derechos derivados del registro de marca sino solo su fama, sin embargo el criterio del TTAB es el contrario, que es la instancia en la que se lleva a cabo la resolución de la controversia”.

PM: “La similitud en grado de confusión entre ambas marcas, pues son idénticas”.
Intermix: “No puede haber confusión pues no demuestra haber usado la marca en Estados Unidos”.

PM: “Fraude por declarar falsamente que ha usado la marca para distinguir los productos y servicios para los cuales fue registrada.
Respuesta de Intermix: Es infundada toda vez que son declaraciones sin pruebas”.

Intermix: “La empresa mexicana fue fundada en 1938 y 72 años es tiempo suficiente para solicitar el registro de la marca en Estados Unidos”.

Intermix: “La empresa mexicana abandonó el registro solicitado en 2004 por falta de interés”.

“Los argumentos de Petróleos Mexicanos son contundentes, el punto medular del proceso es claro: PM solicitó la marca en 2004 y siendo que la marca estaba en uso, por razones que desconozco no concretó el proceso (punto para Intermix), sin embargo si se logra demostrar que a la luz del TLCAN la marca Pemex es famosa en Estados Unidos por el posicionamiento en el público consumidor la razón debería asistirle a PM. En lo personal me queda una duda pendiente: No obstante que las partes pueden solicitar la aplicación de la ley nacional por tener un trato igual a los nacionales, ¿porque siendo las partes de diferentes Estado no ha fundamentado PM el TLCAN?  en caso de no invocarlo tendrá mayores dificultades para demostrar que Pemex es una marca notoriamente famosa”.

En resumen del proceso Intermix solicitó que la demanda fuese desechada, petición que fue negada por el TTAB al encontrar lógica y razones suficientes para aceptar el caso.  El calendario de actuaciones marca hasta 2012, año en que seguramente tendremos la primer sentencia del TTAB, mientras tanto esperemos a junio de 2011 para ver los alegatos.

Se pierde la marca Pemex en Estados Unidos

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Jorge López, un reportero investigador del Periódico El Universal se contactó conmigo para entrevistarme en relación a la marca PEMEX en Estados Unidos, me llamó la atención que la marca no estuviera registrada a nombre de Petróleos Mexicanos, encontré que alguna vez solicitaron el registro ante el United States Patent and Trademark Office, pero en marzo de 2004 sin ninguna razón aparente la empresa mexicana abandonó el registro solicitado y le di mis apreciaciones a Jorge, las cuales se pueden ver en el artículo publicado el día de hoy en la sección financiera del periódico el cual mas adelante en este blog se puede leer como archivo adjunto.

No obstante que la marca esta registrada a nombre de una empresa llamada Intermix, SA constituida en Islas Cayman en el articulo publicado el día de hoy me doy cuenta que el mismo reportero contactó a Jimi Rosen quien además de ostentarse como vocero de dicha empresa afirmó al periódico ser “hermano” de Roberto Madrazo Pintado y que no solo obtuvieron el registro por un descuido de Petróleos Mexicanos, sino que también piensan franquiciar el negocio en Estados Unidos para la venta de diversos productos derivados.

El departamento jurídico de Petroleos Mexicanos, la empresa mas importante de Latinoamérica dijo “nunca solicitamos el registro porque a Petróleos Mexicanos no le interesa usarla en Estados Unidos” al parecer desconoce la solicitud abandonada en 2004 y las transacciones que día con día hacen en Estados Unidos.

¿Que opciones tiene Petróleos Mexicanos para recuperar la marca en Estados Unidos?

En mi opinión Petróleos Mexicanos podrá solicitar la nulidad del registro de la marca Pemex otorgada en Estados Unidos a Intermix SA con dos argumentos principales: 1) La falta de uso de Intermix SA pues esta empresa tendría que probar que efectivamente comercializa dichos productos derivados en Estados Unidos; y 2) Que la marca Pemex es notoriamente conocida aludiendo al Tratado de Libre Comercio (TLCAN). El segundo argumento es sin duda el mas contundente.

Este es solo uno de los países en que Petróleos Mexicanos ha descuidado el registro, faltará ver en que otros países han tenido el mismo descuido y si es que interponen una demanda de nulidad ante el USPTO para intentar recuperar el registro de la marca, vaya descuido y que aprovechamiento!!!!

Para leer las opiniones acerca del artículo del Universal: http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/75876.html

Para leer el artículo completo del Universal: Artículo el Universal:  Petróleos Mexicanos Pierde el Uso de la Marca en Estados Unidos

Para leer la nota en Yahoo: Difícil recuperar la marca Pemex afirman especialistas.