Impedimentos Legales para el Registro de Marcas

Autor: Rafael Giménez Camacho

Antes de solicitar el registro de una marca es recomendable realizar la Búsqueda Fonética de Anterioridades (BFA) pero antes de dicho estudio es necesario saber si la marca es viable legalmente para su registro, el artículo 89 de la LPI establece lo que puede constituir una marca y el artículo 90 de la LPI establece aquellos casos en que las marcas no serán registrables, las diecisiete fracciones que conforman el artículo son las mas debatidas en lo que a marcas se refiere, tanto en tribunales nacionales como en foros internacionales, pues enmarcan el derecho del titular de una marca,

El principio y la existencia de una Ley de Marcas que otorgue derechos exclusivos a sus titulares, no atiende a otorgar al empresario un monopolio, sino un derecho exclusivo sobre una marca, a diferencia de las patentes y derecho de autor, las marcas no constituyen monopolios, porque su fin es fomentar la competencia, si un consumidor tiene la certeza de que el producto o servicio que va a adquirir satisfará su necesidad, entonces comprará el producto con mayor facilidad, este hecho fomenta el consumo y la competencia y agiliza los mercados, ese es el leit motif de la Ley de Marcas.

Es así que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no incluye en dicho artículo a las marcas, tal y como sí lo hace con los Derechos de Autor, las Patentes, Modelos y Diseños Industriales, los cuales sí constituyen monopolios legales y temporales, para desgracia de algunos empresarios los derechos marcarios no son derechos constitucionales, el interés tutelado en el derecho marcario son los consumidores y no los empresarios, aunque a ellos también les beneficie.

El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece los límites y alcances de aquellos signos distintivos que pueden ser susceptibles de exclusividad, entre los cuales encontramos los siguientes:

Marcas Animadas 

I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles;

El impedimento atiende a que el artículo 88 de la LPI establece que “la marca es todo signo visible” en este impedimento también se incluyen los hologramas, que no son susceptibles de ser registrados como marcas per se, pero si lo son si se solicita el registro de la imagen fija sin movimiento, en algunos casos también se puede registrar ante la Ley Federal del Derecho de Autor, aunque los efectos de su registro son distintos a los de la Ley de la Propiedad Industrial, pues son registros declarativos y no constitutivos de derechos.

Marcas Genéricas

II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

El impedimento atiende a evitar que el titular de una marca obtenga el monopolio de un término que es designado comúnmente por el consumidor a determinado producto o servicio, pues se estaría en el absurdo de que su competencia estuviera impedida de usar dicha marca para comercializar sus productos o servicios, algunas marcas que en algún momento fueron registradas, adquieren tanta fama que con el paso del tiempo pierden distintividad y se encuentran en riesgo de perder su exclusividad, en otras palabras, pueden ser víctimas de su propia fama, tal es caso de la marca Maizena y Rimmel, entre otros, en cuyos casos el término ya podría ser usado por cualquiera para distinguir los mismos productos, sin temor a una infracción.

Formas Tridimensionales no distintivas

III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

Los registros de marcas tridimensionales aunque es son de las menos comunes, son sumamente importantes, el ejemplo más clásico es la botella de Coca Cola, es claro que la forma usual y corriente no podría ser susceptible de exclusividad, pues limitaría las ventas de los demás competidores. Un tema debatido en foros internacionales es si los diseños industriales al caducar su vigencia, pueden ser o no ser registrados como marcas, México sigue el criterio de que si la marca tiene una función industrial, luego entonces no puede ser registrado como marca tridimensional, la diferencia es que el registro de los diseños industriales no pueden ser renovados una vez que caducan y en el caso de las marcas tridimensionales si se pueden renovar cada diez años, sus derechos no fenecen. Un clásico ejemplo son los bloques de juego de la marca Lego, la función es poner un bloque sobre otro, una vez que venció el registro de su diseño, la marca intentó el registro de la marca tridimensional, pero le fue negado por tener una función.

Marcas descriptivas

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

Este rubro representa uno de los impedimentos legales para el registro de marcas mas importantes, pues prohíbe la apropiación de palabras que por sus características, puedan limitar la participación de otros competidores en el mismo mercado, el precepto no solo prohíbe el registro de palabras como “Chocolate Cremoso” o “Brilloso” para distinguir cera para pulir autos, sino también formas tridimensionales y dibujos, por ejemplo en el caso de tequilas, el maguey resultaría descriptivo del producto, lo que el registro de una marca innominada o mixta puede proteger es la forma en que se plasma la imagen del maguey, en conjunto con el estilo y arte del dibujo, pero en sí el maguey per se, no podría ser susceptible de exclusividad por el titular de una marca de tequila. La razón de prohibir este tipo de marcas, es evitar la competencia desleal al monopolizar un término que elimine las posibilidades de la competencia.

Esta fracción también se refiere a la prohibición de marcas indicativas, que son aquellas que designan especie, calidad, cantidad, composición, destino, etc.

Registro de letras, dígitos o colores aislados

V.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

Los impedimentos legales para el registro de marcas formadas por letras, dígitos o colores aislados, atiende a que se evite el monopolio o abuso de titulares de marcas en registrar signos que no se puedan usar en otras marcas de competidores, caso contrario es cuando se solicitan marcas combinadas con otros signos, dígitos o colores, los cuales sí son registrables si cumplen con la función de ser distintivos. Las tipografías no son susceptibles de registro en el IMPI.

Marcas en otros idiomas, marcas caprichosas y construcción artificial de marcas

VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

En el examen de novedad que realiza el IMPI al revisar si la marca es susceptible de ser registrada, tiene la facultad de revisar si en la traducción resulta tener un impedimento legal, es así que si una marca resulta descriptiva, no por el hecho de haber sido presentada en idioma extranjero, será una marca registrable, pues sigue siendo descriptiva. Una tesis del Tribunal Colegiado de Circuito del 2013 establece el criterio, de que si el lenguaje no es conocido comúnmente en la población, entonces no sería aplicable el supuesto, a excepción de el idioma inglés y francés que sí actualizan esta fracción, por ministerio del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, aún vigente.

Marcas Nacionales

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

Los impedimentos legales para el registro de marcas nacionales atienden a evitar la falsificación de documentos oficiales y a la prohibición de apropiación de marcas oficiales, pertenecientes al estado o a organizaciones reconocidas oficialmente, este mismo precepto se establece en el TLCAN en el artículo 1708 fracción 14, que además prohíbe denigrar o sugerir falsamente una relación con símbolos nacionales de Estados Unidos de Norteamérica o Canadá o que afecten en su reputación, al ser un Tratado Internacional, es de aplicación general para toda la República Mexicana.

Por su extensión e importancia, en el siguiente post se tratarán los demás impedimentos legales para el Registro de Marcas.

 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución del Amparo número 48/2015 determinó que el derecho a la imagen que la Ley Federal del Derecho de Autor protege en sus artículos 231 fracción II y 223 fracción II son constitucionales.

El Amparo fue solicitado por una persona moral que comercializa publicaciones periódicas (revistas), la cual publicó la fotografía de una bebé en su cunero, sin la autorización de sus padres y que por supuesto fue demandada por los mismos. El argumento de la revista fue que el derecho a la imagen se encuentra consagrado en por los preceptos del orden civil y que por lo mismo, eran los adecuados para interpretar y resolver la controversia en comento y no así la Ley Federal del Derecho de Autor.

La Corte resolvió que si bien la imagen no es un derecho de autor persé, si debe ser tutelado por la Ley Federal del Derecho de Autor, ya que se trata de una limitante al ejercicio del derecho autoral y que involucra a los demás individuos que intervienen en la obra, en este sentido la ley Federal del Derecho de Autor protege a todos aquellos que intervienen en el proceso de producción, distribución y mercado de bienes, en relación con el público en general y que tiene como límite la utilidad pública en general.

Cabe mencionar que el derecho de imagen a que se refiere la Ley Federal del Derecho de Autor se refiere a la imagen fotográfica o videograbada, plasmada en un material y no así a la imagen u opinión que una persona tenga de otra y que pueda detrimentar su honor y su vida privada, para lo cual este subtipo de Derecho de Imagen, si se encuentra previsto por el Código Civil de la entidad que corresponda, en los últimos diez años este derecho de imagen previsto en los Códigos Civiles de las entidades han sido preceptos reformados y en casos derogados o adicionados, lo cual denota claramente dudas en los Congresos estatales. 

En relación al subtipo de imagen se debe individualizar cuando se trata de la percepción de una persona en su encargo público, o o imagen de un actor por ejemplo y su vida personal, lo cual ha sido objeto de grandes debates. En lo relacionado a medios electrónicos en otras jurisdicciones se plantea el caso del derecho al olvido.

Fuente: SCJN

Marcas de Certificación en México

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

Tan diversos son los usos que se les ha dado a los derechos de Propiedad Industrial como la misma necesidad de los comerciantes lo ha requerido, la Ley de la Propiedad Industrial vigente en México, se limita a enunciar el derecho de exclusividad que nace con el registro de una marca, pero el uso que se vaya a destinar a la marca registrada dependerá de la intención de su titular, el cual puede ser diverso, tal es el caso de las llamadas marcas de certificación que sirven a una agrupación de comerciantes que usan un distintivo en común para uniformar la calidad cumpliendo con estándares previamente establecidos y así informar al consumidor que sus productos o servicios son avalados por un tercero. Algunas marcas de certificación son las siguientes:

  1. Woolmark reg. 496271 para identificar productos que están fabricados 100% con lana;
  2. ISO reg. 1426912 es la marca de la Organización Internacional de Normalización para identificar procesos productivos de calidad;
  3. Distintivo H reg. 1574130 es la marca de la Secretaría de Turismo para disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos en turistas nacionales y extranjeros y mejorar la imagen de México a nivel mundial con respecto a la seguridad alimentaria.

En algunos países las marcas de certificación se encuentran específicamente reguladas, las cuales para obtener su registro o autorización de uso, deben demostrar que su uso servirá al interés público y que adicionalmente su uso representará una ventaja pública, presupuestos sin los cuales no se proporcionará el registro, en otras naciones el registro queda bajo la condición de que se demuestre que el titular se encuentra facultado legalmente para regular determinada actividad. Ley de la Propiedad Industrial nacional no prohíbe el uso de marcas de certificación y de hecho el Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece la posibilidad de su uso.

En México poco se sabe del registro, uso y afiliación a las marcas de certificación, lo cierto es que en otros países un gran número de consumidores y empresarios se ven beneficiados, es una relación en la que se benefician ambas partes, el consumidor al satisfacer su necesidad de la manera en que lo espera demandará una mayor cantidad del producto o servicio y el empresario podrá obtener el mayor beneficio de cada venta, pues el precio será justo si el consumidor tiene la certeza de obtener la calidad debida y de acuerdo a su valor.

La marca de certificación debería de garantizar que los productos o Abogados de Propiedad intelectualservicios que se ostentan con la certificación cumplen con determinadas políticas de calidad, pero al no existir en México una regulación específica para regular estos registros, el prestigio de la marca dependerá exclusivamente de la organización que la administre, ya que al no depender de la supervisión de una autoridad regulatoria es meramente de regulación privada.

La marca de certificación se distingue de la marca colectiva por ser un distintivo que no necesariamente se encuentre bajo la titularidad de un grupo de empresas, por lo tanto la certificación puede ser regulada por una entidad regulatoria independiente de dicho grupo corporativo.

Confusión en el otorgamiento de razones sociales

 Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho
twitter: @rafagimenezc

Una de las últimas acciones del Ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa antes de terminar su encargo como Primer Mandatario fue otorgar facultades a la Secretaría de Economía para que ésta concediese los permisos de uso de denominaciones y razones sociales a sociedades mercantiles y civiles, función que desde los años cincuentas del siglo pasado la Secretaría de Relaciones Exteriores había sido la encargada, la buena intención de enmendar el problema, que se considera un “error histórico”, se quedó a medias pues si bien resulta mas razonable que sea la Secretaría de Economía y no la de Relaciones Exteriores la encargada de otorgar dichos permisos,  el problema no solo no termina ahí, pues el conflicto continúa.

Desde 1934, año en que inicia la vigencia de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se otorgaron permisos sin importar si una razón social era parecida en grado de confusión a otra, en este sentido y a manera de ejemplo: Una sociedad que se dedicaba a la venta de chocolates podía obtener un permiso de nombre “Comercializadora de Chocolates, SA de CV” y otra sociedad que se dedicara a lo mismo podía obtener un nombre similar aunque nada tuvieran que ver entre ellas como  “Comercializadora de Chocolates y Confitería, SA de CV”, ahora la nueva misión de la Secretaría de Economía es evitar esta confusión, sin embargo es prácticamente imposible, pues existen razones sociales otorgadas desde 1934 a sociedades que hoy bien se podrían considerar fantasmas o mas aún inexistentes y la tarea se complica mas aún cuando sumamos las razones sociales de Sociedades Civiles.

Particularmente la Ley de la Propiedad Industrial establece una sanción para quien use en su razón social una marca registrada vigente y que se dedique a la mima actividad para la cual fue registrada, pero existe incertidumbre para quien lo solicite y haga uso de él de buena fe, pues por ello la autoridad debería cerciorarse de su legitimidad, antes de dejar que el solicitante pudiese cometer alguna infracción en contra de una marca registrada.

En materia de impuestos el Reglamento Código Fiscal de la Federación establece que las sociedades ya no podrán optar por quedarse en suspensión de actividades, por lo que si no se liquidan y no presentan declaraciones de impuestos sus representantes podrán ser acreedores a una sanción que mas allá del monto se les privaría de la libertad por no presentar las declaraciones, quedando atrás aquella vieja recomendación de que “es mas fácil y barato suspender una sociedad que liquidarla”, solo que ahora tenemos miles de sociedades que no están operativas pero que sin embargo si se respeta el derecho de su razón social.

En conclusión nuestros legisladores deberían esclarecer esta confusión de la Secretaría de Economía y así evitar que a su parecer discrecional otorguen o nieguen razones sociales sin fundamento legal alguno. Por otra parte cabe señalar que el criterio actual es que la marca registrada tiene una jerarquía mayor a la razón social, pues si el solicitante presenta el título de registro de su marca será menos factible la autoridad niegue el permiso para su razón social.

¿Así o mas confusión?

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Dos anécdotas de marcas

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho
Twitter: @rafagimenezc

En la materia de Propiedad Intelectual a diario surgen nuevas anécdotas, a continuación comparto dos de las mas recientes con ustedes:

IWatch y la reencarnación de Steve Jobs en México.  

Iwatch Expediente numero 1348209

Iwatch Expediente numero 1348209

Tal vez por el gran mercado que existe en materia de dominios electrónicos es que se puede explicar que la especulación de registros marcarios en México se ha elevado al grado de salirse de contexto, hace algún tiempo se anunció la gran batalla que se lleva a cabo en los Tribunales entre Iphone y Ifone para distinguir servicios de telecomunicación, la nueva historia es que algunos meses después como si el alma de Steve Jobs hubiese reencarnado en dos muchachos mexicanos se les ha ocurrido la idea de fabricar relojes al mismo tiempo que televisores y lo primero que hicieron fue solicitar los registros para proteger dichos productos bajo el distintivo “IWatch”.

Tal vez los muchachos leyeron mucho a Steve Jobs y de ahí que se pueda explicar la gran influencia al grado de pensar como entrepreneurs de manera tan similar al icono contemporáneo o que tal vez sea simplemente una especulación mas, de esto no habrá mucho que decir, Mac alegará un uso anterior para anular el registro y desmotivar a los jóvenes entusiastas que deberán buscar una nueva marca para distinguir sus televisores y relojes de pulso.

Repuve: El servicio del Gobierno con la marca de un particular. 

BannerRepuvePor mas que en México las autoridades han intentado establecer un registro público en donde la propiedad de automóviles sea regulada nada más no pueden, cada vez que parece emerger una nueva iniciativa para este registro algo sucede que se viene abajo, en esta ocasión el inicio con el pie izquierdo fue la inventiva en la elección del distintivo con el cual nombrarían el servicio que fue “REPUVE” (Registro Público Vehicular, la cual que previamente ya había sido registrada por SOCOM, SA de CV que obtuvo el registro (1001732)en 2007  y que desde esa fecha presume usar la marca de manera ininterrumpida, tal y como la ley lo requiere para mantener la vigencia de su registro, por su parte el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no obstante que obtuvo la negativa del registro  continúa usando la marca como si este órgano no pudiera ser demandado por el legítimo titular por una infracción, la autoridad se ha “blindado” aunque inocentemente con 12 registros adicionales seguramente para intentar salvar a la entidad de la infracción y el 40% de los ingresos obtenidos con la comercialización de la marca. Entre los 12 registros se pueden encontrar servicios que nada tienen que ver con el registro de automóviles como: Construcción de inmuebles, educación, servicios médicos y veterinarios, etc.

Lo gracioso del caso es que la autoridad no podrá alegar que el particular usurpa facultades propias de una autoridad, pues de buena fe venía usando la marca tanto así que la registró.

 

 

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho
(twitter: @rafagimenezc)

Día de MuertosHace unas semanas se publicó que Disney solicitó el registro de la marca Día de Muertos en Estados Unidos, lo cual se confirmó con las solicitudes recibidas por el USPTO, la noticia hizo eco en las redes sociales mostrando la indignación de los mexicanos, (a las cuales me incluyo), no habían pasado 24 horas cuando la misma empresa anunció que abandonaría las solicitudes de registro y que cambiaría el nombre de la marca que distinguiría su nueva película.  Hasta ese momento la noticia ni siquiera merecía un post, pues no era mas que una mas de las anécdotas que todos los días ocurren en esta materia.

No obstante lo anterior, si merece un post cuando la noticia se enriquece al existir hechos que satisfacen la curiosidad del tema:

En 2007 la marca había sido solicitada por una empresa mexicana: La marca “Dia de Muertos” había sido solicitada a registro en 2007 por una empresa mexicana “Bendito Films” la cual no fue aprobada por el IMPI por considerar ser distintiva de los servicios que protegería (producción de programas de TV) lo cual es un argumento sin fundamento, aunque ante la negativa la empresa abandonó el registro;

Disney se deslinda del escándalo mediático: La empresa no abandonó del todo el registro pues en México solicitó (el 3 de mayo de este año) el registro de la marca “Disney Pixar Día de los Muertos” (exp. 1370553), con lo cual parece decir abiertamente a la opinión pública que no fue deseo de la multinacional monopolizar el nombre con que se distingue la festividad, pues con esta solicitud no quedaría duda que se trata de una marca con mas elementos que distinguen el día de muertos y la relacionan con  sus creadores Disney y Pixar. A diferencia de la marca del punto 1) anterior no tengo duda que esta marca si será registrada por el IMPI y que no infringe de ninguna manera nuestras festividades.

Disney endosa al portador el problema y empresa mexicana en un “acto heroico” le pone nombre. Animal Político publicó que una empresa mexicana “le había ganado la marca a Disney” lo cual en México y prácticamente en cualquier país es imposible en tres días ganar una disputa (ni siquiera en arbitraje), es deseable pero imposible solicitar tal efectividad a la autoridad, por lo publicado y al no existir antecedente registral en el IMPI, podemos apreciar lo que la mexicana tiene es una reserva de derechos obtenida en el Indautor y no así un registro de marca, en este rubro nuestras leyes no son del todo claras, pues según la ley vigente el título de una obra cinematográfica no puede ser registrada como marca por un tercero que no es el titular, es un impedimento, aunque por otro lado la Ley del Derecho de Autor protege derechos de películas realizadas, no “la intención de hacer una película”, de cualquier manera es un litigio que nunca tendrá lugar. Cabe aclarar que la empresa declaró que en ningún caso su interés es monopolizar el término “Día de Muertos”.

A continuación explico los extremos jurídicos de registrar la marca “Día de Muertos”:

1) Por una parte las marcas que representan costumbres sociales como es el caso pueden significar un gran problema para su titular, por ejemplo, imagine que usted fuera el titular de la marca “Santa Claus” para distinguir esferas de navidad, se puede imaginar ¿cuantas demandas tendrá que interponer para demandar a todos los comerciantes que usen su marca para efectivamente protegerla?

2)  Por otra parte en efecto, tener una marca de este tipo para distinguir películas, entretenimiento y sobre todo educación podría ser calificada por los mas radicales como una intención que mas que capitalizar, monopolizaría una costumbre mexicana, aunque tampoco significa que no podría existir otra película que tratase del Día de Muertos.

Lo cierto es que nuestra legislación no prohíbe el registro de marcas que representen costumbres nacionales, sin duda un foco rojo que nuestros legisladores tendrían que ponderar en sus sesiones la posibilidad de adicionarlo como un impedimento.

La venganza azteca.- Si usted es de los que sigue indignado por este hecho a continuación le relaciono una breve lista de marcas que mexicanos han registrado en nuestro país:

santac

Santa Claus Marca Registrada 1073255

El término Santa Claus se encuentra “monopolizado” por mexicanos con 12 registros, los cuales protegen distintos productos como: vestuario calzado y sombrería, sidra, productos de cuero, utensilios de cocina, etc. cabe señalar que el supuesto monopolio (porque no lo es)  comprende la imagen del personaje tal y como lo conocemos. (registros 872665, 391946, 599593, 879456, 892709, etc);

Halloween exp 218340

Marca Halloween exp 218340 titular: Centro Dulcero el Bofito, Sa de CV

El término Halloween se encuentra también registrado por mexicanos con 8 registros entre los que se encuentran: bicicletas, carne y otros comestibles, publicidad, servicios de transporte, paletas de caramelo. (registros 1175745, 1213677, 1195765, 1173594, 114224, 1043980, 523462, 434768) algunos ya caducaron.

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