El IMPI Clausura y Asegura con números

 Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

La nueva administración del IMPI que comenzó a principios de este año prometió superar los indicadores en materia de protección a la Propiedad Intelectual y es que aunque algunos opinen que el changarro de películas pirata ya hasta es parte del folclor mexicano, lo cierto es que la impunidad en esta materia nos afecta a todos los consumidores no solo en los bolsillos sino en la salud cuando se trata por ejemplo de bebidas por nombrar tan solo un rubro.

El IMPI publicó en días pasados los números que van a lo largo del 2013 los cuales a decir verdad son satisfactorios pues en tan solo cuatro meses (15 de abril de 2013) han realizado 978 visitas de inspección a petición de parte y aunque la autoridad asegura que en este numero también se incluyen las de oficio por no distinguirlas nos quedamos mas con la idea de que sean a petición de parte. El numero de multas apenas llega a 92 aunque suponemos que un gran numero deben estar esperando a salir a la luz pues deberían estar en trámite, pues su resolución es un poco mas tardado que las visitas de inspección.

Lo que los particulares debemos hacer para colaborar en la efectividad de la autoridad: 

Uso indebido de marcas

Aquellos que sean titulares de derechos marcarios vigentes antes de denunciar alguna infracción por considerar que un tercero esta haciendo un uso indebido de su marca, para no perder su tiempo ni el de la autoridad deben cerciorarse que su marca se encuentre debidamente registrada en la clase adecuada que cubra las necesidades de su producto o servicio, atendiendo al tipo de marca de que se trate (nominativa, mixta, innominada o tridimensional) y que los productos o servicios sean idénticos o similares a los que el supuesto infractor esta comercializando, lo recomendable es que se acerquen a un especialista, en los casos mas trágicos encontramos que por denunciar el uso indebido de una marca el infractor resulta ser el mismo que promovió la infracción, aunque resulte repetitivo en mis posts debe tener en cuenta que no por haber obtenido el registro de una marca usted tendrá el derecho deseado, la materia es compleja y los criterios siguen siendo disparejos. Si bien el IMPI pone a disposición del público en general consultas lamentablemente los consultores no son quienes lo defenderán en caso de una controversia. 

Esperemos que la tendencia del área de asuntos contenciosos del IMPI siga en aumento, pues la batalla es larga y representa un agresivo combate no solo en lo que a competencia desleal se refiere sino también a la delincuencia organizada.

Fuente: Comunicado de Prensa IMPI-005/2013

 

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

A continuación un breve resumen de las jurisprudencias mas recientes en materia de marcas y una tesis que bien se puede caracterizar de relevante:

Cualquiera puede ser titular de una marca

La Segunda Sala determinó que la Ley de la Propiedad Industrial no establece el requisito de que el titular del registro de una marca deba acreditar o ser comerciante, es así tal y como lo establece el artículo 87 del citado ordenamiento “los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten” sin que por ello se deba entender que sea un requisito.

 Tesis de Jurisprudencia: 17/2011(10.a)

Registro de Marcas obligatorio

Primero el interés jurídico luego la caducidad

La Segunda Sala resolvió que un requisito para que proceda una demanda de caducidad es que la parte actora acredite el interés jurídico, toda vez que se debe respetar el derecho de aquellos titulares de una marca similar en grado de confusión que cuentan con un derecho oponible a terceros o bien el derecho de aquellos que han solicitado un registro y que éste no se ha resuelto aún, pues tendrían prioridad. Lo anterior tratándose de una caducidad solicitada a petición de parte.

Tesis de Jurisprudencia: 357/2011

Marca Mixta vs Marca Mixta

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que al realizar el examen de novedad entre dos marcas para definir si existe similitud en grado de confusión el examinador deberá de tomar en cuenta un solo isotipo ya sea el fonético (si es que las palabras o slogan prevalecen sobre el diseño), el aspecto visual (Si el diseño de la marca prevalece a golpe de vista) o bien el aspecto semiótico (si el diseño consiste en elementos abstractos) , esta tesis jurisprudencial emitida por el Tribunal Colegiado es sumamente importante ya que en definitiva elimina el mito de que una marca mixta proteja dos aspectos de la marca el fonético y el visual, pues solo predominará aquel que a golpe de vista sea el isotipo icónico.

Tesis de Jurisprudencia: I.15o.A. J/13 (9a.)

Denominaciones Geográficas 

El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece entre otros que no serán registrables como marca: Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito interpretó dicho impedimento de manera que “serán registrables las marcas si el lugar del que derivan no se caracteriza por producir el producto o servicio que pretende ampararse ya que no existirá confusión en el público consumidor, al no ser característicos de ese espacio geográfico.” La tesis prevé dos casos: el primero es que el público consumidor no se confunda al elegir un producto o servicio que pudiera parecer que tiene un origen diverso y el segundo que ningún titular de una marca se reserve para su uso exclusivo palabras o frases que limiten el comercio de productos o servicios de alguna zona geográfica. Esta es una tesis aislada.

Tesis: I.40.A.15 (10a.)

Para mayor información acerca de las resoluciones es recomendable remitirse al texto original.

El uso de marcas registradas en internet y redes sociales

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

El uso de la red Internet y en particular de las redes sociales sin duda alguna ha democratizado los medios, basta con un sólo clic para que el usuario tenga a la mano información de todo tipo en cuestión de segundos, fomentando sin duda el conocimiento y la interacción entre los usuarios y haciendo una experiencia enriquecedora sin precedente. Cabe mencionar que existen también contras como el intercambio de archivos de gran tamaño que se facilita por la rapidez con la que viaja la información, por ejemplo la distribución ilegal de películas. Algunas organizaciones internacionales como el ACTA han intentado regular estas conductas, aunque sin mucho éxito; la red Internet también ha facilitado la compra y venta de productos eliminando la necesidad de que el comprador visite la tienda físicamente. Sin embargo, este acercamiento hace que también fluya con mayor rapidez la piratería. Sitios web como Mercado Libre e Ebay publican lineamientos sobre los cuales el comprador podrá saber si está adquiriendo un producto original y de igual modo en caso de que el titular del registro de una marca comprueba que de manera ilegal un usuario está falsificando su marca éste podrá solicitar al sitio web que anule la participación del falsificador en su portal; estas medidas han resultado eficaces a corto plazo.

Abogados de Propiedad intelectual

En los casos expuestos no cabe duda que los derechos de terceros han sido invadidos. Pero surge otra problemática que es motivo en la actualidad de una gran controversia: la facilidad con la que un usuario en redes sociales puede difundir la buena o mala fama de una marca representa un punto de vulnerabilidad para cualquier empresa y es que lo cierto es que el leit motiv de que la Ley de la Propiedad Industrial otorgue el uso exclusivo de una marca a su titular es que el consumidor pueda identificar de manera eficaz el producto o servicio que desea adquirir y así agilizar el consumo. En este sentido debería de entenderse como una limitante al derecho del uso de una marca por su titular y no como una conducta contraria a la ley que se pueda infraccionar.

Un ejemplo de lo anterior es el siguiente:

El usuario X publica en Twitter: “Compré el teléfono celular “X” y no estoy contento con el producto.

Resulta evidente que cuando la intención del usuario es publicar una aseveración en detrimento de la marca, con mala fe, la conducta resultará contraria a la Ley y será sin duda alguna sancionable.

Otra situación es el uso de marcas nominativas famosas en páginas web para tomar esas palabras como ancla y aprovecharse de la fama para adquirir mayor afluencia de visitantes, esta conducta no representa de manera directa un uso ilegal pues no se esta comercializando un producto o servicio similar, sin embargo en la mayoría de los países en los cuales el caso se ha controvertido, se ha fallado en contra del usuario y en favor del titular de la marca registrada. Este caso se ve mas claramente en el uso del programa de publicidad de Google denominado Adwords, en el cual algunos usuarios han deformado su uso empleando marcas registradas por su competencia como palabras clave para aparecer cada vez que alguien busque esa marca, esta conducta se debe considerarse ilegal toda vez que Adwords cobra una cantidad en pesos por el uso de determinadas palabras que pueden estar registradas para ser usadas por otra empresa la cual no tiene un derecho legítimo sobre la misma. Google para evitar esta práctica de competencia desleal tiene políticas para evitar estos actos, sin embargo no opera mas que a petición del interesado que demuestre un legítimo derecho sobre la marca, es por eso que en ultimas fechas el registro de las marcas nominativas en la clase 38 (Telecomunicaciones) ha resultado fundamental.

Las 180 opciones para registrar una marca

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho
Twitter: @rafagimenezc

A pesar de que la legislación actual no permite el registro de marcas atípicas como lo podrían ser las marcas olfativas, en México existen cuatro tipos (nominativas, innominadas, mixtas y tridimensionales) para cada una de las 45 clases lo cual da un total de 180 opciones para registrar una marca lo cual como puede notar existe una gran variedad de opciones a primera impresión, sin embargo solo de una a cuatro opciones para cada producto o servicio serían realmente efectivas para obtener el derecho deseado para su marca, obtener en registro de una marca puede parecer sencillo, sin embargo no lo es por ello la OMPI en cada edición de la Clasificación de Niza reorganiza a aquellas clases que no están funcionando como debieran de esta manera se pule y se mejora la clasificación con nuevos productos y servicios.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial hace bien su parte al informar a los interesados en registrar su marca la mejor forma en que podría hacerlo, sin embargo antes de iniciar el procedimiento de registro debe estar consciente que el IMPI no tiene ninguna obligación mas allá que haberle brindado la asesoría de ventanilla por lo tanto no responderá en caso de que el registro no resulte como usted lo requiere, aunque parezca no es sencillo clasificar pues muchos de los litigios que se suscitan en los tribunales son a causa de ello. A manera de ejemplificar exponemos el siguiente caso:

Un caso común es no saber que tipo de marca es la que se debe registrar, generalmente los problemas se suscitan porque el solicitante cree que la marca de tipo mixta (nombre y logo) es la que mas protegerá su marca, esto es erróneo el criterio de los Tribunales ha sido que solo un isotipo debe ser tomado en cuenta que será el que predomine en su distinción entre el dibujo o logo y el nombre, esto no significa que este mal registrar la marca mixta, sino que puede no ser la protección que usted requiere. Para resolver esto se debe atender a un adecuado estudio de búsqueda de disponibilidad de la marca y los propósitos que tendrá con ella que solo un experto podrá resolver con todo respeto al IMPI las señoritas son muy amables en proporcionar información pero no son expertas.

Solo se sabe que una marca ha sido bien registrada cuando al momento de defender su derecho ya sea en caducidad, nulidad o infracción administrativa se pueda hacer efectivo ese derecho, parece ser que solo cuando se pone a prueba es cuando sabemos si se registró bien, pero lo cierto es que si se invierte en una marca que no ha sido bien registrada se correrá con el riesgo de ensanchar la cartera de un tercero o en el mejor de los casos tener que pelear por su propia marca durante un término aproximado de tres años.

Marcas Mixtas ??

 Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

Parece que el cambio de criterios de la autoridad ya es una constante y es que tratándose de marcas con signos ortográficos anteriormente podía ser registrada como una marca nominativa, hoy solo se admite a registro bajo la modalidad de marca mixta, no queda muy claro este nuevo criterio toda vez que los números no cabe duda que se pueden comunicar o transmitir fonéticamente y en el caso de los signos ortográficos también, como lo son signos de interrogación, exclamación, etc. y por lo tanto se incumple con la regla general fonética de las marcas nominativas.

La incertidumbre es para aquellas marcas nominativas con signos ortogáficos y numeros que ya se habían registrado anteriormente bajo esa modalidad, ¿van a gozar aún de la protección al uso exclusivo?, ¿se tienen que volver a registrar como marcas mixtas? ¿perder la antiguedad que tenían para una óptima defensa? por si acaso vuelve a cambiar el criterio de la autoridad mejor registrarlas como marcas mixtas también y evitar poner en riesgo el registro.

Cocaine: Marcas buenas que parecen malas

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Nos enteramos por Rodrigo Ramírez Herrera colaborador de IP Tango que en Chile se presentó la solicitud de registro de la marca Cocaine para distinguir productos de las clases 32 y 33 (bebidas energéticas con y sin alcohol), tal vez era de esperarse que una de las marcas mas famosas en el mundo Coca Cola Company fuera a oponerse al otorgamiento de su registro y no es para menos pues como ya comentamos en otro post en Bolivia se otorgó el registro de la marca “Coca Colla”, lo cual parecería un atentado en contra de una de las marcas mas famosas y emblemáticas de refrescos en el mundo, tras el argumento de que la palabra Coca podría ser descriptiva y no distintiva, pero lo sucedido en Bolivia tiene otra connotación al ser efectivamente una bebida que contiene supuestamente elementos de la planta de coca.

Cocaine Solicitud de registro de marca

Cocaine Solicitud de registro de marca 1017919

En México en 2009 también se presentó la solicitud a registro de la marca mixta “Cocaine Energy Drink” bajo el expediente numero 1017919 y en el IMPI fue negada, manifestando que el registro de esta marca supondría un uso en contra del orden público y las buenas costumbres, siendo este un impedimento establecido en el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, dicha resolución seguramente fue llevada al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y desconozco si fue negada, pero por el momento no ha sido otorgado su registro.

La historia de la marca en Estados Unidos es muy diferente la FDA se opuso a la solicitud presentada por Kirby, James T., propietario de Redux Beverage debido a que el uso del nombre que comúnmente se le da a la droga fuera usado de manera legal en una bebida que aunque no contiene coca ni cocaína, si contiene altos niveles de cafeína, el USPTO decidió censurar el registro, por lo que ni siquiera aparece en los resultados de búsqueda bajo dicha denominación, sino que se aparece un recuadro con la palabra “Censored“.

La pregunta de porque Coca Cola Company demandó en Chile y en México se abstuvo (por el momento) seguramente se debe a que los sistemas de oposiciones son distintos, en México el oponente al registro tiene derechos que caducan hasta  dentro de cinco años posteriores.


“Aunque el hecho de ser la bebida con mayor contenido de cafeína por encima de un café de Starbucks y un Red Bull nos da mucho que pensar y los colores del logo podrían confundir al público consumidor, lo importante es que un gran numero de consumidores de refrescos son niños menores de edad y familiarizarse con el nombre que tiene sentido de adicción no será lo mejor para el futuro de la juventud mexicana, por otra parte el argumento de Kriby James no me parece el mas atinado, argumentando que “así empezó Coca Cola”, lo que desconoce Kirby es que esta marca tiene un sentido histórico que se remonta a 1903 cuando la información y el desarrollo tecnológico no estaba tan desarrollado como ahora, si bien Coca Cola en sus inicios en 1900 aplicaba pequeñas dosis de la planta de coca a sus productos  en 1903 se abstuvo de hacerlo y el nombre de la marca se debe mas a un hecho histórico que a conducta mal intencionada.”

Para ver el artículo original de IP Tango: click aqui

La historia del Pezweon

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

Marca Registrada en Perú

Hace dos años el Indecopi (homólogo del IMPI mexicano en Perú) negó el registro de la marca mixta Pezweon pues los examinadores consideraron que los atributos del pez y el nombre eran contrarios a las buenas costumbres y por consiguiente el registro de la marca estaba impedido legalmente.

La marca se encuentra ya registrada para distinguir calzado, vestuario y sombrería (clase 25 de la Clasisficación de Niza) pues la autoridad de última instancia consideró que el distintivo “Weon” no atenta contra la moral y las buenas costumbres siendo que ya es adoptado por los jóvenes y adolescentes como un lenguaje coloquial.  Cabe mencionar que el término “Huevón” en Perú significa “ineficiencia mental” en México es sinónimo de flojo u holgazan. En este mismo sentido la última sala del Tribunal Peruano considero que el hecho de que una marca de tal característica sea registrada no será un motivo para detrimentar el lenguaje culto, pues simplemente se trata de una marca que tiene la intención de distinguir y no de educar a la población. Cabe mencionar que este pez azul con grandes dotes ya tiene hasta comics y que han desatado una euforia por el animal acuático.

En México como he comentado en otro post que se puede encontrar aqui: El ablur en las marcas no han corrido con la misma suerte, los examinadores han negado eficazmente cualquier intento de grosería y hasta albures y no se conoce aún alguna resolución del Tribunal en el que se hubiese dictado sentencia de alguna marca que contenga distintivos contrarios a la moral y a las buenas costumbres, marcas como “Ay Guey” exp. 1102771 y “Elma Madero” reg. 1045140 han sido negadas y no han sido objetadas para su consideración por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 

 
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