Registro de marca insuficiente:

Registro de marca insuficiente:

Respecto de títulos de revistas y/o publicaciones periódicas en México.

Registro de Marcas de revistasA diferencia de la mayoría de los países que forman parte de la OMPI para que el titular de una revista o publicación periódica, obtenga el derecho al uso exclusivo al título de la revista o publicación, basta con el registro de marca del título. En México esta situación es diferente, toda vez que coexisten dos sistemas paralelos para obtener el derecho al uso exclusivo sobre el título de una publicación periódica. Por un lado, tenemos el sistema de marcas y por el otro el sistema de reserva de derechos.

El sistema de marcas está regulado en la Ley de la Propiedad Industrial y su aplicación corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); a diferencia del sistema de reserva de derechos que está previsto en la Ley Federal del Derecho de Autor y su aplicación está a cargo del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

Ambos registros generan un derecho al uso exclusivo sobre el título de la publicación registrada, lo cual podría derivar en conflictos entre marcas registradas y reservas de derechos. Por lo tanto para evitar duplicidad y coexistencia de títulos idénticos o semejantes en grado de confusión registrados en cada uno de estos sistemas (no se debe perder de vista, que cada uno de estos sistemas de protección cuenta con total independencia el uno del otro, y no existe ningún vinculo de comunicación entre sus bases de datos que nos puedan decir si un titulo determinado se encuentra registrado en el IMPI o en el INDAUTOR), es conveniente unificar dichos sistemas de protección para otorgar seguridad jurídica a los titulares de los registros marcarios o de reservas derechos que con anterioridad a terceros han registrado el título de la publicación periódica que utilizan.

De acuerdo con la reglamentación actual, para tener una debida protección de un título de revista o publicación periódica y evitar cualquier tipo de riesgo procedente de los sistemas de protección existentes en México, el titular de una revista  o publicación periódica deberá contar con un registro de marca en la clase 16 Internacional y con una reserva de derechos para proteger el nombre de la publicación.

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Registro de Marcas – Comunicados no solicitados

Autor: Miguel Navarro González

No cabe duda que la red Internet ha demostrado ser uno de los grandes avances tecnológicos de nuestra era, hace mas dinámicas nuestras comunicaciones y una de las mayores ventajas es que pone a nuestro alcance información valiosa proveniente de prácticamente cualquier parte del mundo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no ha sido la excepción y nos brinda la posibilidad de obtener largos archivos a tan solo algunos clicks en nuestras computadoras haciendo mas ágil nuestra labor y obteniendo así mejores resultados para los clientes de firmas de abogados que nos apreciamos de ser serias. En relación a ello la Asociación Internacional de Marcas ha publicado un comunicado en el que se hace saber a los registrantes de marcas que cualquier información recibida y no solicitada previamente por el registrante es un posible engaño. A continuación reproduzco el comunicado el cual ha sido traducido por nuestra firma (el original es en inglés) y que ha sido emitido para Estados Unidos, pero que es perfectamente aplicable para México:

Ofertas no solicitadas para los servicios de Marca Relacionados en los Estados Unidos

Prevención a los titulares de Marcas Registradas! Si alguna vez usted ha solicitado un registro de marca en su país, es probable que usted sea el blanco de las compañías que intentan confundir a propietarios de marcas registradas para que paguen honorarios por servicios innecesarios.

Las solicitudes de registro de marcas son expuestas al público, así que cualquier persona con una conexión a Internet y un mínimo de habilidades tendrá acceso a la información que aparece en su solicitud. Consecuentemente, algunas compañías intentan engañar a los solicitantes para requerir el pago de honorarios por servicios innecesarios.

El truco funciona de la siguiente manera: descargan el nombre de su empresa, marca, domicilio e información similar entre otros solicitantes de registro de marcas, estas empresas envían correos electrónicos masivos con el formato de una empresa oficial (usualmente llegan a solicitar hasta US$587.00 para “publicar o “registrar” su marca. Los servicios que estas compañías ofrecen son innecesarios pues solo duplican lo que el USPTO hace de manera gratuita (en el caso de México sería el IMPI). En otras situaciones el servicio puede consistir en otras servicios legítimos (por ejemplo servicio de vigilancia de marcas registradas), pero su intención es dirigida a confundir al propietario de una marca registrada para creer que el servicio ofrecido es mediante una oficina de gobierno (por ejemplo usan nombres como “USTPA” que suenan como una oficina de gobierno) (en el caso de México sería similar a IMPI).

Como puedo saber si estas comunicaciones son legítimas?

Antes de pagar cualquier cantidad, verifique que el recibo de cobro es de una entidad autorizada. Si el requerimiento parece que es proveniente de una entidad gubernamental, este seguro de que es del United States Patent and Trademark Office (en México del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o del Instituto Nacional del Derecho de Autor) Ninguna otra entidad podrá contactarlo a usted en relación a su solicitud de registro de marca. Obviamente, muchas de las empresas que tratan de confundir a solicitantes de registro de marcas hacen lo posible por parecer tan “oficiales” como sea posible. Note en que  la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (en México el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) , no envía comunicados directamente al solicitante de registro de marcas, sino a su representante legal. Por lo tanto si usted es representado por un abogado o un agente, ponga mayor atención a cualquier comunicado no solicitado que pudiera recibir y que sea referente a sus marcas.

Para mayor información acerca del proceso de registro de marcas visite INTA en su website: www.inta.org.

Antes de realizar cualquier pago si usted es cliente de nuestra firma o desea contratar nuestros servicios, contáctenos a través de cualquiera de los medios publicados en el website o contacte al abogado encargado de sus marcas para evitar cualquier fraude, los abogados de nuestra firma son miembros activos del INTA y en nuestro website ponemos a la disposición de visitantes interesados en nuestros servicios el certificado del sello de confianza de AMPICI que distingue a nuestro sitio como un sitio web confiable.

Para evitar ofender a cualquier servicio serio omitimos la lista publicada por el INTA, para ver el original de la carta puede dar click en: Ofertas no solicitadas de servicios referentes a Marcas

Registro de Marcas: Brick de Lego

En 1996 Lego Group inició el proceso de registro de marca tridimensional del brick 2×4 ante la Organización de Armonización del Mercado Interno (por sus siglas OAMI), en 1998 dicha solicitud fue aprobada obteniendo así el registro de la marca tridimensional del brick, sin embargo posteriormente la empresa Mega Blocks presentó su oposición del registro de la marca ante el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea, con el argumento de que “el otorgamiento de su registro eliminaría por completo la posibilidad de comercializar el mismo o un producto similar al registrado”, despúes de casi 12 años de batalla legal Mega Blocks ha resultado favorecido con la resolución de los jueces, anulando la marca tridimensional del brick.

Antecedentes Legales del Brick: Registro de Marcas en MexicoEl famoso brick 2×4 de Lego anteriormente estaba protegido por una patente que venció en 1988 y que con ello dejó la posibilidad a su competencia de comercializar los mismos productos y por ello es que Lego Group hizo el intento de recuperar el derecho al uso exclusivo con el registro de la marca tridimensional, pues el registro de marca no caduca si esta se usa y se renueva oportunamente, situación que no sucede en el registro de la patente, pues su caducidad surge por ministerio de ley, con el registro de la marca Lego hubiese obtenido el derecho a comercializar de manera exclusiva el brick 2×4 de manera permanente y eliminar así a su competencia.  

El razonamiento de la negativa del registro de la marca tridimensional estriba en que las protuberancias del material no constituyen un distintivo, sino una utilidad para construir figuras y diseños de construcción para el entretenimiento infantil. “Aunque el Tribunal le hubiese concedido la razón a Lego Group, la marca registrada difícilmente hubiese podido subsistir ya que para consolidar la debida protección legal había también que superar el obstáculo que representaba un distintivo (las protuberancias) que ya eran usadas con anterioridad, no solo por Mega Bloks, sino también por Tyco Toys y Coko”, con lo cual la figura tridimensional dificilmente hubiese podido ser considerada como un distintivo de la marca. 

Registro de Marcas

marca comunitaria Nº 000922179

 En el registro de marcas tridimensionales la OAMI a diferencia de otros países se ha caracterizado por el gran numero de rechazo de solicitudes, debido a que sus examinadores consideran que la combinación de distintivos nominativos con formas tridimensionales  solicitudes, debido a que sus examinadores consideran que la combinación de distintivos nominativos con formas tridimensionales no dan un resultado diferente, es decir que de la combinación de ambos factores resulta la misma distintividad. Mismo caso es el criterio para las envolturas o embalajes de productos en que a diferencia de México consideran que no es posible que el consumidor distinga entre uno y otro producto. Actualmente se ha demostrado que las marcas tridimensionales que han obtenido el registro ante la OAMI son aquellas que cuentan históricamente on trayectoria en sus mercados, tal es el caso del agua embotellada “Contrex” de Nestlé, que ya cuenta con el registro de la marca tridimensional. 

En México el impedimento para registrar una marca tridimensional es semejante, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió en 2004 (por siete votos a favor y dos en contra) que la figura tridimensional del trompo no podía ser objeto de derecho al uso exclusivo, pues este tenía una utilidad y con este razonamiento y fundamentado en términos del artículo 90, fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial resolvió que no son registrables como marcas las formas tridimensionales que sean del dominio público, así como la forma usual y corriente de los productos. 

 

Marca Registrada Bicentenario

Mas de la Marca Bicentenario
Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Marca Bicentenario

El 20 de julio mi colega y compañera la Lic. Gabriela Valencia Rangel publicó un artículo denominado “Marca Bicentenario” el cual me parece interesante no solo por ser informativo, sino que adicionalmente propone una modificación al artículo 90 de la LPI para que se incluya como un impedimento legal que los nombres relacionados a fiestas patrias no sean susceptibles de ser registrados como marcas y así que cualquier producto o servicio pueda incluir palabras como México, Independencia, Bicentenario, etc.

Comento lo anterior debido a que llamó mi atención un e-mail que recibimos en el que se nos informa que en un blog de CNN denominado “Información Privilegiada”  informan que la marca esta registrada a nombre del Gobierno Federal y toda vez que el artículo no tiene autor a continuación reproduzco a la letra dicha noticia:

“La marca registrada del Bicentenario

¿Sabía usted que la palabra Bicentenario es una marca registrada? Suponemos que el dueño de la marca es el gobierno federal. También es plausible creer que este año será el que más dinero reciban por cuestiones de regalías. Volkswagen , por ejemplo tiene su versión Bicentenario. Quizá la cuenta pública de este año aclare cuánto se obtuvo por este concepto. Por cierto, así como esta palabra es una marca registrada, algo parecido sucede con el Ángel de la Independencia, otro icono muy usado en este año. Y si no, pregunten a cierta marca de reloj que hizo una carátula con esta imagen y ¿qué creen? Les llegó la factura.” Fuente: Blog de Noticias de CNN

Dicha noticia carece de fundamento y por consiguiente de veracidad, pues no se encuentra en el archivo público del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ningun registro a nombre del Gobierno Federal por lo menos no con la denominación “Bicentenario”, al contrario si se encuentran otros como: Marca Registrada Bicentenario numero 465920 para licores alcohólicos bajo la titularidad de Tequila Cuervo, SA de CV, Marca Registrada Bicentenario numero 1030611 bajo la titularidad de Holzer y Cia, SA de CV.  y otras marcas como Bicentenario 2010 registrada bajo la titularidad de Arte Visual Mexicano, SA de CV, en ningún caso se encuentra un solo registro de marca que hubiese sido solicitada a registro por el Gobierno Federal, por lo menos no a la fecha en que escribo este artículo.

Pride of Mexico de Audemars Piguet

Otras marcas como Coca Cola prefieren evitar el uso de la denominación Bicentenario y se hacen partícipes del evento con botellas diseñadas bajo la inspiración de César Nandez por motivo del bicentenario y así tal vez evitar el cobranding con otras marcas participantes.

La marca de relojes Audemars Piguet con motivo del evento del Bicentenario pone a la venta el modelo “Pride of Mexico”, con solo 300 piezas de las cuales 100 serán de oro rosa y 200 de acero-titanio.  Este modelo tiene grabada la imagen del Angel de la Independencia en su parte posterior. Desconozco si este modelo fue solicitado por el Gobierno Federal, situación diferente a tener una licencia de uso de marca.

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De la Ficción a la Realidad: Marca Central Perk

Registro de Marcasde la ficción a la realidadMarca: Central Perk
Tipo de Lectura: Noticia de interés general
Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

El lugar de reunión de los personajes de la serie “Friends”, mejor conocido como el café “Central Perk” ha pasado de la ficción a la realidad y en el caso de México a la controversia por la titularidad de la marca, en 2004 fue registrada la marca “Central Perk” y diseño de manera exitosa y aunque el diseño es muy diferente al de la serie es claro que la fuente es la misma serie televisiva. El registro al que nos referimos es el registro de marca numero 879362 y fue concedido desde 2005.

Registro de Marca Numero 2664417 en el United States Patent and Trademark Office

En 2006 Warner Bros. Entertainment, Inc. demandó la nulidad de la marca con fundamento en las fracciones I (Se haya otorgado en contravención de la LPI) y III (El registro se hubiera otorgado en base a datos falsos) del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, uno de los principales argumentos de la actora Warner Bros. es el plagio de la obra audiovisual toda vez que la serie versa en las reuniones en dicha cafetería, esta controversia aún sigue sin resolverse.

Lo curioso del caso es que el titular de la marca aún vigente es mexicano y diario obtiene “publicidad gratis” en televisión de paga cada vez que en algún capítulo los integrantes de la serie se reúnen. En lo

Registro de Marca Numero 879362

que hace a los argumentos jurídicos parece que difícilmente Warner podrá demostrar un mejor derecho, toda vez que no pueden demostrar el uso de la marca en “Cafeterías” al ser un lugar ficticio.

En Estados Unidos la marca esta registrada a nombre de Warner Bros. Entertainment, Inc. desde 2001 en el United States Patent and Trademark Office bajo el numero 2664417.

Registro de Marca Numero 2664417 en el United States Patent and Trademark Office

Impedimentos Legales para el Registro de Marcas

Autor: Rafael Giménez Camacho

Antes de solicitar el registro de una marca es recomendable realizar la Busqueda Fonetica de Anterioridades (BFA) pero antes de dicho estudio es necesario saber si la marca es viable legalmente para su registro, el artículo 89 de la LPI establece lo que puede constituir una marca y el artículo 90 de la LPI establece en sus diecisiete fracciones lo que no será registrable como marca, por lo tanto antes de realizar la BFA es necesario verificar el signo distintivo que se desea registrar para evitar un impedimento por parte del examinador y así evitar la pérdida del pago de derechos.

El legislador estableció dichos impedimentos en el articulo 90 para evitar caer en abusos, las empresas que saben las ventajas de contar con marcas registradas, conocen los beneficios de tener palabras para su uso exclusivo que su competencia no puede usar ni siquiera aquellas palabras que se asemejen visual, conceptual o fonéticamente , por esta exclusividad que puede tener dos filos es que la Ley establece límites.

Entre algunos límites que se pueden encontrar entre los mas importantes son: 1) Los distintivos animados o cambiantes, pues se regulan bajo la LFDA ej. hologramas como marcas; 2)Palabras que pretendan proteger la designación usual o genérica de los mismos servicios o productos que pretenden amparar; 3) Formas tridimensionales que sean del dominio público; 4) palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción; 5) Letras, dígitos o colores aislados; 6) La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables; 7) Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas; 8 ) Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente… entre otras.

Solo enumero algunas de ellas, para cumplir con el objetivo de este blog, pero sin duda la mas usual es la que prohíbe el registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras ya registradas, establecida por la fracción XVII de dicho artículo la cual establece:

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Es un gran tema “marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión” … lo dejamos para otro blog y no desviar el tema.

Tipos de Marcas: Hologramas

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Registro de marcas de hologramas

Registro de marcas (hologramas)

 

El registro de hologramas en el Acuerdo Sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio esta considerado como un registro atípico de marcas, la característica principal de esta marca supone el registro de un signo distintivo en movimiento, lo cual para la Legislación Mexicana de Propiedad Industrial no es permisible.

Este tipo de marcas comúnmente es empleado para certificar la autenticidad de determinados productos, en el Distrito Federal, por ejemplo es empleado por los Notarios Públicos en los folios de las escrituras para evitar en la medida delo posible su reproducción.

El registro de hologramas se puede llevar a cabo de dos formas: 1) El registro como obra audiovisual y 2) El registro como marca innominada sin el movimiento, es decir únicamente el símbolo del que trata el holograma, con lo cual quedaría protegido el mismo si la imagen es distintiva.

En lo que corresponde al primer punto la Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 94 establece que “Se entiende por obras audiovisuales las expresadas por una serie de imágenes asociadas con o sin sincronización incorporada, que se hacen perceptibles, mediante dispositivos técnicos produciendo la sensación de movimiento”; por lo tanto este es el tipo de registro en que se debe ubicar el holograma, aunque tendrá que seguir las reglas de la Ley Federal del Derecho de Autor y no de la Ley de la Propiedad Industrial, si fuese registrado de ambas formas entonces si cumpliría con las características propias de un derecho de Propiedad Intelectual.

En otras legislaciones como Canadá y la Unión Europea las imágenes del Holograma deben ser sencillas y deben ser representadas gráficamente para poder registrarse como marcas, en Estados Unidos los hologramas que tienen dos caras o dos imágenes no son considerados como marcas, toda vez que “no todos los hologramas son marcas” por ejemplo aquellos que se adhieren a tarjetas de juego, por lo tanto los consumidores no perciben los hologramas como marcas propiamente (In re Upper Deck Co., 59 USPQ2d 1688 (TTAB 2001).

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