Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

A continuación un breve resumen de las jurisprudencias mas recientes en materia de marcas y una tesis que bien se puede caracterizar de relevante:

Cualquiera puede ser titular de una marca

La Segunda Sala determinó que la Ley de la Propiedad Industrial no establece el requisito de que el titular del registro de una marca deba acreditar o ser comerciante, es así tal y como lo establece el artículo 87 del citado ordenamiento “los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten” sin que por ello se deba entender que sea un requisito.

 Tesis de Jurisprudencia: 17/2011(10.a)

Registro de Marcas obligatorio

Primero el interés jurídico luego la caducidad

La Segunda Sala resolvió que un requisito para que proceda una demanda de caducidad es que la parte actora acredite el interés jurídico, toda vez que se debe respetar el derecho de aquellos titulares de una marca similar en grado de confusión que cuentan con un derecho oponible a terceros o bien el derecho de aquellos que han solicitado un registro y que éste no se ha resuelto aún, pues tendrían prioridad. Lo anterior tratándose de una caducidad solicitada a petición de parte.

Tesis de Jurisprudencia: 357/2011

Marca Mixta vs Marca Mixta

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que al realizar el examen de novedad entre dos marcas para definir si existe similitud en grado de confusión el examinador deberá de tomar en cuenta un solo isotipo ya sea el fonético (si es que las palabras o slogan prevalecen sobre el diseño), el aspecto visual (Si el diseño de la marca prevalece a golpe de vista) o bien el aspecto semiótico (si el diseño consiste en elementos abstractos) , esta tesis jurisprudencial emitida por el Tribunal Colegiado es sumamente importante ya que en definitiva elimina el mito de que una marca mixta proteja dos aspectos de la marca el fonético y el visual, pues solo predominará aquel que a golpe de vista sea el isotipo icónico.

Tesis de Jurisprudencia: I.15o.A. J/13 (9a.)

Denominaciones Geográficas 

El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece entre otros que no serán registrables como marca: Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito interpretó dicho impedimento de manera que “serán registrables las marcas si el lugar del que derivan no se caracteriza por producir el producto o servicio que pretende ampararse ya que no existirá confusión en el público consumidor, al no ser característicos de ese espacio geográfico.” La tesis prevé dos casos: el primero es que el público consumidor no se confunda al elegir un producto o servicio que pudiera parecer que tiene un origen diverso y el segundo que ningún titular de una marca se reserve para su uso exclusivo palabras o frases que limiten el comercio de productos o servicios de alguna zona geográfica. Esta es una tesis aislada.

Tesis: I.40.A.15 (10a.)

Para mayor información acerca de las resoluciones es recomendable remitirse al texto original.

Marca solicitada a registro en la OAMI ref. COU-001.015

Marca solicitada a registro en la OAMI ref. COU-001.015

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

La Organización para la Armonización del Mercado Interior conocido como la OAMI recibió en diciembre de 2006 la solicitud del registro de una marca comunitaria nada común, se trata del escudo de armas de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el cual se intentó registrar como marca innominada, es decir únicamente el logo para distinguir perfumes, joyería, pieles y servicios para proveer alimentos y bebidas. El solicitante es Couture Tech Limited, una empresa que se dedica a la comercialización de textiles con domicilio en las Islas Vírgenes, la oficina de registro de marcas rechazó el registro por considerar que el signo propuesto era contrario al orden público y las buenas costumbres, resolución que en septiembre de 2011 confirmó la Corte de Apelación de la OAMI con el argumento que a continuación transcribo:

Los símbolos que hacen referencia con la URSS anterior serían considerados como contrarios al orden público y a los principios aceptados de moralidad por una sección substancial del público relevante, a saber el público en general que vive en la parte de la Unión Europea que había estado conforme al régimen soviético, por lo menos por lo que Hungría y Latvia fue referido.

El escudo como se puede ver en la imagen consiste en la hoz y el martillo uno sobre otro para representar el comunismo y la unión entre el proletariado industrial y los campesinos, sobre el globo terráqueo que es rodeado por dos haces de trigo en los que se lee la leyenda “proletarios de todos los países uníos” .

El asunto sigue en proceso y aún que el registro de la misma marca para el caso de distinguir ropa y artículos de cartón fue aprobada para su registro, el caso de perfumes, pieles y servicios para proveer alimentos no lleva la misma suerte y no se ven buenas posibilidades desde que lleva dos negativas, lo interesante de este asunto es que los examinadores y jueces se han inclinado por hacer una valoración mas que ideológica con trasfondo político y con ánimo de rechazo a un régimen considerado déspota y totalitario particularmente por la legislación de Hungría y Latvia.

Para ver la marca solicitada a registro haz click aqui

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La Marca Tridimensional de las Orejas

La Marca Tridimensional de las Orejas
Lic. Rafael Giménez Camacho

Conejo del tribunal de Colombia

El Tribunal de Colombia sacó un conejo del sombrero al resolver en favor de Playboy Enterprises International, Inc. el registro de las legendarias orejas de las playmates como marca tridimensional para distinguir los servicios de la clase 43: (servicios prestados por hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, campamentos turísticos, agencias de viaje o corredores que aseguren reservas para viajeros) ha sido otorgado. La oficina de Superintendencia de Industria y Comercio en principio había negado el registro, pero ahora la resolución fue revocada por la sentenia del Tribunal, al considerar que las marcas tridimensionales si no son descriptivas de los productos o servicios que desean distinguir son registrables.  Resolución 12823.

En México no se tiene antecedente de que la misma empresa hubiese solicitado el registro de las orejas ni ninguna otra marca tridimensional, tal vez por ser de un criterio mas duro.

La empresa del conejo es experta en el uso del registro de marcas y derechos exclusivos, de hecho el primer registro de uniformes otorgado por el United States Patent and Trademark Office fue precisamente para los uniformes de las conejitas bajo la marca registrada no. 762,884.

La marca tridimensional suele ser la mas codiciada y el tipo de marca mas difícil de obtener para su registro, en ocasiones es confundible con diseños industriales y modelos de utilidad los cuales se diferencían por su utilidad, si la supuesta marca tridimensional tiene una utilidad técnica entonces serán registrables pero como diseños industriales o modelos de utilidad y serán condenados a que su registro caduque, las marcas tridimensionales son renovables cada 10 años.

Cero, van dos en Colombia y se esperan muchos mas.

La empresa C. Joseph Lamy Gmbh también ha sido beneficiada por la decisión del Tribunal, en este caso el registro tridimensional distingue la forma del diseño de una pluma para el caso de la clase 16 que comprende papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación, fotografías, papelería, artículos de oficina, máquinas de escribir, entre otras. Así es el Tribunal consideró que la forma de la pluma es lo suficientemente distinguible como para otorgarle el uso exclusivo a la empresa de nacionalidad alemana. Resolución 64248

Rafael Gimenez Camacho

Con los nuevos criterios del Tribunal, Colombia se convertirá en el país con mayor numero de marcas tridimensionales registradas, pues según el Tribunal basta con probar que la marca es arbitraria y no descriptiva de los servicios que va a distinguir. El efecto jurídico lo dice todo: En los hoteles y restaurantes colombianos nadie mas podrá usar las míticas orejas de seda que la cadena de Playboy y hablando de bolígrafos nadie mas podrá fabricar y/o comercializar alguno con formas torneadas… la pregunta obligada: ¿y la democratización de los mercados según la Libre Competencia?  En México estos tipos de marcas son los menos comunes y como menciono los mas difíciles, en su mayoría son los que han conseguido la venia de la autoridad consisten en envases y envolturas que distinguen productos, ¿y servicios? son un reto no solo para los abogados sino también para los diseñadores pues deben ser lo suficientemente originales como para convencer a los examinadores que deben otorgar el registro.

Fuente: La República Colombia

Registro de Marcas: Brick de Lego

En 1996 Lego Group inició el proceso de registro de marca tridimensional del brick 2×4 ante la Organización de Armonización del Mercado Interno (por sus siglas OAMI), en 1998 dicha solicitud fue aprobada obteniendo así el registro de la marca tridimensional del brick, sin embargo posteriormente la empresa Mega Blocks presentó su oposición del registro de la marca ante el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea, con el argumento de que “el otorgamiento de su registro eliminaría por completo la posibilidad de comercializar el mismo o un producto similar al registrado”, despúes de casi 12 años de batalla legal Mega Blocks ha resultado favorecido con la resolución de los jueces, anulando la marca tridimensional del brick.

Antecedentes Legales del Brick: Registro de Marcas en MexicoEl famoso brick 2×4 de Lego anteriormente estaba protegido por una patente que venció en 1988 y que con ello dejó la posibilidad a su competencia de comercializar los mismos productos y por ello es que Lego Group hizo el intento de recuperar el derecho al uso exclusivo con el registro de la marca tridimensional, pues el registro de marca no caduca si esta se usa y se renueva oportunamente, situación que no sucede en el registro de la patente, pues su caducidad surge por ministerio de ley, con el registro de la marca Lego hubiese obtenido el derecho a comercializar de manera exclusiva el brick 2×4 de manera permanente y eliminar así a su competencia.  

El razonamiento de la negativa del registro de la marca tridimensional estriba en que las protuberancias del material no constituyen un distintivo, sino una utilidad para construir figuras y diseños de construcción para el entretenimiento infantil. “Aunque el Tribunal le hubiese concedido la razón a Lego Group, la marca registrada difícilmente hubiese podido subsistir ya que para consolidar la debida protección legal había también que superar el obstáculo que representaba un distintivo (las protuberancias) que ya eran usadas con anterioridad, no solo por Mega Bloks, sino también por Tyco Toys y Coko”, con lo cual la figura tridimensional dificilmente hubiese podido ser considerada como un distintivo de la marca. 

Registro de Marcas

marca comunitaria Nº 000922179

 En el registro de marcas tridimensionales la OAMI a diferencia de otros países se ha caracterizado por el gran numero de rechazo de solicitudes, debido a que sus examinadores consideran que la combinación de distintivos nominativos con formas tridimensionales  solicitudes, debido a que sus examinadores consideran que la combinación de distintivos nominativos con formas tridimensionales no dan un resultado diferente, es decir que de la combinación de ambos factores resulta la misma distintividad. Mismo caso es el criterio para las envolturas o embalajes de productos en que a diferencia de México consideran que no es posible que el consumidor distinga entre uno y otro producto. Actualmente se ha demostrado que las marcas tridimensionales que han obtenido el registro ante la OAMI son aquellas que cuentan históricamente on trayectoria en sus mercados, tal es el caso del agua embotellada “Contrex” de Nestlé, que ya cuenta con el registro de la marca tridimensional. 

En México el impedimento para registrar una marca tridimensional es semejante, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió en 2004 (por siete votos a favor y dos en contra) que la figura tridimensional del trompo no podía ser objeto de derecho al uso exclusivo, pues este tenía una utilidad y con este razonamiento y fundamentado en términos del artículo 90, fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial resolvió que no son registrables como marcas las formas tridimensionales que sean del dominio público, así como la forma usual y corriente de los productos. 

 

Registro de Marcas Evocativas

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Entre los diseños de marcas más deseables se encuentran aquellos que no requieran demasiados gastos de publicidad para que el consumidor comprenda de que trata el producto sin que el comerciante de un producto o prestador de un servicio deba explicar mucho, en este caso podríamos decir que una marca bien diseñada es aquella que con solo pronunciarla el consumidor sabrá de que se trata o que le da la idea al consumidor, no con esto decimos que las marcas arbitrarias no funcionen, es solo que las marcas evocativas pueden tener mayores ventajas.

Existe una línea delgada entre marcas evocativas y marcas descriptivas, empezando porque las primeras son registrables, cuando las segundas constituyen un impedimento para obtener su derecho al uso exclusivo. En su estudio el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha precisado que una marca evocativa causa en el público consumidor una idea de los objetos que se pueden proteger, a diferencia de la marca descriptiva en que el conjunto de sus elementos detallan la conformidad de un objeto que es el que se pretende proteger.

Un claro ejemplo de una marca evocativa es la marca “Ironman” que entre sus varios registros podemos encontrar el de relojería que dicha marca la licencia el organizador del evento de mayor fama atlética por la exigencia física y psicológica que el evento representa a sus competidores, en este caso la marca no está describiendo las características del producto que se protege, sino que evoca al Triatlón o a un hombre de acero.

Registro de Marca numero 717881 bajo la propiedad de Descle, SA de CV registrada en la clase 14 para proteger joyería, relojería e instrumentos cronométricos.

Registro de Marca numero 513792 bajo la propiedad de Hercules Tire Company of Canada Inc. Registrada en la clase 12 que protege llantas de vehículos de motor.

Registro de Marca numero 600349 bajo la propiedad de World Triathlon Corporation registrada en la clase 9 que protege cables revestidos eléctricos y cables revestidos de metal.

Registro de Marca numero 621455 bajo la propiedad de Telerob Gesellschaft Fur Fernhantierungstechnik MBH que protege en la clase 7 maquinarias de acero entre otros.

Tésis del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

MARCAS EVOCATIVAS.- DEFINICIÓN.- Las marcas evocativas son aquellas que derivan de la palabra “evocar” y que implican traer a la memoria o a la imaginación una cosa, sin embargo, esto no es sinónimo del término describir, que se refiere a la representación cabal detallada y por partes de una cosa. De tal suerte que las marcas evocativas son las denominaciones y/o figuras visibles formadas de un modo arbitrario que despiertan la idea del producto o sugieren su naturaleza o utilidad, y que se relacionan de un modo remoto o indirecto con la mercancía, sin embargo, no conducen directa e inmediatamente a una característica del producto o servicio, pues designan o describen una cualidad o elemento secundario o accidental de éstos. En consecuencia, en los casos de las marcas evocativas, se exige al consumidor, para llegar a comprender qué producto o servicio ampara la marca, hacer uso de la imaginación y del entendimiento, generándose un proceso deductivo entre la marca y el producto o servicio; es por ello, que los signos evocativos son registrables marcariamente, pues no cumplen con el requisito de descriptividad previsto por el artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial. (40)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1826/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de junio de 2009.- Tesis: por unanimidad de votos.- Sentencia: por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera. //R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 261

Tésis del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCAS.- RESULTA PROCEDENTE SU OTORGAMIENTO CUANDO SE TRATA DE UN SIGNO EVOCATIVO MAS NO DESCRIPTIVO DE LOS PRODUCTOS QUE SE PRETENDE PROTEGER.- El artículo 90, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no serán registrables como marca, aquellas denominaciones que consideradas en su conjunto sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse, entendiéndose por descripción al conjunto de palabras que detallan la conformidad de un objeto. Sin embargo pueden existir denominaciones evocativas que a diferencia de las descriptivas, sólo pueden causar en el público consumidor una idea de los objetos que se pueden proteger con dicha denominación, más no una descripción acertada del producto que se protege, por lo que si el signo propuesto a registro, se trata de una denominación evocativa y no descriptiva, resulta procedente su registro al no existir impedimento legal para ello, por tratarse entonces de una solicitud de registro de una marca evocativa. (27)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 806/08-EPI-01-7.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de febrero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Nancy Lidia Bravo García.

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 20. Agosto 2009. p. 311

Marcas Mixtas

MARCAS MIXTAS COMO HERRAMIENTA DE UTILIDAD PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Autor: Lic Gabriela Valencia Rangel

El empresario o prestador del servicio al momento de pensar en una marca que identifique a su negocio, por lo general  piensa en elementos que pueden atraer al público consumidor ya sea porque son conocidos o porque atribuyen elementos positivos al producto a proporcionar o al servicio que se va a prestar, y por lo general implementan el uso de marcas mixtas, es decir, marcas que se componen de una denominación (una o varias palabras) más un elemento gráfico (imágenes), éstas marcas suelen convertirse en un medio usual de distinción de los productos y servicios del empresario, ya que independientemente de incluir una denominación que identifica al producto o a los servicios, la impresión visual de la etiqueta es un medio instantáneo y relevante de distinción.

Pero la importancia de las marcas mixtas radica, en que es una herramienta de gran utilidad de la que se puede valer el empresario para registrar una marca, que en principio no resultaba ser registrable porque contiene elementos de marcas previamente registradas o elementos no susceptibles de registro (por ejemplo letras, dígitos o colores aislados). Es importante mencionar que en la Ley de la Propiedad Industrial vigente no se establece como impedimento legal los términos que al ser combinados con elementos no susceptibles de registro formen una expresión susceptible de ser registrada como marca, lo que se considera para registrar una marca es que sea una marca distintiva y original, y esa distintividad puede estar en función del diseño otorgado por el empresario.

Marca Mixta

Marca Mixta

Un ejemplo de un elemento no registrable (el número 6) que acompañado de un diseño es susceptible de registro, es el caso de la marca 6 (registro 762633) que el número por sí solo, no era susceptible de registro pero en combinación con un diseño que le atribuye distintividad es registrable.

Distintividad: elemento que dota a la marca de identidad y la hace susceptible de registro.

En contrasentido, a todo lo antes mencionado no se debe pasar por alto que las marcas mixtas, al ser una combinación de palabras más elementos figurativos, esa combinación dota a la marca de varios elementos distintivos, y en caso de que una persona desee copiar algún elemento de su marca podrá argumentar que su marca se lo suficientemente distintiva, toda vez que no es idéntica o similar al diseño de la marca mixta. Por lo tanto el contar con un registro nominativo, se impide recurrir a argumentos relativos al diseño de las marcas.

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Los Tipos de Marcas que no son reconocidos por la Ley Mexicana son aquellos que no son visibles, a saber: sonidos, olores y sabores. Estos tipos de marcas en otras legislaciones tienen la función de ser identificadores comerciales que, aunque no son convencionales, han demostrado que el público consumidor los reconoce lo suficiente como para diferenciar una motocicleta Harley Davidson de una Yamaha.

Los sonidos son generalmente aceptados como marcas que pueden ser objeto de registro en legislaciones que van a la vanguardia en el mundo de la propiedad intelectual, como lo son Australia, Estados Unidos y la Unión Europea, las cuales pueden ser registradas si son representadas por sus notas musicales o representaciones gráficas (por ejemplo: La La La Laaa en el tono de “Hey Jude” de The Beatles).

En la Unión Europea los sonidos solo pueden ser registrados como marcas si estos consisten en tonos (por ejemplo el tono de Intel) y no en ruidos. El sonido de un pato graznando no puede ser marca registrada. En Estados Unidos esta connotación depende de la percepción aural del oyente, que puede ser tan efímero como el sonido en sí mismo, pero finalmente lo que da el registro es si el sonido que se somete a registro es capaz de ser tan característico como para que sea identificado por el oyente. En dicho país el antecedente más importante en relación al registro de marcas de sonidos es el caso General Electric Broadcasting Co., 199 en relación con el sonido de un reloj de barco que estaba sincronizado; y otro antecedente se encuentra en la intención de Harley Davidson de registrar como marca el arranque del motor de una motocicleta, producido por un motor “V-twin”, en este caso nueve competidores de Harley Davidson se opusieron al registro, argumentando que dicha marca no era la única que usaba ese tipo de motor; después de seis años de litigio Harley retiró su intento.

Ejemplos de Registros de Marcas Auditivas o Sonoras que están vigentes son: El “Dóh” de Homero Simpson (registro Escuchar Registro 76880750 USPTO), El rugido del León de MGM (registro Escuchar Registro 73553567 USPTO), El tono de Intel (registro Escuchar Registro 75332744 USPTO), La fanfarria de Twentieth Century Fox (Escuchar registro 74629287 USPTO)*.

En México esta situación no es permisible, la misma definición de marca establece que debe ser un signo visible, por lo tanto los jingles publicitarios no podrán ser registrables, sin embargo algunos de ellos que en otras jurisdicciones ha sido posible registrarlos como marcas de sonidos, en México los jingles publicitarios solo podrán ser reconocidos en algunos casos como sonidos tutelados por los Derechos de Autor, aunque no tendrían el mismo tratamiento que una marca, pues en principio son de diferentes ordenamientos.

*Las marcas registradas que se publican en este y otros blogs se encuentran al alcance del público en general y se publican única y exclusivamente con el fin de mostrar ejemplos educativos, tal y como lo establece la Ley Federal del Derecho de Autor Mexicana.
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