Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

A continuación un breve resumen de las jurisprudencias mas recientes en materia de marcas y una tesis que bien se puede caracterizar de relevante:

Cualquiera puede ser titular de una marca

La Segunda Sala determinó que la Ley de la Propiedad Industrial no establece el requisito de que el titular del registro de una marca deba acreditar o ser comerciante, es así tal y como lo establece el artículo 87 del citado ordenamiento “los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten” sin que por ello se deba entender que sea un requisito.

 Tesis de Jurisprudencia: 17/2011(10.a)

Registro de Marcas obligatorio

Primero el interés jurídico luego la caducidad

La Segunda Sala resolvió que un requisito para que proceda una demanda de caducidad es que la parte actora acredite el interés jurídico, toda vez que se debe respetar el derecho de aquellos titulares de una marca similar en grado de confusión que cuentan con un derecho oponible a terceros o bien el derecho de aquellos que han solicitado un registro y que éste no se ha resuelto aún, pues tendrían prioridad. Lo anterior tratándose de una caducidad solicitada a petición de parte.

Tesis de Jurisprudencia: 357/2011

Marca Mixta vs Marca Mixta

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que al realizar el examen de novedad entre dos marcas para definir si existe similitud en grado de confusión el examinador deberá de tomar en cuenta un solo isotipo ya sea el fonético (si es que las palabras o slogan prevalecen sobre el diseño), el aspecto visual (Si el diseño de la marca prevalece a golpe de vista) o bien el aspecto semiótico (si el diseño consiste en elementos abstractos) , esta tesis jurisprudencial emitida por el Tribunal Colegiado es sumamente importante ya que en definitiva elimina el mito de que una marca mixta proteja dos aspectos de la marca el fonético y el visual, pues solo predominará aquel que a golpe de vista sea el isotipo icónico.

Tesis de Jurisprudencia: I.15o.A. J/13 (9a.)

Denominaciones Geográficas 

El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece entre otros que no serán registrables como marca: Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito interpretó dicho impedimento de manera que “serán registrables las marcas si el lugar del que derivan no se caracteriza por producir el producto o servicio que pretende ampararse ya que no existirá confusión en el público consumidor, al no ser característicos de ese espacio geográfico.” La tesis prevé dos casos: el primero es que el público consumidor no se confunda al elegir un producto o servicio que pudiera parecer que tiene un origen diverso y el segundo que ningún titular de una marca se reserve para su uso exclusivo palabras o frases que limiten el comercio de productos o servicios de alguna zona geográfica. Esta es una tesis aislada.

Tesis: I.40.A.15 (10a.)

Para mayor información acerca de las resoluciones es recomendable remitirse al texto original.

Marcas Mixtas

MARCAS MIXTAS COMO HERRAMIENTA DE UTILIDAD PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Autor: Lic Gabriela Valencia Rangel

El empresario o prestador del servicio al momento de pensar en una marca que identifique a su negocio, por lo general  piensa en elementos que pueden atraer al público consumidor ya sea porque son conocidos o porque atribuyen elementos positivos al producto a proporcionar o al servicio que se va a prestar, y por lo general implementan el uso de marcas mixtas, es decir, marcas que se componen de una denominación (una o varias palabras) más un elemento gráfico (imágenes), éstas marcas suelen convertirse en un medio usual de distinción de los productos y servicios del empresario, ya que independientemente de incluir una denominación que identifica al producto o a los servicios, la impresión visual de la etiqueta es un medio instantáneo y relevante de distinción.

Pero la importancia de las marcas mixtas radica, en que es una herramienta de gran utilidad de la que se puede valer el empresario para registrar una marca, que en principio no resultaba ser registrable porque contiene elementos de marcas previamente registradas o elementos no susceptibles de registro (por ejemplo letras, dígitos o colores aislados). Es importante mencionar que en la Ley de la Propiedad Industrial vigente no se establece como impedimento legal los términos que al ser combinados con elementos no susceptibles de registro formen una expresión susceptible de ser registrada como marca, lo que se considera para registrar una marca es que sea una marca distintiva y original, y esa distintividad puede estar en función del diseño otorgado por el empresario.

Marca Mixta

Marca Mixta

Un ejemplo de un elemento no registrable (el número 6) que acompañado de un diseño es susceptible de registro, es el caso de la marca 6 (registro 762633) que el número por sí solo, no era susceptible de registro pero en combinación con un diseño que le atribuye distintividad es registrable.

Distintividad: elemento que dota a la marca de identidad y la hace susceptible de registro.

En contrasentido, a todo lo antes mencionado no se debe pasar por alto que las marcas mixtas, al ser una combinación de palabras más elementos figurativos, esa combinación dota a la marca de varios elementos distintivos, y en caso de que una persona desee copiar algún elemento de su marca podrá argumentar que su marca se lo suficientemente distintiva, toda vez que no es idéntica o similar al diseño de la marca mixta. Por lo tanto el contar con un registro nominativo, se impide recurrir a argumentos relativos al diseño de las marcas.

Tipos de Marcas – Marcas Mixtas

¿QUE SE ENTIENDE POR UNA MARCA MIXTA?

Autor: Lic Gabriela Valencia Rangel

Al momento de presentar a registro una marca y para obtenerlo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial solicita mencionar si la marca que se va a registrar es Nominativa, Innominada, Tridimensional o Mixta. Hablando específicamente de Marcas Mixtas no existe ninguna disposición legal que nos establezca que se entienden por Marca Mixta, nuestros Tribunales al referirse a marcas mixtas, la limitan al señalar que el término de marca mixta es la combinación de dos elementos denominación y diseño. Una Tesis de la Novena Época, que apoya lo antes mencionado, es la que se transcribe a continuación:

Registro No. 170264

Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Febrero de 2008, Página: 2348, Tesis: I.4o.A.612 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa

MARCAS. SU CLASIFICACIÓN.

En términos generales, las marcas se clasifican en: a) Nominativas, es decir, las que permiten identificar un producto mediante una palabra o un conjunto de palabras; éstas deben distinguirse fonéticamente y pueden consistir en nombres propios de las personas físicas, susceptibles de registrarse como marca, siempre que no se confundan con una registrada o un nombre comercial publicado, pudiendo carecer de significado y ser caprichosas o de fantasía, tenerlo y ser sugestivas de la naturaleza y características del producto o servicio o, incluso, resultar arbitrarias; b) Innominadas, son figuras que cumplen con la función de una marca y pueden reconocerse en forma visual pero no fonéticamente, ya que su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo; c) Mixtas, que combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un elemento o como un conjunto distintivo; y, d) Tridimensionales, aquellas que protegen los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, si éstos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

Del anterior criterio tendremos que concluir que al referirse nuestros Tribunales a la marca mixta, se limitan a señalar que es la

Marca Registrada 479599
Marca Registrada 479599

combinación de una denominación (marca nominativa) y un elemento figurativo (englobamos marcas tridimensionales y marcas innominadas), dejando a un lado la combinación de marcas tridimensional y marcas innominadas, o debemos concluir que la marca tridimensional engloba a la marca innominada?  Considerando que las marcas tridimensionales pueden constituirse por las formas de los envases de los productos que presenten características de originalidad o por logotipos en forma tridimensional, y si a estas formas se le agrega una marca innominada no es una marca mixta, aún cuando no se compone de una denominación?

Un claro ejemplo de una marca mixta, compuesta por una marca tridimensional e innominada, es el diseño de una Catarina (marca innominada) y la presentación del producto (marca tridimensional) (registro número 479599)