Impedimentos Legales para el Registro de Marcas

Autor: Rafael Giménez Camacho

Antes de solicitar el registro de una marca es recomendable realizar la Búsqueda Fonética de Anterioridades (BFA) pero antes de dicho estudio es necesario saber si la marca es viable legalmente para su registro, el artículo 89 de la LPI establece lo que puede constituir una marca y el artículo 90 de la LPI establece aquellos casos en que las marcas no serán registrables, las diecisiete fracciones que conforman el artículo son las mas debatidas en lo que a marcas se refiere, tanto en tribunales nacionales como en foros internacionales, pues enmarcan el derecho del titular de una marca,

El principio y la existencia de una Ley de Marcas que otorgue derechos exclusivos a sus titulares, no atiende a otorgar al empresario un monopolio, sino un derecho exclusivo sobre una marca, a diferencia de las patentes y derecho de autor, las marcas no constituyen monopolios, porque su fin es fomentar la competencia, si un consumidor tiene la certeza de que el producto o servicio que va a adquirir satisfará su necesidad, entonces comprará el producto con mayor facilidad, este hecho fomenta el consumo y la competencia y agiliza los mercados, ese es el leit motif de la Ley de Marcas.

Es así que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no incluye en dicho artículo a las marcas, tal y como sí lo hace con los Derechos de Autor, las Patentes, Modelos y Diseños Industriales, los cuales sí constituyen monopolios legales y temporales, para desgracia de algunos empresarios los derechos marcarios no son derechos constitucionales, el interés tutelado en el derecho marcario son los consumidores y no los empresarios, aunque a ellos también les beneficie.

El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece los límites y alcances de aquellos signos distintivos que pueden ser susceptibles de exclusividad, entre los cuales encontramos los siguientes:

Marcas Animadas 

I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles;

El impedimento atiende a que el artículo 88 de la LPI establece que “la marca es todo signo visible” en este impedimento también se incluyen los hologramas, que no son susceptibles de ser registrados como marcas per se, pero si lo son si se solicita el registro de la imagen fija sin movimiento, en algunos casos también se puede registrar ante la Ley Federal del Derecho de Autor, aunque los efectos de su registro son distintos a los de la Ley de la Propiedad Industrial, pues son registros declarativos y no constitutivos de derechos.

Marcas Genéricas

II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

El impedimento atiende a evitar que el titular de una marca obtenga el monopolio de un término que es designado comúnmente por el consumidor a determinado producto o servicio, pues se estaría en el absurdo de que su competencia estuviera impedida de usar dicha marca para comercializar sus productos o servicios, algunas marcas que en algún momento fueron registradas, adquieren tanta fama que con el paso del tiempo pierden distintividad y se encuentran en riesgo de perder su exclusividad, en otras palabras, pueden ser víctimas de su propia fama, tal es caso de la marca Maizena y Rimmel, entre otros, en cuyos casos el término ya podría ser usado por cualquiera para distinguir los mismos productos, sin temor a una infracción.

Formas Tridimensionales no distintivas

III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

Los registros de marcas tridimensionales aunque es son de las menos comunes, son sumamente importantes, el ejemplo más clásico es la botella de Coca Cola, es claro que la forma usual y corriente no podría ser susceptible de exclusividad, pues limitaría las ventas de los demás competidores. Un tema debatido en foros internacionales es si los diseños industriales al caducar su vigencia, pueden ser o no ser registrados como marcas, México sigue el criterio de que si la marca tiene una función industrial, luego entonces no puede ser registrado como marca tridimensional, la diferencia es que el registro de los diseños industriales no pueden ser renovados una vez que caducan y en el caso de las marcas tridimensionales si se pueden renovar cada diez años, sus derechos no fenecen. Un clásico ejemplo son los bloques de juego de la marca Lego, la función es poner un bloque sobre otro, una vez que venció el registro de su diseño, la marca intentó el registro de la marca tridimensional, pero le fue negado por tener una función.

Marcas descriptivas

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

Este rubro representa uno de los impedimentos legales para el registro de marcas mas importantes, pues prohíbe la apropiación de palabras que por sus características, puedan limitar la participación de otros competidores en el mismo mercado, el precepto no solo prohíbe el registro de palabras como “Chocolate Cremoso” o “Brilloso” para distinguir cera para pulir autos, sino también formas tridimensionales y dibujos, por ejemplo en el caso de tequilas, el maguey resultaría descriptivo del producto, lo que el registro de una marca innominada o mixta puede proteger es la forma en que se plasma la imagen del maguey, en conjunto con el estilo y arte del dibujo, pero en sí el maguey per se, no podría ser susceptible de exclusividad por el titular de una marca de tequila. La razón de prohibir este tipo de marcas, es evitar la competencia desleal al monopolizar un término que elimine las posibilidades de la competencia.

Esta fracción también se refiere a la prohibición de marcas indicativas, que son aquellas que designan especie, calidad, cantidad, composición, destino, etc.

Registro de letras, dígitos o colores aislados

V.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

Los impedimentos legales para el registro de marcas formadas por letras, dígitos o colores aislados, atiende a que se evite el monopolio o abuso de titulares de marcas en registrar signos que no se puedan usar en otras marcas de competidores, caso contrario es cuando se solicitan marcas combinadas con otros signos, dígitos o colores, los cuales sí son registrables si cumplen con la función de ser distintivos. Las tipografías no son susceptibles de registro en el IMPI.

Marcas en otros idiomas, marcas caprichosas y construcción artificial de marcas

VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

En el examen de novedad que realiza el IMPI al revisar si la marca es susceptible de ser registrada, tiene la facultad de revisar si en la traducción resulta tener un impedimento legal, es así que si una marca resulta descriptiva, no por el hecho de haber sido presentada en idioma extranjero, será una marca registrable, pues sigue siendo descriptiva. Una tesis del Tribunal Colegiado de Circuito del 2013 establece el criterio, de que si el lenguaje no es conocido comúnmente en la población, entonces no sería aplicable el supuesto, a excepción de el idioma inglés y francés que sí actualizan esta fracción, por ministerio del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, aún vigente.

Marcas Nacionales

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

Los impedimentos legales para el registro de marcas nacionales atienden a evitar la falsificación de documentos oficiales y a la prohibición de apropiación de marcas oficiales, pertenecientes al estado o a organizaciones reconocidas oficialmente, este mismo precepto se establece en el TLCAN en el artículo 1708 fracción 14, que además prohíbe denigrar o sugerir falsamente una relación con símbolos nacionales de Estados Unidos de Norteamérica o Canadá o que afecten en su reputación, al ser un Tratado Internacional, es de aplicación general para toda la República Mexicana.

Por su extensión e importancia, en el siguiente post se tratarán los demás impedimentos legales para el Registro de Marcas.

 

 

2 Responses to “Impedimentos Legales para el Registro de Marcas”

  1. VIAN GLEZ (suscrito) dice:

    Acabo de recibir una oficio del IMPI, y me comunican impediemnto legal para registrar una marca clase 5 tipo 9, me piden que verifique lo que dice el art. 88,89 frac.1 y el art.90 frac. iv. Agregan q mi denominacion propuesta carece de distintividad requerida para el registro, yoda vez que es descriptiva de los productos a distinguir….lei los articulos y no le veo mayor problema….pero mmmm aun pienso que hacer, alguien puede orintarme

  2. agustin alvarado (suscrito) dice:

    me dirijo a ustedes por la razon y su asesoria, yo tengo actualmente un negocio y mi logotipo no lo registre, requeri de servicio de un abogado en la materia de registro, hoy me entere que el registro milogotipo a su nombre que puedo hacer yo tengo 5 años con mi negocio y pago impuestos esto no es justo que hacer

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