Marca que se encuentra en proceso de registro ¿Se puede usar?

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Frecuentemente los clientes preguntan antes de solicitar una marca si iniciando el proceso de solicitud pueden hacer uso de la misma, por ejemplo una tienda de ropa que va a producir miles de unidades con una marca no solo va a fabricar los productos con su marca en la etiqueta, sino que también van a invertir en comerciales de televisión con la marca, ¿es viable usar la marca que no se encuentra aún registrada?

La respuesta encuentra su complejidad en el riesgo, lo recomendable como en todos los casos en que se va a solicitar el registro de una marca es hacer una evaluación de viabilidad legal tomando como base de referencia las fracciones del Artículo 90 de la LPI el cual establece las causales por las cuales la autoridad puede negar el registro de una marca por impedimento legal, posteriormente se debe solicitar la búsqueda fonética en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, verificando no solo la similitud que pudiera tener la marca en su fonética, sino también las similitudes visuales, gramaticales e ideológicas, de ello dependerá la posibilidad de obtener el registro, sin embargo aún así no es garantía de poder obtener el registro, los criterios de los examinadores son tan variados que aún en casos que nos pudieran resultar claros la autoridad podrá negar su registro mediante un oficio y el solicitante podrá responder dicho oficio manifestando lo que a su derecho convenga pues en ese momento del proceso el solicitante a través de su representante legal manifestará las consideraciones por las cuales debe ser considerada como una marca distinta.

En ocasiones los solicitantes no solo quieren hacer uso de la marca, sino también en varios casos licenciarla a un tercero, la Ley en su artículo 137 de la LPI admite la posibilidad de licenciar una marca que se encuentra en proceso y hasta solicitar el registro del Contrato de Licencia de Uso de Marca, sin embargo en caso de que no se consiguiere el registro de la marca el Licenciante tendrá el problema debiendo responder al Licenciatario por los daños, perjuicios y en su caso penas convencionales que le hubiere causado por no haber obtenido el registro de la marca, dicho Contrato sería sancionado con Nulidad Absoluta y consecuentemente sería inexistente, toda vez que existe un impedimento legal para obtener el registro de la marca.

La respuesta es que depende de los resultados de la búsqueda de marcas idénticas o posibles confusiones, pero al final no puede haber una certeza de que se pueda obtener la marca, ya que los registros que aparecen en pantalla en cualquier momento pueden variar y aún así siempre queda a consideración del examinador el otorgamiento de su registro. Antes de hacer uso de una marca debe hacer una evaluación, en donde el peor escenario sea perder su inversión en publicidad por no haber obtenido el registro.

Fundamentos Legales: Arts. 90 y 137 de la Ley de Propiedad Industrial.

 

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