Registro de Marcas Extranjeras en Mexico

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

El efecto legal del registro de marcas en el extranjero otorga no solo un derecho de prioridad (si es que así se solicita) sino un derecho a poder reclamar la nulidad de un registro de marca en México otorgado por el IMPI con antelación, que sea idéntico o similar si el registrante extranjero demuestra que ha usado continuamente la marca en el extranjero o en México -nótese en cualquier jurisdicción sin hacer distinción si el país parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual del que México actualmente forma parte-.

Una situación común es que el agente, distribuidor, representante o importador,  de una marca en el extranjero solicite el registro de marca que ha sido registrada previamente en el extranjero, o que sean similares en grado de confusión y que se aplique a servicios iguales o similares, en este caso la Ley de la Propiedad Industrial no solo establece la posibilidad de que el extranjero recupere su marca, sino que además reputa dicho acto del registro en México exteriorizado de mala fe por parte del registrante anterior.

Ante dicha situación quedan dos vías: que el titular de la marca que se solicito a registro en Mexico ceda mediante un Contrato de Cesión de Derechos a su distribuidor en el extranjero los registros obtenidos o que el titular de la marca extranjera inicie el proceso administrativo de nulidad en contra de dicho registrante.

Para evitar lo anterior es recomendable hacer las previsiones necesarias (por cualquiera de las partes ya sea por el extranjero o el nacional), toda vez que el proceso de nulidad de la marca aunque tiene la intención de proteger a quien demuestre un mejor derecho, los formalismos dan lugar a que no se llegue a resolver en muchas de las ocasiones el fondo del asunto.

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