Marcas Nominativas Protección y Defensa

El tipo de marca que se optará para su registro, radica en la naturaleza de su diseño. En este post comentaremos algunos puntos de interés acera de las marcas nominativas protección y defensa de las mismas.

En jurisprudencias recientes el Tribunal Colegiado de Circuito ha declarado que tratándose de marcas mixtas, éstas sólo protegen un aspecto de la marca: el fonético o el gráfico o en su caso el tridimensional. El  criterio del Tribunal deja claro que cada tipo de registro protege distintos aspectos de la marca y no como anteriormente se pensaba que una marca mixta protegía tanto el nombre como la imagen, o su forma.

La legislación mexicana admite cuatro tipos de registro: Nominativo, Innominado, Mixto y Tridimensional, en esta ocasión nos enfocaremos en el tipo de marca nominativo.

El registro nominativo, es el mas común y el mas deseado por el amplio espectro de protección que tiene, aunque no hay que dejar de lado que el tipo de registro también dependerá de la naturaleza del diseño de cada marca.

Por otra parte este tipo es el mas difícil de obtener, por el gran número de registros vigentes y siendo que su representación es fonética, deja fuera la parte visual o gráfica.

Es así que en una confrontación de marcas que pudiesen ser semejantes en grado de confusión, el examinador únicamente realizará el examen de novedad en su parte fonética, sin importar si la marca que se desea registrar contiene algún diseño gráfico.

Protección y Defensa Legal

En junio de 2017 en México la legislación de marcas se reformó para permitir que los abogados de legítimos titulares de marcas registradas podamos oponernos al registro de marcas que puedan resultar semejantes en grado de confusión a los de nuestros clientes, esta oposición, si bien aún no es vinculatoria, si es una llamada de atención para que el examinador piense dos veces antes de otorgar una marca y es que aunque es difícil que a los examinadores del IMPI se les pase una marca semejante, también lo es que, en su caso podría generar graves daños por un error involuntario o de apreciación.

Las marcas nominativas son las mas fáciles de defender, pues como se ha dicho su distinción es fonética y por lo tanto un gran número de marcas que practican la piratería difícilmente podrán salirse con la suya, pues la apreciación de su semejanza se facilita, al no haber otros factores que distraigan la atención del juzgador.

En ocasiones cuando el titular tomó la decisión de registrar la marca mixta (nombre y logo) en vez de registrar marca nominativa e innominada, el pirata o infractor comúnmente argumenta que la marca que la marca que usa no es idéntica y que por lo tanto no se le puede infracción y en ocasiones es cierto, aunque su intención sea obtener un lucro indebido, es por ello que siempre hay que considerar si es mejor registrar una marca nominativa por una parte y por la otra una marca innominada, para limitar los argumentos de defensa.

Diseños de Marcas Nominativas

Las marcas nominativas se pueden forman de la combinación de signos, palabras, letras o números, las mas comunes son aquellas que con la combinación de palabras características o descriptivas del producto o servicio que distinguirán logran palabras originales y altamente distintivas, por ejemplo:

Producto a Distinguir: Tabletas vitamínicas (suplementos alimenticios)
Palabra descriptiva del producto: Vitamina
Característica del producto: Fortalece las defensas del cuerpo
Marca: Vitaforte (Vitamina + Fortaleza)

A esta combinación de palabras se les llama acrónimos y además de formar palabras originales, tienen la cualidad de fijarse fácilmente en la mente del consumidor y siendo así el titular de la marca obtendrá una ventaja publicitaria, pues con un mínimo de inversión logrará que el consumidor recuerde fácilmente su marca.

No todas las marcas nominativas son acrónimos, existen por ejemplo las arbitrarias como el caso de la marca Camel, en la que nada tendría que ver un camello con un cigarro.

En algunas clases que se encuentran saturadas es difícil lograr el registro de marcas nominativas, tal es el caso de la clase 14 que agrupa joyería y metales preciosos, entre otros y que debido al gran número de marcas registradas, la distancia entre distintividad y semejanza es tan corta que resulta difícil lograr el registro de marcas nominativas y se recurre a registrar marcas mixtas o bien se aplican estrategias, para ir desplazando aquellos registros que puedan ser obstáculo para llegar a obtener los registros deseados.

Mitos de Marcas Nominativas

  • Las marcas mixtas tienen protegen el nombre y el logotipo:

    Con frecuencia los solicitantes de registros de marcas creen que solicitar el registro de una marca mixta evita un doble pago, y que el registro mixto va a proteger tanto el nombre, como el diseño, lo cual no es verdad. Se debe de evaluar el diseño y si tanto el nombre como el diseño son distintivos, entonces lo mejor es registrar dos marcas nominativa e innominada, según sea el caso, en vez de mixta;

  • A mayor número de marcas registradas mayor defensa:

    En algunos casos es recomendable registrar marcas adicionales, sobre todo cuando son marcas que por su diseño su defensa legal resulta compleja, no obstante es un mito que muchas marcas semejantes vayan a tener una mejor defensa.

  • Nombres semejantes escritos de manera distinta:

    En marcas nominativas la fonética no se equivoca, la marca denominada “Mercy” será la misma marca que se registró como “Merci” pues aunque se escriban distinto, su fonética es idéntica, en este caso su intención de registro será probablemente infructuosa.

Ejemplo de marcas nominativas:

La marca que se muestra en el ejemplo es una marca nominativa, pero que también pudiera ser registrada como mixta, según los criterios del Tribunal Colegiado de Circuito, la marca sería considerada en su fonética, porque es el isotipo predominante en la marca:

Marcas Nominativas

Marca Nominativa

La tipografía no es susceptible de ser registrada, porque eliminaría la posibilidad de que algún competidor pudiera usar esa misma tipografía, situación contraria al leit motif de la Ley de Propiedad Industrial, que es fomentar la competencia.

Sólo tratándose de aquellas marcas en que el isotipo predominante sea el logotipo, la marca sería registrada como mixta o como innominada.

Para conocer mas acerca de otros tipos de marcas:
Marcas Mixtas: http://www.registrodemarcas.co/marcas-mixtas/

 

2 Responses to “Marcas Nominativas Protección y Defensa”

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Gimenez & Asociados, Rafael Gimenez. Rafael Gimenez said: Tipos de Marcas – Marcas Nominativas via REGISTRO DE MARCAS EN MEXICO ® – Autor: Lic Rafael Giménez … http://tinyurl.com/2dewtww […]

  2. Armando (suscrito) dice:

    ¡Buenas tardes!
    Muy buen articulo, y muestra detalles importantes que no muchas veces se toman en cuenta.
    Quiero aprovechar para expresar una duda, ojala que me puedan ayudar: el caso es que me gustaria proteger el nombre de mi empresa a traves de una marca, dicho sea de paso ya se cuenta con un logotipo diseñado, que tiene las caracteristicas de marca mixta por llevar tipografia y un signo particular. Esta marca la hemos definido a una tinta, pero quisieramos utilizar distintas variantes de color segun el fondo donde se utilice. Bien, la duda es que si necesitaria realizar un tramite de registro para cada variante de color o cual es la forma para lograr que con un solo registro proteja estas variantes sin incurrir en uso incorrecto de la marca segun el IMPI.