Marcas Mixtas

MARCAS MIXTAS COMO HERRAMIENTA DE UTILIDAD PARA EL REGISTRO DE MARCAS

El empresario o prestador del servicio al momento de pensar en una marca que identifique a su negocio, por lo general  piensa en elementos que pueden atraer al público consumidor ya sea porque son conocidos o porque atribuyen elementos positivos al producto a proporcionar o al servicio que se va a prestar, y por lo general implementan el uso de marcas mixtas, es decir, marcas que se componen de una denominación (una o varias palabras) más un elemento gráfico (imágenes), éstas marcas suelen convertirse en un medio usual de distinción de los productos y servicios del empresario, ya que independientemente de incluir una denominación que identifica al producto o a los servicios, la impresión visual de la etiqueta es un medio instantáneo y relevante de distinción.

Pero la importancia de las marcas mixtas radica, en que es una herramienta de gran utilidad de la que se puede valer el empresario para registrar una marca, que en principio no resultaba ser registrable porque contiene elementos de marcas previamente registradas o elementos no susceptibles de registro (por ejemplo letras, dígitos o colores aislados). Es importante mencionar que en la Ley de la Propiedad Industrial vigente no se establece como impedimento legal los términos que al ser combinados con elementos no susceptibles de registro formen una expresión susceptible de ser registrada como marca, lo que se considera para registrar una marca es que sea una marca distintiva y original, y esa distintividad puede estar en función del diseño otorgado por el empresario.

Marca Mixta

Marca Mixta

Un ejemplo de un elemento no registrable (el número 6) que acompañado de un diseño es susceptible de registro, es el caso de la marca 6 (registro 762633) que el número por sí solo, no era susceptible de registro pero en combinación con un diseño que le atribuye distintividad es registrable.

Distintividad: elemento que dota a la marca de identidad y la hace susceptible de registro.

En contrasentido, a todo lo antes mencionado no se debe pasar por alto que las marcas mixtas, al ser una combinación de palabras más elementos figurativos, esa combinación dota a la marca de varios elementos distintivos, y en caso de que una persona desee copiar algún elemento de su marca podrá argumentar que su marca se lo suficientemente distintiva, toda vez que no es idéntica o similar al diseño de la marca mixta. Por lo tanto el contar con un registro nominativo, se impide recurrir a argumentos relativos al diseño de las marcas.

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Los Tipos de Marcas que no son reconocidos por la Ley Mexicana son aquellos que no son visibles, a saber: sonidos, olores y sabores. Estos tipos de marcas en otras legislaciones tienen la función de ser identificadores comerciales que, aunque no son convencionales, han demostrado que el público consumidor los reconoce lo suficiente como para diferenciar una motocicleta Harley Davidson de una Yamaha.

Los sonidos son generalmente aceptados como marcas que pueden ser objeto de registro en legislaciones que van a la vanguardia en el mundo de la propiedad intelectual, como lo son Australia, Estados Unidos y la Unión Europea, las cuales pueden ser registradas si son representadas por sus notas musicales o representaciones gráficas (por ejemplo: La La La Laaa en el tono de “Hey Jude” de The Beatles).

En la Unión Europea los sonidos solo pueden ser registrados como marcas si estos consisten en tonos (por ejemplo el tono de Intel) y no en ruidos. El sonido de un pato graznando no puede ser marca registrada. En Estados Unidos esta connotación depende de la percepción aural del oyente, que puede ser tan efímero como el sonido en sí mismo, pero finalmente lo que da el registro es si el sonido que se somete a registro es capaz de ser tan característico como para que sea identificado por el oyente. En dicho país el antecedente más importante en relación al registro de marcas de sonidos es el caso General Electric Broadcasting Co., 199 en relación con el sonido de un reloj de barco que estaba sincronizado; y otro antecedente se encuentra en la intención de Harley Davidson de registrar como marca el arranque del motor de una motocicleta, producido por un motor “V-twin”, en este caso nueve competidores de Harley Davidson se opusieron al registro, argumentando que dicha marca no era la única que usaba ese tipo de motor; después de seis años de litigio Harley retiró su intento.

Ejemplos de Registros de Marcas Auditivas o Sonoras que están vigentes son: El “Dóh” de Homero Simpson (registro Escuchar Registro 76880750 USPTO), El rugido del León de MGM (registro Escuchar Registro 73553567 USPTO), El tono de Intel (registro Escuchar Registro 75332744 USPTO), La fanfarria de Twentieth Century Fox (Escuchar registro 74629287 USPTO)*.

En México esta situación no es permisible, la misma definición de marca establece que debe ser un signo visible, por lo tanto los jingles publicitarios no podrán ser registrables, sin embargo algunos de ellos que en otras jurisdicciones ha sido posible registrarlos como marcas de sonidos, en México los jingles publicitarios solo podrán ser reconocidos en algunos casos como sonidos tutelados por los Derechos de Autor, aunque no tendrían el mismo tratamiento que una marca, pues en principio son de diferentes ordenamientos.

*Las marcas registradas que se publican en este y otros blogs se encuentran al alcance del público en general y se publican única y exclusivamente con el fin de mostrar ejemplos educativos, tal y como lo establece la Ley Federal del Derecho de Autor Mexicana.

Tipos de Marcas: Hologramas

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Registro de marcas de hologramas

Registro de marcas (hologramas)

 

El registro de hologramas en el Acuerdo Sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio esta considerado como un registro atípico de marcas, la característica principal de esta marca supone el registro de un signo distintivo en movimiento, lo cual para la Legislación Mexicana de Propiedad Industrial no es permisible.

Este tipo de marcas comúnmente es empleado para certificar la autenticidad de determinados productos, en el Distrito Federal, por ejemplo es empleado por los Notarios Públicos en los folios de las escrituras para evitar en la medida delo posible su reproducción.

El registro de hologramas se puede llevar a cabo de dos formas: 1) El registro como obra audiovisual y 2) El registro como marca innominada sin el movimiento, es decir únicamente el símbolo del que trata el holograma, con lo cual quedaría protegido el mismo si la imagen es distintiva.

En lo que corresponde al primer punto la Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 94 establece que “Se entiende por obras audiovisuales las expresadas por una serie de imágenes asociadas con o sin sincronización incorporada, que se hacen perceptibles, mediante dispositivos técnicos produciendo la sensación de movimiento”; por lo tanto este es el tipo de registro en que se debe ubicar el holograma, aunque tendrá que seguir las reglas de la Ley Federal del Derecho de Autor y no de la Ley de la Propiedad Industrial, si fuese registrado de ambas formas entonces si cumpliría con las características propias de un derecho de Propiedad Intelectual.

En otras legislaciones como Canadá y la Unión Europea las imágenes del Holograma deben ser sencillas y deben ser representadas gráficamente para poder registrarse como marcas, en Estados Unidos los hologramas que tienen dos caras o dos imágenes no son considerados como marcas, toda vez que “no todos los hologramas son marcas” por ejemplo aquellos que se adhieren a tarjetas de juego, por lo tanto los consumidores no perciben los hologramas como marcas propiamente (In re Upper Deck Co., 59 USPQ2d 1688 (TTAB 2001).

Tipos de Marcas: Marcas Olfativas

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho
Tipo de lectura: Interés General

Marca Olfativa

Fresh cut grass solicitud de marca ofaltiva

Los nuevos retos de la Propiedad Industrial han agregado a este renglón el registro de marcas no comunes como lo son las Marcas Olfativas, que ponen en la mesa de discusión por una parte los sentidos humanos como susceptibles de ser usados exclusivamente por su registrante y por la otra el derecho de proteger las características que distinguen a un producto o servicio. En México estos tipos de marcas no son susceptibles de ser registrables, pues su reconocimiento sería contrario a la definición de marca al ser “no visible”, sin embargo, debido a la tendencia internacional de reconocimiento de marcas no comunes, es de considerarse si las marcas olfativas pudiesen ser motivo de promocionar una iniciativa en el Congreso de la Unión para reformar la Ley de la Propiedad Industrial en México.

Los lineamientos brindados por la jurisprudencia de la OAMI dictan dos principios que podrían ser de importancia para su consideración en México: 1) La representación gráfica de la marca olfativa derivado de la resolución R156/1998-2 (The smell of fresh cut grass para pelotas de tennis) lo cual supondría una marca mixta; y 2) Si la marca no se puede escindir del producto, es entonces una característica del mismo y consecuentemente no es susceptible de ser registrable derivado de la resolución R711/1999-3 (El aroma de frambuesa para productos carburantes).

“Pretender el reconocimiento de una marca olfativa sería un acto tendiente a la apropiación de uno de los cinco sentidos Marca Olfativa humanos, contrario para los principios de la competencia económica que tutelan el equilibrio económico en un Estado Capitalista que este acto mas que democratizar los mercados, monopolizaría los sentidos, en contraposición a las marcas auditivas o sonoras difícilmente una marca olfativa podrá ser representada gráficamente y menos aún podrá ser individualizada del producto per se, en efecto existen esencias como el olor a galleta horneada de la zona gourmet del Palacio de Hierro, o el olor de los rollos de canela de Cinnabon, que mas que “distinguibles” son “reconocibles” por el consumidor y que claramente se encuentran ligadas a las características del producto. El fundamento de la “evolución de los registros” presentado por varios autores como Sergio Rizzo, Stefano Sandri y Gustavo Senna no es justificante para dicha aceptación.”


Otros antecedentes los encontramos por ejemplo en Australia, en donde solo una solicitud de marca olfativa ha sido aceptada la cual consiste en el olor a cerveza que se propaga al tirar un dardo (productos clase 28 de Niza), sin embargo no fue aceptada para su registro. Chanel solicitó el registro de la fragancia “Chanel No. 5” la cual resultó no procedente para las autoridades del Reino Unido debido a que la fragancia era parte de la naturaleza del producto.

Casos de procedencia en el registro: Para Sumitomo Rubber, Co. resultóprocedente el registro de fragancia floral que se aplicó a neumáticos en el Reino Unido (registro GB 2001416), llevando la misma suerte Unicorn Products al registrar en la clase 28 la misma marca que se rechazó en Autralia (párrafo que antecede) para dardos que despiden aroma a cerveza (registro GB 2000234) .

Marca OlfativaOtros intentos de registro fallidos han consistido en: 1) La esencia de Café y Eucalipto para distinguir lociones corporales, bronceadores, shampoos y lociones para el cabello; 2) La esencia del Melon Midori para los mismos productos que el anterior punto y 3) La esencia del limón para productos clase 34 como tabaco y cigarros.

Tipos de Marcas – Marcas Mixtas

¿QUE SE ENTIENDE POR UNA MARCA MIXTA?

Como se ha informado en otros artículos, son diversas las clases en las que se puede obtener el derecho al uso exclusivo de una marca, es decir su registro, ello dependerá del uso que se le vaya a dar y los productos y/o servicios que dicha marca distinguirá. En lo que hace a su forma de registro la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), establece como requisito sine qua non, que las marcas sean visibles, eliminando así cualquier forma no tradicional de registro como lo serían las marcas olfativas, que en otras legislaciones sí son permitidas. Las formas que la Legislación Mexicana admite a registro son: nominativas (que se distinguen por su fonética ), innominadas (que se distinguen en imagen visual), tridimensionales (que se distinguen por su forma); y mixtas (que se conforman de por la combinación de dos elementos: fonético, visual o tridimensional).

Dos criterios importantes para determinar la forma en que se vaya a registrar una marca son los siguientes:

1) La marca que efectivamente se va a usar es la que se debe de registrar. Es así porque si la marca se usa de manera distinta a la que fue registrada, corre el riesgo de pederse el registro si se le solicita su caducidad. Las marcas se deben de usar tal y como fueron registradas, una marca mixta conformada por una parte fonética y otra visual, si cambia cualquiera de los elementos, ya sea el fonético o el visual deberá de registrarse nuevamente para evitar perder el registro.

2) La defensa legal de la marca mixta.  En ocasiones las marcas mixtas son difíciles de defender, toda vez que el infractor puede estar haciendo uso de un elemento, ya sea fonético o visual y confundir al juzgador jugando con estos dos elementos, uno que sea parecido en grado de confusión y el otro que sea distinto, es por ello que dependiendo de la marca en cuestión, es recomendable que el abogado defensor determine la forma adecuada en que ha de registrarse, pues deberá ser la forma en que el signo distintivo pueda tener una mayor defensa. Es importante contar con una marca bien registrada para una adecuada defensa legal y evitar perder el activo mas importante de la empresa, en el mundo comercial existen un gran número de marcas que antes de poder defenderse contra la piratería, tienen que adecuar sus registros, llevando así por lo menos seis meses de retraso.

Las Marcas Mixtas como un recurso para aumentar la distintividad. Un recurso para aumentar la distintividad de una marca que se considera débil, por contar con un elemento que ha perdido distintividad, es adicionar un elemento visual o fonético, conformando así una marca de tipo mixta, sin embargo al hacer el examen de novedad, el examinador deberá reconocer, qué parte de la marca es la icónica y fuerte, para determinar si existe semejanza en grado de confusión con la otra marca al momento de contraponerlas. Si la marca es conformada por una parte débil y la otra fuerte, la parte débil de la marca podrá ser replicada por otra marca registrada para distinguir los mismos productos o servicios y así subsistir ambos registros en la misma clase. En sentido contrario si la marca en su parte icónica o fuerte, es semejante en grado de confusión no podrá coexistir en la misma clase con otra que ya había sido previamente registrada.

Lo comentado en este punto se fundamenta en la Jurisprudencia dictada por los Tribunales Colegiados de Circuito, que establecen que la palabra eje determinante es aquella que brinda a la marca su esencia, en cuanto a la denominación, reconocimiento y distintividad frente al consumidor promedio.

Al respecto la jurisprudencia Argentina, establece que cuando una marca se compone de uno o mas elementos de uso común, y por ellos insusceptibles de monopolio, el conjunto podrá ser registrado, pero la marca así obtenida, no impedirá el uso de elementos no monopolizables de parte de los competidores. “Lo que constituye la marca no es el elemento aislado, sino el conjunto”. (Revista de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial).

Para una adecuada defensa del registro marcario, es recomendable registrar la marca en sus partes, es decir, por ejemplo: bajo una marca nominativa y una innominada, además de registrarse en conjunto, mas aún cuando se trata de letras o palabras que llevan cierto diseño que no para todo el público en general es distinguible, pues al momento de realizarse el examen de novedad el examinador no leerá la palabra o la letra que el solicitante pretende y puede caer el error y así registrar una marca que fonéticamente es semejante o idéntica a otra ya registrada.  Al respecto el Tribunal Colegiado de Circuito se pronunció por el criterio que establece que lo siguiente: “Significativo resulta destacar que tratándose de las marcas mixtas o compuestas, que se conforman por un elemento denominativo y otro gráfico, debe verificarse en primer término cuál de éstos es el componente fundamental o isotipo del diseño de los signos marcarios en conflicto, a efecto de determinar qué parámetro es el idóneo para realizar el examen comparativo entre éstos, pues si lo que distingue a la marca es el eslogan o conjunto de letras que formen parte de su diseño, entonces el escrutinio debe realizarse preponderantemente desde el aspecto fonético, pero si la parte icónica o relevante es la figura del diseño, tendrá que aplicarse principalmente la perspectiva gráfica para determinar si existe semejanza en grado de confusión.” (Tesis: I.15o.A. J/13 (9a.)). 

Marcas Innominadas

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho
Tipo de lectura: Diseñadores de Marcas

Marca Innominada

Marca Innominada

Las marcas innominadas son aquellas que son representadas por gráficos, dibujos, esquemas, tipografías y cualquier otro que no se pueda expresar fonéticamente, son formas visuales que distinguen productos y servicios. En este tipo de marcas la combinación de colores tiene una importancia fundamental, aún que los colores en sí mismos no sean registrables, es decir sería absurdo que un color pudiera registrarse, sin embargo los colores en conjunto con los dibujos y sus combinaciones pueden ser susceptibles de uso exclusivo.

Marca Innominada

Marca Innominada

Las Marcas Innominadas son susceptibles de tener un uso exclusivo, toda vez que para la legislación mexicana son visibles y cumplen con la función principal de distinción.

A continuación se demuestra como es que las Marcas Innominadas son distinguibles:

– Un cocodrilo verde es de Lacoste;
– La “M” gigante pertenece a Mc Donalds;
– Un Sr. de barba blanca que vende pollo pertenece a Kentucky Fried Chicken;
– El Sr. Pelón con brazos cruzados y arete pertenece a Maestro Limpio;
– Un Dr. gordo con pelo blanco pertenece a Farmacias Similares;
– Tres búhos postrados en una rama pertenecen a Sanborns;
– La cara de un niño en un frasco de alimento pertenece a Gerber.

En las Marcas Innominadas los Derechos de Autor tienen un papel fundamental, pues el derecho moral de su dibujante o autor es irrenunciable, los derechos patrimoniales si son transferibles, por ello se debe tener especial cuidado que quien solicite el registro de la marca si no es el autor de dicho dibujo solicite al autor los derechos patrimoniales de dicha obra.

Marcas Nominativas

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho
Tipo de lectura: Diseñadores de Marcas

Las marcas nominativas son aquellas que se forman con una combinación de signos, palabras, letras o números, en ocasiones son difíciles de obtener si no se combinan con algún otro tipo de registro como puede ser el mixto que aveces resulta útil para el caso de elevar posibilidades de registro, sin embargo como se ha dicho en otros blogs una cuestión es “lograr el registro de una marca” y otra muy diferentes es “registrar bien una marca” existen diferentes niveles de protección de una marca.

Considero la una protección óptima de una marca se debe prever desde la solicitud de su registro y es que no necesariamente se debe registrar tal cual se va a usar (así lo establece la ley), sino que si interpretamos la ley se debe registrar con la debida precaución para evitar la piratería y lograr la distinción de su producto o servicio. El tipo de marca nominativo es primordial para una buena defensa de la marca, toda vez que no admite mas distinciones que el mismo “nombre”.

Por ejemplo un caso digno de estudio es el de La marca “Bimbo” que cuenta con mas de veinte registros vigentes en la República Mexicana (850907, 884839, 885758, 926282, etc) sin embargo obtener hoy en día el registro de la marca nominati

vo no le ha sido posible en algunas clases pues existen otras que dificultan su obtención, existe “Bimbo” (registro 385998) como marca mixta registrada bajo la titularidad de Mayware, SA de CV.

Una buena medida para evitar estas situaciones (además de registrar las marcas en su debido momento) es solicitar la marca nominativa en el momento oportuno, registrar la marca nominativa evitará que otros solicitantes puedan argumentar que la distinción de su marca deviene de la combinación de dos tipos diferentes como puede ser la marca mixta en cualquiera de sus modalidades (marca nominativa con logo, logo con forma tridimensional, marca tridimensional con nominativa, etc), esto no quiere decir que no se podrá usar un logo, al contrario se puede solicitar el registro del logo aparte como marca innominada y conservar los dos registros en una misma clase, esta estrategia tendrá una mejor defensa en caso de que el examinador del IMPI considere que no tiene grado de confusión por similitud y usted deba solicitar la nulidad para demostrar dicha confusión.

Con frecuencia los registrantes creen que solicitar el registro de una marca mixta evita un doble pago, y en verdad si genera un doble pago registrar la marca nominativa y aparte la innominada (logo) sin embargo no es cuestión de dinero, sino de protección legal de sus productos y servicios. Registrar la marca mixta en ocasiones es suficiente, pero antes de registrar se debe evaluar la posibilidad, ya que por regla general la marca nominativa proporciona una mayor protección.

Ejemplos de Marcas Nominativas que no son palabras y que son números con letras son las fórmulas, ejemplos: “6-12” registro numero 464361 que protege productos farmacéuticos entre otros; “P6” registro numero 822577 que protege productos químicos para uso dental entre otros; “6-Copin” que protege productos farmacéuticos entre otros. Estas marcas cumplen con la función de distinguirse de los demás productos iguales o similares.

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