Ventajas de Registrar una Marca

El primer beneficio  y el mas importante es el derecho al uso exclusivo de un signo distintivo. Este beneficio parecería un juego simple de palabras pero quienes han comprendido su significado han alcanzado grandes ganancias, si bien los monopolios en los Estados Capitalistas deben por regla general ser prohibidos, una marca registrada es la excepción, en México esta excepción encuentra su fundamento en el artículo 28 constitucional.

Registro de Marca SEO

Registro de Marca SEO

Para mayor comprensión vamos a explicar con un ejemplo ocurrido en Estados Unidos para evitar ejemplos nacionales: La palabra “SEO” es una abreviación de “Search Engine Optimization” y a su vez es usado como un acronimo para distinguir a los especialistas que se dedican a posicionar sitios en la Internet y es usada por miles de consultores no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo, en mayo de 2007 Jason Gambert solicitó en el United States Patent and Trademark Office el registro de la marca SEO (expediente 77171330) el registro ha sido negado pero aprobado también en diferentes instancias del registro, los profesionales del SEO se han congregado para asistir a la Corte y solicitar que se niegue dicho registro, pues el otorgamiento de dicho registro lastimaría en gran medida su actividad, pues implicaría que el único SEO que pueda existir en Estados Unidos sea Jason Gambert, él ha declarado que lo que busca es una reglamentación de lo que se ha convertido ya en una profesión, es decir pretende dar licencias de su registro. Historia de la Marca SEO desde el punto de vista de un profesionistaHistoria de la Marca SEO desde el punto de vista de Jason Gambert.

México no es la excepción, basta ver las múltiples peleas que se han suscitado en el IMPI por ejemplo la marca “Ponte la verde” (registro numero 911544 bajo la titularidad de TV Azteca) entre Televisa y TV Azteca, en la que Televisa ha buscado agotar todas las instancias legales para conseguir la anulación del registro de la marca en las cuales no logra que el juzgado de Circuito le de la razón “Ponte la camiseta ponte la verde con Televisa Deportes” (expediente 749279) es la marca que Televisa pretende registrar.

Este es tan solo un ejemplo de una de las ventajas de registrar una marca, sin embargo existen mas que serán tratados en otros blogs, también es importante destacar que aunque el registro de una marca no es obligatorio perse, la obligación de registrar una marca que se esta usando es para evitar demandas de terceros por el uso indebido de una marca.

¿Lograr el registro o registrar bien una marca?

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Registrar una Marca

Registrar una Marca

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial promueve diariamente el registro de marcas en el país, invierte recursos y envía especialistas a toda la República para demostrar las bondades de las marcas registradas, en cada evento importante de alguna cámara como la cinematográfica o cualquier evento que tenga que ver con la Propiedad Intelectual están presentes, el Lic Joseph Kawhaghi responde a cualquier pregunta y hasta ofrece sus tarjetas de presentación a todo el público, sin embargo me parece un desacierto que el IMPI no promueva la asistencia de abogados especialistas para este tipo de asuntos y es que el formato de registro parece tan sencillo que cualquiera podría obtener un registro de marca, pero en la mayoría de las ocasiones los abogados somos consultados cuando el cliente ya registró su marca y ahora viene el problema a continuación expongo un ejemplo de un caso real (como muchos) pero cambiando los nombres por ética profesional y que además tengo la autorización expresa de parte del cliente para exponer su caso:

El problema de la empresa que es fabricante de jabones es tan grande que fue personalmente el Presidente a la consulta en mi oficina, acompañado de su Contador Público para pedirme que evaluara la situación siguiente:

Les llama su principal cliente para decirles que los jabones distribuidos la última vez (tres millones de unidades) se están saliendo de sus empaques debido al calor que produce la camioneta que los transporta, la empresa fabricante (mi cliente) envía a un inspector para verificar dicha situación, la cual es nada común, revisa el jabón y se da cuenta que el producto no es el que fabrica la empresa pues la marca es parecida aunque no idéntica a la del fabricante, me llama el contador y me dice que su marca la están pirateando, regresando a la cita en mi oficina al revisar la marca y el producto noto que la marca es una combinación o mezcla de palabras genéricas, descriptivas y rasgos originales, inmediatamente revisé la base de datos y noto que en efecto la marca esta registrada y es similar a la de mi cliente, si el lector no es perito en la materia le informo que uno de los principales motivos para registrar una marca es evitar la confusión entre un producto y otro de la misma clase y especie, esto es distinguir los productos con una marca registrada, sin embargo la combinación tan caprichosa de palabras genéricas y descriptivas era difícil de poder defender, el empresario me dijo que él personalmente había registrado la marca que no podía haber error y que debía ser defendible, toda vez que él pago sus derechos, solicitó la marca y contaba con un título vigente.

La respuesta es simple, la marca estaba mal desde que se diseñó no tenía impedimento legal para su registro, pero al carecer de elementos originales era difícil poder defender sus derechos, porque la similitud no derivaba de la parte original sino de la parte genérica y descriptiva la cual fue la que confundió a su cliente, habida cuenta que el comprador se había abastecido de otra empresa totalmente diferente desde hace año y medio pensando que ese producto pertenecía a la misma empresa por la similitud.

Este asunto es el de muchas empresas, que se ven imposibilitadas de poder defender sus registros de marcas, el problema no es corrupción de autoridades sino desconocimiento de la ley y solicitar la asistencia de un especialista, yo como abogado si necesito un jabón no voy a hacerlo personalmente, pero mi cliente pensó que él si podía hacer el registro de su marca, por ejemplo en las guías de registros del United States Patent and Trademark Office (USPTO) la oficina homóloga del IMPI en Estados Unidos sugieren al registrante que se asista de un abogado en Propiedad Intelectual, aceptando que si lo pueden hacer ellos personalmente pero que pudiera tener errores y no saberlos hasta el momento en que intentan defender sus marcas.

En conclusión:

¿Puede una persona obtener su registro personalmente? Si, por supuesto, no se requiere cédula profesional

¿El IMPI se cerciora de que la marca protege debidamente los productos o servicios que distingue? No, el examinador revisa que la marca no tenga impedimento legal alguno, incluyendo que no obstaculice los derechos de otros revisando que no tenga confusión por similitud, pero no actúa como abogado del solicitante.

¿Se requiere de un abogado para solicitar el registro de una marca? Si lo que usted desea es proteger sus productos o servicios y que la marca cumpla con todas y cada una de las ventajas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de la Propiedad Industrial le concede si, no hay duda, la marca es un activo que debe proteger, no es un mero trámite, no es como solicitar una credencial del IFE, ni pagar la tenencia.

Se pierde la marca Pemex en Estados Unidos

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Jorge López, un reportero investigador del Periódico El Universal se contactó conmigo para entrevistarme en relación a la marca PEMEX en Estados Unidos, me llamó la atención que la marca no estuviera registrada a nombre de Petróleos Mexicanos, encontré que alguna vez solicitaron el registro ante el United States Patent and Trademark Office, pero en marzo de 2004 sin ninguna razón aparente la empresa mexicana abandonó el registro solicitado y le di mis apreciaciones a Jorge, las cuales se pueden ver en el artículo publicado el día de hoy en la sección financiera del periódico el cual mas adelante en este blog se puede leer como archivo adjunto.

No obstante que la marca esta registrada a nombre de una empresa llamada Intermix, SA constituida en Islas Cayman en el articulo publicado el día de hoy me doy cuenta que el mismo reportero contactó a Jimi Rosen quien además de ostentarse como vocero de dicha empresa afirmó al periódico ser “hermano” de Roberto Madrazo Pintado y que no solo obtuvieron el registro por un descuido de Petróleos Mexicanos, sino que también piensan franquiciar el negocio en Estados Unidos para la venta de diversos productos derivados.

El departamento jurídico de Petroleos Mexicanos, la empresa mas importante de Latinoamérica dijo “nunca solicitamos el registro porque a Petróleos Mexicanos no le interesa usarla en Estados Unidos” al parecer desconoce la solicitud abandonada en 2004 y las transacciones que día con día hacen en Estados Unidos.

¿Que opciones tiene Petróleos Mexicanos para recuperar la marca en Estados Unidos?

En mi opinión Petróleos Mexicanos podrá solicitar la nulidad del registro de la marca Pemex otorgada en Estados Unidos a Intermix SA con dos argumentos principales: 1) La falta de uso de Intermix SA pues esta empresa tendría que probar que efectivamente comercializa dichos productos derivados en Estados Unidos; y 2) Que la marca Pemex es notoriamente conocida aludiendo al Tratado de Libre Comercio (TLCAN). El segundo argumento es sin duda el mas contundente.

Este es solo uno de los países en que Petróleos Mexicanos ha descuidado el registro, faltará ver en que otros países han tenido el mismo descuido y si es que interponen una demanda de nulidad ante el USPTO para intentar recuperar el registro de la marca, vaya descuido y que aprovechamiento!!!!

Para leer las opiniones acerca del artículo del Universal: http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/75876.html

Para leer el artículo completo del Universal: Artículo el Universal:  Petróleos Mexicanos Pierde el Uso de la Marca en Estados Unidos

Para leer la nota en Yahoo: Difícil recuperar la marca Pemex afirman especialistas.

Importación de Mercancías sin Registro de Marcas


Mercancías sin Registro de Marca

En otros blogs ya hemos platicado acerca de las ventajas de registrar una marca (vease: Preguntas Frecuentes de Registro de Marcas) y es que aunque el registro de marcas no es obligatorio (salvo en los casos que señala el artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial), existen consecuencias legales establecidas en los diferentes supuestos del artículo 223 que establece algunos de los delitos en materia de Propiedad Industrial que en la mayorpia de los casos si se tiene buena fe se podrían prevenir registrando la marca y que las mercancías no contengan marcas en sus diseños o que igualmente estén registradas.

En este caso hablaremos de la fracción III de dicho artículo  en relación a la introducción de mercancías sin marcas registradas, la fracción establece lo siguiente:

Artículo 223.- Son delitos:

III. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;
……

Esta fracción no solo abarca objetos que ostenten marcas idénticas, sino también y como es lógico abarca marcas similares que puedan causar confusión en el público consumidor, lo cual hace indispensable que si el producto ostenta una marca , una letra o un diseño se deba solicitar el registro de su marca antes de su introducción al país.

Es común que algunos importadores soliciten a sus maquiladoras en el extranjero que les envíen mercancías que no cuentan con las marcas registradas en México, por ejemplo el diseño de una camisa que contiene letras o palabras debe de ser objeto de revisión por parte del importador antes de introducirse al país para evitar una denuncia y que las mercancías sean confiscadas.

La pena en caso de introducir dicha mercancía al país se establece en el artículo 224 de la LPI el cual impone de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

En estos casos el agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, revisa en el recinto fiscalizado las mercancías con ayuda del personal de Aduanas que realizan inspecciones ministeriales y en caso de encontrar una similitud a una marca registrada o una marca idéntica sin certificación levantan una averiguación previa para recabar los elementos del tipo y comenzar con el juicio penal.

Nulidad de Registro de Marcas


Nulidad de Marcas

La Ley de la Propiedad Industrial vigente protege no solo el registro, sino el uso de la marca, ¿que implicaciones tiene esto? quiere decir que al obtener el título de registro de una marca se tiene un reconocimiento por parte del Estado de que la persona acreditada es el titular de la marca y ese título tiene vigencia de diez años contados a partir de la fecha en que se solicitó, sin embargo la Ley protege también a quien ha venido usando una marca de buena fe, de manera pacífica y continua, otorgándole la posibilidad de demandar la nulidad alegando el derecho por un uso anterior.

Ejemplo de Nulidad de Registro de Marca por Derecho de Uso Anterior:

La persona X ha venido usando la marca “Maximax” desde 2003 para distinguir jabones para ropa, pero la marca se encuentra registrada desde 2005 a nombre de la persona Y para distinguir también jabones para ropa, en este ejemplo la persona X deberá solicitar a su abogado que presente una solicitud administrativa de nulidad para que con fundamento en el artículo 151 fracción II solicite la nulidad del registro marcario de Y y así pueda registrar la marca bajo su nombre.
En el ejemplo anterior como X debe comprobar que la marca “Maximax” ha sido usada por él con medios idóneos como lo pueden ser facturas y anuncios publicitarios, el uso de la marca debe ser continuo en todos los casos, es decir mes con mes, o año con año dependiendo de las características del producto.

¿Que tiempo tiene X para solicitar la nulidad del registro? X solo podrá demandar si no han pasado tres años desde que la marca registrada de Y se publicó en la gaceta.

El espíritu de la Ley que intentó plasmar el legislador es evitar que una persona se aproveche de la publicidad o posicionamiento en el mercado que tiene una marca y que no solo por el simple registro una persona se pueda apropiar de una marca, este es uno de los motivos por los cuales se deben registrar marcas, para evitar que se aluda el argumento de que se usa una marca de mala fe.

El presente caso es solo un ejemplo, no es un caso real la marca “Maximax” es ficticia para el ejemplo y es uno de varios casos en que se puede solicitar la nulidad de una marca.

Desde 1996 el IMPI publicó la nueva forma simplificada de solicitud de registro de una marca, esta nueva forma eliminó la necesidad de largos expedientes, el formato es tan simplificado que consta únicamente de dos páginas contenidas en una hoja tamaño oficio, sin embargo cada espacio del formato debe ser pensado antes de su llenado, en esta ocasión tocaremos el tema de la fecha de uso. El formato de solicitud de registro de marca tiene dos opciones: 1) Describir desde cuando se ha usado la marca; y 2) La declaración de que la marca no se ha usado.

El efecto jurídico de esta declaración es fundamental para la protección de la marca, pues si se declara una fecha entonces en caso de que un solicitante que acredite su interés jurídico podrá solicitar con una declaración administrativa de nulidad que se compruebe el uso de dicha marca y para acreditarlo debe demostrar que de manera continua e ininterrumpida ha venido usando la marca, cosa nada fácil para un abogado.

En lo que se refiere a la otra opción en donde se declare que la marca no se ha usado, en caso de que la marca sea objeto de una Solicitud Administrativa de Nulidad no se podrá demostrar un uso anterior.

Adicionalmente se debe de tener en cuenta que la LPI establece que la falta de veracidad en la información declarada en el formato de solicitud dará lugar a la nulidad del registro.

Formato de Solicitud de Registro de Marca

 

Congreso contra la Piratería en México

Congreso contra la Piratería

Congreso contra la Piratería

Mañana 1 de diciembre inicia el primer Congreso organizado por el IMPI e INTERPOL el cual tendrá lugar en Cancun, uno de los principalesoradores será Ronald Noble quien es Secretario general de INTERPOL, asistirán mas de 500 delegados que trabajan en la búsqueda de soluciones para combatir la comercialización de productos falsos en el mundo. Otros promotores que estarán: Organización Mundial de Aduanas (OMA)Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)Asociación Internacional de Marcas Registradas (INTA) y la Asociación Internacional para la Gestión de la Seguridad (ISMA). El objetivo es uniformar las propuestas y encontrar soluciones para dar fin al comercio internacional de productos falsos. El tema de este 5o Congreso Mundial es “Salvar fronteras para intercambiar soluciones”. El programa, la lista de ponentes y otros detalles sobre el Congreso se encuentran disponibles en el sitio web www.ccapcongress.net.

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