Uso de Marcas Registradas en Adwords ¿es ilegal?

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Uso de Marcas en Adwords

Existe un antecedente en Estados Unidos en que la principal empresa aseguradora de autos Geico demandó a Yahoo y Google por dejar que los usuarios de Adwords usaran las palabras clave “keywords” en su publicidad, de manera tal que una persona que buscara “Geico” encontraría arriba de dicha empresa resultados de otras aseguradoras que eran competencia de esta firma, Geico alegó que era un uso ilegal fundamentando sus alegatos en el Lanham Act artículo 15, antes de dictarse sentencia Yahoo llegó a un acuerdo con Geico y Google contestó la demanda alegando que no era Google el infractor, sino el usuario de Adwords quien era el autor de la infracción, la Juez Brinkema resolvió en primera instancia la absolución de Google en el caso e instó a las partes a que llegaran a un arreglo y Geico continuó la demanda, pero en 2005 finalmente llegaron a un acuerdo, el cual se mantiene confidencial.

Ante la pregunta puede una empresa usar una marca registrada como keyword para publicitarse en Adwords? la respuesta es si puede, pero será sujeto a una demanda por infracción administrativa en México, Google y Yahoo tienen responsabilidad? No, puesto que en su política solicitan la firma electrónica de que el usuario tiene conocimiento de que no puede hacer uso de marcas registradas. Esta es una conclusión, pero en México a la fecha no conozco de ningún caso similar.

Mas información: Memorandum opinion of Judge Brinkema in Virginia.

 

Se agotan las razones sociales

Autor: Lic. Rafael Gimenez Camacho

Como se ha dicho en otros posts las Razones Sociales tienen diferente tratamiento a las marcas registradas, la entidad encargada de otorgar dichos permisos es la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INEGI ha declarado que se constituyen mas de dos mil sociedades al mes, esto quiere decir que se otorgan mas de veinticuatro mil nombres de sociedades al año, en los cuales a diferencia de las marcas no aplica el principio de especialidad, por lo tanto es lógico que se acaben las razones sociales, pero el problema principal radica en que la gran mayoría de las sociedades no se liquidan, sino que se dejan en suspensión de actividades en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que el costo de cerrar jurídicamente una sociedad representa un gasto que en la mayoría de los casos los socios no las tienen.

Es así que la falta del principio de especialidad en las razones sociales (entiéndase también denominaciones sociales) y el problema del costo de disolver y liquidar una sociedad han agotado los nombres que se pudieran registrar como razones sociales, en los formatos de solicitud se solicita el llenado de tres opciones que en la mayoría de las veces no resulta suficiente y cuando hablamos de criterios de la autoridad menos, pues no hay criterio uniforme que se regule en la Ley.

No obstante lo anterior sigue siendo posible registrar razones sociales que tienen similitud con otras si se toman las previsiones jurídicas necesarias, pero los tiempos son largos y los negocios no siempre pueden esperar, ojalá y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial colaborara con la Secretaría de Relaciones Exteriores para tener criterios fundamentados y motivados y no sea simplemente un trámite de ventanilla, la importancia de tener una razón social adecuada en una sociedad puede ser determinante para la publicidad y posicionamiento de la misma en su mercado.

 

Protección a las marcas registradas

Marca Registrada

Marca Registrada

Cuando se registra una marca se deben tomar en cuenta acciones tendientes a su preservación, pues ser titular de una marca no es solo registrar la marca, su cuidado es un poco mas complejo, pues la Ley de la Propiedad Industrial protege además del registro el uso y establece diversos casos en que el titular puede llegar a perder los derechos que el registro de una marca le concede. Uno de los casos mas comunes es aquel en que cuando por la caducidad se pierden los derechos, a continuación expongo algunos consejos para evitar la caducidad de la marca registrada:

1.- Usar la marca en territorio nacional, el titular de una marca registrada debe usarla, toda vez que si la marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad del registro, salvo que existan causas justificadas que impidan realizar el uso, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Para demostrar el uso de una marca registrada, se requiere acreditar haber puesto en el comercio o estar disponibles en el mercado cantidades apropiadas de productos o servicios que correspondan a los usos y costumbres en el comercio, por ejemplo: Una empresa de refrescos debe demostrar que usa constantemente la marca, es lógico que esta empresa venderá mínimo un refresco al día, que no sería lo mismo que una empresa que vende yates de fin de semana, la demostración del uso para esta empresa será diferente, ya que será muy normal que venda tal vez uno o dos yates porque son productos diferentes.

2.- Usar la marca como fue registrada, el uso que debe realizar el titular de una marca, es de acuerdo como fue registrada la marca, modificaciones que no alteren sus características esenciales, pero lo recomendable es que si la marca se modifica en cualquier parte, ya sea en sus colores, letras o nombres se solicite ya sea el registro de una nueva marca o la modificación para evitar la pérdida y/o la invasión a derechos de terceros.

3.- Usar la marca en los productos o servicios que fue registrada, el titular de una marca debe utilizar la marca en el comercio para los productos o servicios que fue registrada, y no en otro tipo de producto o servicio que no proteja el titulo marcario respectivo.

Si el titular de un registro marcario desea proteger un producto o servicio adicional al registro con la misma marca registrada, es necesario obtener un nuevo registro para dichos productos o servicios.

4- Renovar el registro marcario, el registro de una marca tiene una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, por lo tanto, el titular del registro tiene la obligación de renovarla dentro de los últimos seis meses antes de concluir el plazo de vigencia, no obstante lo anterior, la ley le concede al titular de la marca un plazo de gracia dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de los diez años. Vencidos los anteriores plazos sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

Al momento de solicitar la renovación del registro marcario, el titular debe manifestar bajo protesta de decir verdad, que ha usado la marca en por lo menos uno de los productos o servicios en los que fue registrada y que no ha interrumpido dicho uso en tres años  consecutivos.

En caso de que el titular no recuerde la fecha de presentación de su solicitud de registro marcario, dicha información se encuentra contenida en el titulo de su marca que expidió el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Por lo tanto para conservar el derecho al uso exclusivo de un registro marcario el titular del mismo no debe perder de vista las obligaciones  antes mencionadas.

 

Libreria zaratustra

Me parecía imposible ver en México una guerra entre empresas como la que parecía se dejaba ver en el anuncío “Los libros son cosa seria y deben anunciarse así. Abajo Gandhi” lo encontré en Viaducto casi llegando a Insurgentes en la Ciudad de México, pero de inmediato mi imaginación volvió a la realidad, dándome cuenta de que casi por un segundo fui engañando por la publicidad de Librerías Gandhi creada por Ogilvy su empresa publicitaria, mi colega que iba conmigo en el coche me dijo “es una campaña publicitaria, ve que en los anuncios dice “Clausurado por Gandhi” cosa que no es legalmente posible” y todavía a sabiendas de que no iba a encontrar nada busué entre los archivos del IMPI algún antecedente en los asuntos contenciosos o en los expedientes de los registros que se ubican en las diferentes clases como la 35 (Registro No. 304579) y la 41 (Registro No. 692340), hubiera querido que fuera cierto, pero nada, no es verdad solo es una campaña publicitaria.. ojalá y algún día en nuestro país no sea una broma que dos empresas puedan competir, porque como dice la Ley de la Competencia Económica el único que se favorecería sería el consumidor habida cuenta de que tambíen las empresas, tal es el caso de Coca-Pepsi.

Para mayores referencias: http://libreriaszaratustra.com/

 

Marcas Descriptivas

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Marca Descriptiva¿Cuando una marca es descriptiva?

Las marcas descriptivas no son registrables, debido a que la autoridad no puede aceptar que un agente económico sea el único titular de una marca que describe los productos y servicios que protege la marca por principio de libertad de competencia económica.

Las marcas por principio deben ser distintivas y no descriptivas, pues su función es distinguir entre unos y otros productos y servicios, si las marcas registradas fuesen descriptivas no habría equilibrio de competencia económica.

El fundamento legal se encuentra en el artículo 90 fracción IV de la Ley de la Propiedad industrial que establece:

“no son registrables como marcas las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca; quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.”

Sin embargo el tema es muy debatido, existen diversas tesis, que además son contradictorias. La Ley no señala los razonamientos lógico-jurídicos que deben seguir los examinadores de fondo para definir si se debe aceptar o negar el registro de marca solicitado. El problema como ya se dijo es que si la autoridad llega a registrar una marca descriptiva estaría limitando a aquellos competidores a poder usar esas palabras que ya son exclusivas de otro.

En 2006 el Tribunal Colegiado en Materia Adminstrativa del Primer Circuito determinó que el razonamiento lógico-jurídico que debe realizar el examinador para determinar si la marca solicitada es descriptiva es una operación mental que no es susceptible de ser probado por no referirse a hechos, aludiendo a la “subsunción” que no es otra cosa que el proceso mental para definir si se actualiza el supuesto jurídico.

Jurisprudencia:

MARCAS DESCRIPTIVAS. PARA DETERMINAR QUE TIENEN ESE CARÁCTER, EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI), POR REGLA GENERAL, NO DEBE ALLEGARSE DE PRUEBAS.

El artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca; quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. Ahora bien, el numeral en estudio comprende un enunciado que, por regla general, no es susceptible de ser probado (al no referirse a hechos), ya que para su análisis, el operador debe limitarse a realizar una operación mental, que jurídicamente se conoce como subsunción, a efecto de comprobar que el supuesto de hecho encuadra en el caso hipotético previsto por el legislador. De esta manera, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está facultado para decidir sobre el registro marcario solicitado atendiendo exclusivamente a las palabras o signos que integran la marca propuesta, y corroborar si éstas son descriptivas de los productos o servicios que tratan de ampararse como marcas, motivando debidamente su conclusión, aun ante la inexistencia de alguna de las pruebas permitidas por la ley. Sostener un criterio en contrario implicaría aceptar que el lenguaje está sujeto a prueba; es decir, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estuviera obligado a demostrar, con material probatorio, el significado de las palabras que forman una marca que se pretende registrar, para de esta manera estar en aptitud de resolver si son descriptivas o indicativas, lo cual es materialmente imposible.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 22/2006. Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfín. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 168/2006, en la Primera Sala.

Registro de Marcas en Japón

REGISTRO DE MARCAS EN JAPON

Registro de Marcas en Japón

Registro de Marcas en Japon

En esta blog cedemos el espacio a nuestros corresponsales en Japón Yoshikawa Intellectual Property Office, quienes con la autoria del Lic, Fernando Alonso, nos comparten el proceso de registro de marcas en Japón;

A continuación les explicamos brevemente algunas de las características del sistema japonés de marcas, regulado por la Ley de Marcas japonesa. En primer lugar, otorga la misma protección tanto a los nacionales japoneses como a los extranjeros, con un mismo proceso y condiciones de registro. De este modo las personas residentes en el extranjero o las empresas que actualmente no tienen representación en Japón, también pueden disfrutar de la protección de sus marcas de cara a una futura expansión en el mercado japonés.

Para que una marca sea registrada en Japón, no tiene que estar actualmente en uso, de ahí que sea muy importante, para cualquier empresa extranjera que tenga proyectos de expansión en el mercado nipón, considerar primeramente el registro de su marca en Japón. No obstante, la marca deberá ser usada en el plazo de tres años desde su registro.

Categorías de Marcas:

Hay 6 tipos definidos en la Ley de Marcas: Nominativa, Figurativa, Simbólica, Mixta, Mixta con color y Tridimensionales.

El Proceso de Registro:

El sistema de marcas de Japón opera con el mismo sistema de clasificación internacional de otros países (Clasificación de Niza). Existen 45 clases de productos y servicios, incluidas aquéllas de productos y servicios únicos en Japón.

Las solicitudes pueden hacerse para clases individuales o en diferentes clases a la vez (“multiclase”). En este sentido es muy aconsejable consultar previamente a un asesor profesional

o Agente de la Propiedad Industrial. La consulta en nuestra compañía es gratuita.

La solicitud y concesión del registro de una marca en Japón conlleva el pago de tasas de solicitud y de registro que varían en función del número de clases. Si contrata además a un Agente de la Propiedad Industrial, éste le cobrará sus honorarios, pudiendo incluir los mismos en el pago de las tasas oficiales.

La duración de los trámites desde la solicitud hasta el registro de la marca normalmente va de 6 meses a 1 año. Si el examen se realiza correctamente finalizará en unos tres meses. Después el registro suele tardar entre uno o dos meses más. De manera que normalmente se tarda de seis meses a 1 año desde la solicitud hasta que el proceso finaliza.

El registro internacional de marcas. En principio, para obtener el derecho de una marca en Japón desde el extranjero, debe presentarse una solicitud de registro en la Oficina de Patentes de Japón. Sin embargo, existen otros dos métodos alternativos: solicitud al amparo delConvenio de París, para solicitar el registro de una marca únicamente en Japón, o en pocos países y solicitud al amparo del Acuerdo de Madriddel cual Japón es también signatario. Según este sistema, es posible presentar una solicitud internacional y registrar marcas en determinados países al amparo de la solicitud presentada inicialmente en su propio país. Éste es un sistema particularmente cómodo para grupos empresariales con intereses en muchos países de todo el mundo.

Renovación Una vez registrada su marca ésta estará protegida durante 10 años a partir de la fecha de registro, a no ser que la marca sea invalidada o cancelada posteriormente. La protección puede ser renovada por periodos de 10 años.

Si desean obtener más información por favor no duden en ponerse en contacto con nuestras oficinas y les atenderemos con mucho gusto.

Fernando Alonso BSc,
en representación del Sr. Toshio Yoshikawa
Oficina Internacional de Patentes Yoshikawa
Murahama Bldg., 6F,
4-9-19, Higashinoda-cho,
Miyakojima-ku
534-0024
Osaka, Japón
E-mail: patent@e-mail.jp / Tel.: +81-6-6356-8885

Preguntas Frecuentes

¿Qué ley regula el registro de marcas en Japón?

El sistema de marcas de Japón está regulado por la Ley de Marcas.
Respecto al derecho de Prioridad está basado en el Convenio de París y el registro de marcas internacionales sigue el Sistema de Madrid.

¿Cuál es la vigencia de una Marca en Japón?

Una marca tiene una vigencia de 10 años contados desde la fecha de concesión del registro, renovable por períodos iguales y sucesivos. No obstante, el Registro del Nombre Comercial es perpetuo.

¿Es posible registrar una marca aunque no esté en uso?

Sí, según la Ley de Marcas japonesa las marcas se pueden registrar incluso si no están en uso en ese momento. Sin embargo, debe ser plenamente consciente de que si esa marca no se usa en un período de tres años desde su registro, un tercero podrá presentar una petición para la cancelación de dicha marca.

¿Cuánto cuesta y cuánto tiempo tarda el proceso de registro?

El coste varía en función de aspectos como el número de clases, la solicitud o no de prioridad, acción oficial y su respuesta. Por ejemplo, el coste aproximado de registro de una marca con 1 clase, sin prioridad y con acción oficial y modificaciones acorde a las notificaciones de la Oficina de Patentes sería de unos 160,000 yenes.
Para un presupuesto gratuito, preciso y detallado por favor no dude en ponerse en contacto.
El trámite de registro, sin oposición, tiene una duración de 6 meses a 1 año.

¿Que documentos se necesitan?

– Información relativa a su Marca.]
– Nombre y dirección del solicitante.
– Clases Internacionales y Productos / Servicios designados.
– No es necesario aportar un Poder (POA)

 

Diferencias entre la Licencia de Uso de Marca Registrada

y la Licencia de Uso de Derechos de Autor

Autor: Giménez & Asociados Abogados, SC

Introducción

Propiedad Intelectual (en sentido general).- La Ley los divide en dos: 1) Propiedad Intelectual y 2) Propiedad industrial

1) Propiedad Intelectual (en estricto sentido) satisface necesidades no materiales.

Ley aplicable: Ley Federal del Derecho de Autor.

Que comprende: Obras Musicales, Audiovisuales, Literarias, Arquitectónicas, Publicidad, Dramática, Danza, Pictórica o de dibujo, Escultórica y de carácter plástico, Caricatura e historieta, Programa de Radio y Televisión, Programas de Cómputo, Fotográfica, Obras de Arte aplicado en el diseño gráfico y textil y de compilación (compilación: Enciclopedias, antologías, bases de datos, etc.).

Entidad que lo regula: INDA (Instituto Nacional del Derecho de Autor) y en o no previsto al IMPI.

La LFDA divide en dos los derechos: Derechos Morales y Derechos Patrimoniales. Los únicos derechos que son transmisibles son los Patrimoniales, los Derechos Morales son intransmisibles, inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables.

Derechos no Protegidos por la LFDA: Todas las establecidas en el Art. 14 (Ideas, fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en obras, esquemas, planes o reglas para actos mentales, juegos o negocios, las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que su estilización sea tal que las conviertan en dibujos originales; los nombres y títulos o frases aislados;  los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo de información, así como sus instructivos;  las reproducciones o imitaciones, sin autorización, de escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o división política equivalente, ni las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales gubernamentales, no gubernamentales, o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;  los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, así como sus traducciones oficiales. en caso de ser publicados, deberán apegarse al texto oficial y no conferirán derecho exclusivo de edición; sin embargo, serán objeto de protección las concordancias, interpretaciones, estudios comparativos, anotaciones, comentarios y demás trabajos similares que entrañen, por parte de su autor, la creación de una obra original;  el contenido informativo de las noticias, pero si su forma de expresión, y la información de uso común tal como los refranes, dichos, leyendas, hechos, calendarios y las escalas métricas).

Características del Contrato de Licencia de Propiedad Intelectual: Bilateral, Oneroso, Conmutativo o Aleatorio, de Ejecución Inmediata, Escalonada o tracto sucesivo, Nominativo, atípico, Principal o Accesorio, Formal y temporal.

Propiedad Industrial.satisface necesidades no materiales es decir comerciales.

Ley: Ley de la Propiedad Industrial,

Que comprende: Patentes, Modelos de utilidad, Diseños Industriales y Marcas, Avisos y Nombres Comerciales  y Secretos Industriales.

Entidad que lo regula: IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial).

Características del Contrato de Licencia de Uso de Propiedad Industrial: Bilateral, Oneroso o Gratuito, Aleatorio o Conmutativo, de Ejecución Inmediata, Escalonada o tracto sucesivo, Nominativo, atípico, Principal o Accesorio y Formal o Consensual.

Diferencia entre Cesión y Licencia.- Cesión es cuando se transfiere la titularidad de un derecho. Licencia es cuando se transfiere el uso de un derecho.

Diferencias entre Contrato de Licencia de Uso de Propiedad Intelectual y de Propiedad Industrial.

Propiedad Intelectual Propiedad Industrial
Onerosidad irrenunciable Oneroso o Gratuito
Formal.- debe constar por escrito y si se hace ante un fedatario trae aparejada ejecución. Consensual
El derecho que tutela la Ley no necesariamente debe ser registrado para su reconocimiento legal. El derecho que tutela la Ley debe ser registrado para su reconocimiento legal o estar en proceso de registro. Aunque en principio la Ley reconoce el uso.
El término mayor del Contrato por regla general es de 5 años, pero puede hacerse hasta por quince años si la naturaleza de la inversión lo justifica, a excepción de la transmisión por herencia. El término del Contrato es libre de contratación.
Los derechos patrimoniales no son embargables ni pignorables, pero si los frutos y productos que deriven de su ejercicio Los derechos si son embargables.

 

PREGUNTAS FRECUENTES EN RELACION AL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

¿Se pueden transmitir los derechos morales de un Derecho de Autor?

No.

¿Que sucede si en el Contrato de Licencia de Uso de Derecho de Propiedad Intelectual hay ausencia de onerosidad?

La cantidad será determinada por los Tribunales competentes.

¿Si un derecho de Propiedad Intelectual  no está registrado la Ley lo reconoce? ¿Se puede transmitir?

Cualquier obra susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma o medio es materia de Derecho de Autor, por lo tanto si se puede transmitir.

¿Se puede licenciar un derecho futuro?

En el caso de la Propiedad Intelectual si, en el caso de la Propiedad Intelectual debe estar por lo menos en trámite de registro.

¿Se puede establecer en el Contrato que un artista se comprometa a no crear obra alguna?

No.

¿Se puede establecer en el Contrato la transmisión global de obra futura?

No.

¿Cuál es la diferencia entre una marca y el nombre de una sociedad?

Lafunción de una marca registrada es proteger productos o servicios y el nombre de una sociedad es para efectos del Contrato Social, la marca se solicita en los archivos del IMPI y la denominación o razón social se solicita en la Secretaría de Relaciones Exteriores, los archivos no cruzan información, así que podrán encontrar marcas registradas como nombres de sociedades y no forzosamente serán del mismo titular, claro quien tiene prioridad podrá demandar a la otra parte.

¿Quién puede solicitar el registro de un Contrato de Licencia en el IMPI?

El Licenciatario y el Licenciante, cualquiera de los dos.

 
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