Proceso de Registro de Marcas en Mexico

Breve Explicación del Proceso de Registro de Marcas en Mexico.

El primer paso lógico es el diseño de una marca para determinar si se trata de una marca nominativa, mixta, innominada o tridimensional, es común que las oficinas de diseño de las agencias de publicidad elaboren mas de una opción para su cliente elija aquella que mejor se adapte a sus necesidades, los diseñadores no realizan investigaciones para conocer si las marcas diseñadas estan siendo utilizadas o han sido registradas con anterioridad y podría resultar lógico que inconscientemente esten usando una marca que ya esta siendo usada para proteger los mismos o similares diseños o nombres, una buena referencia para conocer mas acerca de diseños de marcas para su registro es el libro “The Omnipowerful Brand” de Frank Delano que ya se puede localizar en la Librería del Sotano en la Ciudad de México con el nombre “El poder de la Marca” (Bibliografía de Registros de Marcas).

Los diseñadores no estan obligados a conocer la Ley de la Propiedad Industrial, su labor es crear marcas atractivas que se queden en la mente del consumidor, labor bastante compleja ya que hay diversos estudios que son tan complejos como lo puede ser la psicología humana, por ello es necesario antes de lanzar una marca al mercado verificar su estado legal, para ello se deben tomar en consideración los impedimentos  a que se refiere el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, (ver impedimentos).  Si la marca en consideración ha pasado dicho estudio es pertinente realizar la llamada “búsqueda fonética de anterioridades” con la cual el abogado revisará todos los registros que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tenga en sus archivos para evaluar los imepedimentos a que se refiere el artículo 91 de la LPI que se refiere a las marcas registradas con anterioridad o a aquellas que tengan algún grado de confusión. Estos dos procesos a que nos referimos son los mas complejos antes de iniciar un proceso de registro, pues labor de nosotros los abogados es procurar que no se deseche el pago de derechos y claro lograr el registro para nuestro cliente para lo cual también aún y cuando se consiga el registro se debe advertir al cliente cuando una marca ha sido registrada pero su registro pudiera ser anulado por cualquier causa legal, ya que el otorgamiento del registro no es irrevocable.

Ahora bien la solicitud de presentación de registro actualmente parece ser un documento sencillo que desde 1997 aproximadamente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial implementó para simplificar su examinación y evitar las solicitudes de diez cuartillas, no obstante dicha simplificación es importante recalcar que cada detalle en este documento es de gran importancia no solo para obtener el registro sino para la debida defensa de la marca aún y cuando esta ya haya sido registrada, es importante decir que es un procedimiento de registro y considerarlo un mero trámite podrá llevarlo a la pérdida de la marca. En caso de que la contraparte demuestre la falta de veracidad en la información vertida en dicho documento podrá será anulable, aún y cuando el solicitante lo hubiese hecho de buena fe.

Posteriormente se solicita al IMPI el registro quien tendrá un término máximo de seis meses para responder la solicitud, obviamente pudiendo contestar antes de este término, en dicho registro pasa por dos examenes: Forma y Fondo. El examen de forma consiste en que el examinador verificará que el solicitante cumpla con todos y cada uno de los requisitos legales para registrar una marca, en cuyo caso podrá requerir la reposición de documentación o bien algun documento que hubiese faltado. Posteriormente revisará el fondo jurídico de la marca en cuestión a la luz de lo establecido los artículos 90 y 91 de la LPI además de cualquier otro que estime conveniente, en caso de encontrar algún impedimento enviará un oficio en que le informará al solicitante la negativa de su solicitud, en el cual los abogados tenemos tres meses para poder contestar dicho oficio manifestando lo que mas convenga a nuestro cliente. En este caso se contestarán los argumentos y la autoridad tendrá nuevamente el término máximo de seis meses para contestar dicho escrito. En caso de que vuelva a ser negativo quedarán dos recursos por agotarse: el de revisión y el de nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En caso de que no hubiese existido ningún impedimento el IMPI otorgará el título de registro de la marca. El título tiene un término de diez años contados a partir de la fecha en que fue solicitada y son prorrogables presentado la solicitud dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento.

 

Marca que se encuentra en proceso de registro ¿Se puede usar?

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Frecuentemente los clientes preguntan antes de solicitar una marca si iniciando el proceso de solicitud pueden hacer uso de la misma, por ejemplo una tienda de ropa que va a producir miles de unidades con una marca no solo va a fabricar los productos con su marca en la etiqueta, sino que también van a invertir en comerciales de televisión con la marca, ¿es viable usar la marca que no se encuentra aún registrada?

La respuesta encuentra su complejidad en el riesgo, lo recomendable como en todos los casos en que se va a solicitar el registro de una marca es hacer una evaluación de viabilidad legal tomando como base de referencia las fracciones del Artículo 90 de la LPI el cual establece las causales por las cuales la autoridad puede negar el registro de una marca por impedimento legal, posteriormente se debe solicitar la búsqueda fonética en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, verificando no solo la similitud que pudiera tener la marca en su fonética, sino también las similitudes visuales, gramaticales e ideológicas, de ello dependerá la posibilidad de obtener el registro, sin embargo aún así no es garantía de poder obtener el registro, los criterios de los examinadores son tan variados que aún en casos que nos pudieran resultar claros la autoridad podrá negar su registro mediante un oficio y el solicitante podrá responder dicho oficio manifestando lo que a su derecho convenga pues en ese momento del proceso el solicitante a través de su representante legal manifestará las consideraciones por las cuales debe ser considerada como una marca distinta.

En ocasiones los solicitantes no solo quieren hacer uso de la marca, sino también en varios casos licenciarla a un tercero, la Ley en su artículo 137 de la LPI admite la posibilidad de licenciar una marca que se encuentra en proceso y hasta solicitar el registro del Contrato de Licencia de Uso de Marca, sin embargo en caso de que no se consiguiere el registro de la marca el Licenciante tendrá el problema debiendo responder al Licenciatario por los daños, perjuicios y en su caso penas convencionales que le hubiere causado por no haber obtenido el registro de la marca, dicho Contrato sería sancionado con Nulidad Absoluta y consecuentemente sería inexistente, toda vez que existe un impedimento legal para obtener el registro de la marca.

La respuesta es que depende de los resultados de la búsqueda de marcas idénticas o posibles confusiones, pero al final no puede haber una certeza de que se pueda obtener la marca, ya que los registros que aparecen en pantalla en cualquier momento pueden variar y aún así siempre queda a consideración del examinador el otorgamiento de su registro. Antes de hacer uso de una marca debe hacer una evaluación, en donde el peor escenario sea perder su inversión en publicidad por no haber obtenido el registro.

Fundamentos Legales: Arts. 90 y 137 de la Ley de Propiedad Industrial.

 

Tipos de Marcas

TIPOS DE MARCAS
Autor: Gimenez & Asociados Abogados, SC

Previo a distinguir los diferentes tipos de marcas es necesario conceptualizar que una marca es todo signo visible que distingue un producto o un servicio, pudiendo ser este cualquier dibujo, forma, símbolo o diseño, asimismo es importante distinguir a las marcas de los avisos y los nombres comerciales ya que estos no son tipos de marcas, sino otras formas de obtener el uso exclusivo de algún distintivo.

Tipos de Marcas

La Ley de la Propiedad Industrial vigente en su artículo 113 fracción II reconoce cuatro tipos diferentes de marcas: 1) Nominativas; 2) Innominadas; 3) Mixtas; y 4) Tridimensionales a diferencia de algunos países la Ley Mexicana no admite los registros de marcas consistentes en sonidos y esencias, los colores se incluyen en las marcas innominadas o mixtas, aunque un color no puede ser registrado per se.

En el primer caso la Marca Nominativa se refiere a las palabras que distinguen los productos o servicios que se desean proteger, en este tipo de registro el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece que su titular se reserva el derecho de usar cualquier tipo o tamaño de letra, por ello no es necesario informar ninguna tipografía ni tamaño, solo el nombre.

Ejemplos:

COCA-COLA”Registro 70075 BIORELLE”Expediente 1003098 STARLUX”Registro 1035159 KENNETH COLE”Registro 468272

En el segundo caso la Marca Innominada se refiere única y exclusivamente al diseño, dibujo, holograma o logo que distinga productos o servicios, este tipo de registros no incluye palabras, en este tipo de registros se pueden se consideran colores, tipografías y demás distintivos, cualquier cambio en este tipo de marcas es importante tomar en cuenta para no perder sus registros por las modificaciones que pueda sufrir.

Ejemplos:

Marca Innominada
Marcas Innominadas

En el tercer caso la Marca Mixta se refiere a la(s) palabra(s) y al logo, dibujo o diseño o logo de manera conjunta, en una sola marca, ejemplo:

Ejemplos:

Marcas Mixtas

En el cuarto caso el registro de la Marca Tridimensional se refiere a aquellas marcas que por su forma o dimensión son distintivas, como lo son empaques, formas, envolturas, envases, forma o presentación de un producto, botellas para perfumes, este tipo de registro debe ser sumamente distintivo para poder ser objeto de registro.

Ejemplos:

Marcas Tridimensionales

Clasificación Doctrinal de Marcas

El Tribunal de los Estados Unidos de Norteamérica ha clasificado las marcas de manera que pueda facilitar su examinación para otorgar o negar un registro, esta Clasificación es meramente para fines de examinación y en ningún caso es una distinción legal, aunque la Ley Estadounidense y la Ley Mexicana tienen diferencias sustanciales.

Marca Genérica o Marca Blanca.- Es aquella con la que se distingue a un producto que es comercializado por una cadena de distribución con la marca propia del establecimiento, estas marcas se crean para satisfacer estrategias de mercado con los consumidores, por ejemplo: Danone hasta hace poco maquilaba productos para diversos supermercados, como lácteos. Este tipo de estrategias aunque pudieran parecer ilógicas por competir con el mismos fabricante no lo son para el supermercado, ni para el fabricante porque tres partes se ven beneficiadas: 1) El consumidor por contar con un producto mas barato; 2) El supermercado por ofrecer mayor variedad en precio y calidad y 3) El fabricante no deja de vender y no pierde porque el margen de utilidad es el mismo debido a que el producto de la marca genérica tiene insumos de menor calidad o precio.

Marca sin Uso Exclusivo por Impedimento Legal.- es aquella marca que no tiene ningún distintivo y que por el contrario el público consumidor fácilmente puede localizar el tipo de producto que se trata, este tipo de marcas no son registrables, toda vez que su registro daría lugar al uso exclusivo de palabras que comúnmente usamos. Por ejemplo: “MANZANA” para proteger productos frutales.

Marca Descriptiva.- es aquella que describe los productos o servicios que desea distinguir y que por consiguiente su registro resultaría una competencia desleal. Por ejemplo: “MANZANA SABROSA” para proteger productos frutales, es importante aclarar que en este caso la marca nominativa no podría ser objeto de registro, sin embargo si la marca fuese innominada y no se reservara el uso de las palabras “MANZANA SABROSA” si sería registrable.

Marca Sugestiva.- es aquella que sin ser genérica ni descriptiva puede inducir al público consumidor al momento de decidir la compra de un producto por otro. Por ejemplo:

Marca Imaginaria.- Es un término elaborado únicamente para distinguir un producto o servicio, nada tiene que ver con lo que protege, es una marca original. Por ejemplo: “CHRYSLER”

Marca Arbitraria.-  Es una marca ordinaria aplicada de una manera no común que su palabra tiene un significado, pero que es registrable debido a que la marca nada tiene que ver con los productos o servicios que protege. Por ejemplo: “CAMEL” en inglés significa camello, pero lo que protege son cigarros de tabaco.

Adicionalmente se pueden encontrar más clasificaciones para el estudio de las marcas en México:

Marca Compuesta.- Es aquella marca que se compone de dos palabras que separadas pudieran ser un genérico, pero que combinadas en una sola palabra forman una palabra original y distintiva. Por ejemplo: “PEMEX” (Petróleos-Mexicanos).

Marca Traducida.- La Legislación Mexicana establece que las traducciones caprichosas de cualquier idioma al español no serán registrables si su significado es genérico o descriptivo. Por ejemplo: “ORANGE” para proteger productos frutales.

US Trademark Law (Leenham Act)

Antecedentes del Registro de Marcas en Mexico

Antecedentes del Registro de Marcas en Mexico

 Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

 La palabra marca proviene del alemán “mark” que significa “señal dibujada, pegada, hecha a fuego, etc., en una cosa, un animal o una persona, en un esclavo para distinguirlo o saber a quién pertenece”. En castellano significa “acción de marcar. Señal hecha en una persona, animal o cosa para distinguirla o denotar calidad. Distintivo que el comerciante pone a sus productos[i]. El diccionario de la Real Academia Española lo define también como derecho político que se refiere a “Provincia, Distrito Fronterizo”, por ejemplo la marca de Ancona y la Marca de Brandenburgo, sin embargo la acepción a la cual debemos hacer referencia es a las marcas en su aspecto comercial.

Para estudiar los antecedentes de las marcas se debe cambiar el aspecto de cómo hoy en día las conocemos, pues al paso de la historia su concepto y uso han cambiado, así es que el hallazgo más antiguo del cual se tiene registro de aparición de una marca se localiza al sur de Francia en las Cuevas Lascaux en las cuales se encontró lo que es el dibujo de un Bisonte, los académicos han interpretado este dibujo como un signo de pertenencia, se estima que el dibujo fue hecho aproximadamente hace 5,000 años AC.

Los Egipcios hace 3,500 años AC dieron diversos sentidos al uso de las marcas, los artesanos orfebres diseñaban joyas con diversos motivos por ejemplo como premio militar, para distinguir un rango o categoría entre las organizaciones políticas, para marcar sus bienes siempre con el nombre del rey en forma de firma como un consentimiento real y también dieron el sentido de procedencia de los artículos.

En Europa durante la Edad Media, los primeros artesanos que usaron marcas fueron los fabricantes de campanas y de papel, en el que contenía un sello de agua para demostrar su fabricante.

Las primeras leyes que tenían preceptos que aludían al registro de marcas fueron publicadas en Inglaterra y América, el motivo principal poner en vigencia dichos preceptos fue para evitar fraudes.

En 1266 en Inglaterra la Ley de Panaderos (Bakers Marking Law of 1266) regulaba el uso de estampillas físicamente en el pan y posteriormente en 1363 la Ley obligaba a los herreros a marcar sus productos.

En 1751 en París se obligaba a los fabricantes de muebles que marcaran su signo en sus diseños y materiales.

En Francia en 1857 se publicó la “Ley Relacionada con las Marcas Comerciales y Marcas de Productos”.

La primera Ley propiamente de Registro de Marcas fue publicada en Japón el 7 de Junio de 1884, la cual tenía como finalidad proteger pastillas y ungüentos, esta Ley se promulgó un año antes de que la “Ley de Monopolio de Patentes” fuera publicada.

Las Marcas de Producción eran usadas como personas clave que fueron utilizadas como las personas de una herramienta que pertenecían a los gremios en Estados de ciudad en Europa para indicar los productos manufacturados por el gremio. El propósito de estas marcas era confirmar que esa persona era un artesano calificado.

En Inglaterra en 1875 se promulgo una Ley la cual definía claramente los derechos que se adquirían por el uso anterior, lo que hoy se conoce como derecho de prelación.

En Estados Unidos la Ley relacionada con el registro de marcas fue promulgada como un ley federal por primera vez en 1870.

En Alemania la Ley de Protección al Registro de Marcas fue promulgada en 1874 y describía un principio de “no examinación”, posteriormente fue modificada para introducir la examinación forzosa para la obtención del registro.

En Turquía en 1871 durante la era del Imperio Otomano se adoptó la Ley Especial para la protección de marca registrada, llamada “Ley de Signos Distintivos”. La Ley no previa el principio de examinación.

El primer Litigio del que se tiene conocimiento en Corte es el que ocurrió en Inglaterra en 1618 cuando un manufacturero de tela de alta clase demandó a un competidor que producía tela de baja clase pero usaba la marca del primero. El caso Southern v. How es considerado el primer caso de litigio por infracción de marca.

Breve Historia del Registro de Marcas en Mexico

En México no se tiene conocimiento de que en la época cortesiana, la primera Ley que hizo referencia a las Marcas fue la Ley de Marcas de Fábricas publicada en 1889 la cual tenía la finalidad de proteger los productos que eran fabricados en México y así poder hacer referencia a su procedencia, los extranjeros que no residieran en el país no podían ser titulares de los derechos marcarios y la duración de los derechos sobre la marca eran indefinidos. La ley tipificaba el delito de falsificación como la reproducción exacta que se hacía si se usaba a los productos de la misma naturaleza.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio publicada en 1903 definió por primera vez el concepto de marca. Asimismo prevía que para proceder a la revocación se debía interponer un procedimiento civil sumario y hacía viable la titularidad de las marcas para los extranjeros que no residían en el país. El titular de un nombre comercial tenía el derecho exclusivo a usarlo sin necesidad de registro y podía ser publicado en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas, para conservarlo necesitaba publicarlo cada diez años; los avisos comerciales tenían una vigencia de 5 a 10 años a voluntad del interesado, aunque podían ser renovados indefinidamente.

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales publicada en 1928 fue la primera Ley expedida bajo los lineamientos de la Constitución de 1917, la vigencia de los registros duraban 20 años y podían ser renovables en periodos de 10 años, la instancia era el Departamento de la Propiedad Industrial.

Ley de Propiedad Industrial publicada en 1942, este ordenamiento ya era más completo que los anteriores y marcaba lineamientos reconocidos también en la Ley vigente, las marcas se debían usar tal cual se registraban, se perdía el registro si no se usaba de manera continua durante cinco años seguidos, permitía la copropiedad, las marcas se podían transmitir o enajenar, los avisos comerciales se podían registrar para su uso exclusivo con un término de 10 años y al cumplirse pasarían al dominio público.

Ley de Invenciones y Marcas publicada en 1976 este ordenamiento fue el antecedente de la Ley actual, distingue entre los avisos comerciales, nombres comerciales y el registro de marcas en México como diferentes formas de registro y distinción por las características de cada una, asimismo la Ley brindaba la posibilidad de registrar marcas para productos y/o servicios, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial era la encargada de administrar los registros.

La Ley actual es la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, esta ley fue publicada durante el sexenio del ExPresidente Carlos Salinas de Gortari.


[i] Dic. Espasa-Calpe, ed 1945

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