Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

A manera de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial demostrase los avances logrados durante el último sexenio publicó una comparación entre los números de solicitudes de registros marcarios obtenidos en el año 2006 y el 2012 y los resultados fueron los siguientes:

Año

Solicitudes de registro de marcas

Solicitudes negativas

2006

68,805

9,132

2012

80,556

11,751

Como se puede ver en la tabla los números son positivos pues demuestran que las solicitudes se elevaron en un 15% sin embargo con el numero de solicitudes también se elevó el numero de aquellas que fueron resueltas por el propio Instituto de manera negativa, este problema se debe a que un gran numero de registros son solicitados de manera informal sin un representante legal especializado en la materia que no solo obtenga el registro a pesar de una negativa, sino que proporcione una consulta certera y que en caso de tener alguna contingencia como puede ser la necesidad de reclamar una infracción resulte eficaz. Como he comentado en otros artículos el IMPI hace su parte al informar a los solicitantes, pero no tiene ninguna obligación y menos aún responsabilidad en que la información que brinde sea precisa. 

El panorama no mejora, pues en 2013 se espera que con la adhesión de México al Protocolo de Madrid aumente el numero de registros de marcas manera exponencial pues el IMPI aún no hace las modificaciones necesarias para evitar contingencias, en este sentido no solo se trata de aumentar el índice de solicitudes, sino de que exista el espacio suficiente en cada clase como para poder distinguir las marcas de productos o servicios similares y así evitar que un registrante registre una marca en toda la clase, de igual manera la caducidad parcial de registros es un tema que ha sido no solo evitado por nuestras autoridades, sino no aceptado en las resoluciones dictadas por nuestros tribunales y es que no se les puede culpar si la Ley misma no lo establece.

Es sumamente importante señalar que una cosa es obtener el registro de una marca y otra muy diferente es que su registro sea óptimo para poder defenderla eficazmente, acerca de este tema se pueden consultar los siguientes artículos pasados: Lograr el registro o registrar bien una marca / Proceso de registro

Otros resultados que fueron publicados fueron los de patentes de inventores mexicanos que subió de 564 a 1065 esto representa casi el cien por ciento y casos muy similares los de diseños industriales y modelos de utilidad.


							
											

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

 Desde la Segunda Guerra Mundial y de manera casi inexplicable la Secretaría de Relaciones Exteriores seguía siendo la entidad encargada de otorgar los permisos a sociedades para usar denominaciones y razones sociales (el nombre de la sociedad), en la actualidad no existía motivo para que una entidad cuyo menester son precisamente las de relaciones exteriores como su nombre lo indica tuviera las facultades para otorgar permisos que se usarían en el interior de la República, pues bien este antiguo dilema se resolvió con la publicación del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales publicado en el Diario Oficial de la Federación a finales del año pasado en el cual se facultó a la Secretaría de Economía para conceder dichos permisos a nuevas sociedades, si bien este cambio significó un acierto también lo fue el hecho de que la Secretaría de Economía se aliara con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para evitar que una razón social infringiera derechos de Propiedad Industrial particularmente de marcas, este acuerdo lleva un año de función y los resultados son positivos, sin embargo el problema principal sigue sin resolverse ya que muy pocas sociedades en la actualidad se extinguen dejando muy pocos nombres disponibles sobre todo si consideramos que dos mil sociedades nuevas se constituyen cada mes en México. 

Abogados de Propiedad intelectual

En la actualidad la política de la Secretaría de Economía es que si la denominación o razón social es indicativa de las mismas actividades que la marca registrada protege será negado y si el nombre es similar la autoridad emitirá el permiso con la anotación de que el nombre será otorgado para el uso de la sociedad, pero que su uso puede infringir los derechos de una marca en específico, en dicho documento nombran el numero de registro recomendando y la intervención de un abogado especialista en marcas, este pequeño detalle da lugar a que se presuma que el posible infractor actúa de mala fe, pues ya la autoridad le habría avisado de esa posible falta, en este rubro se debe tener especial cuidado porque de considerarse infractor la multa es de los $90,000 al $1,200,000 pesos como multa y el pago del 40% de los ingresos por concepto de daño material o la indemnización por daños y perjuicios a la marca que hubiese estado registrada (Fundamento LPI 221 Bis) 

Como una consecuencia a esta relativamente nueva alianza las marcas registradas que se encuentran vigentes son protegidas por la Secretaría de Economía pues antes de otorgar un permiso de denominaciones o razones sociales la autoridad debe verificar si el nombre no tiene algún grado de confusión con marcas registradas.
Ejemplo de una razón social protegida:
Ejemplo de una razón social bien protegida
 Otros casos en que la autoridad debe negar el permiso de denominaciones o razones sociales:

- Que la marca se encuentre registrada en todas las clases, en los términos la Ley de la Propiedad Industrial;

- Se trate de una marca notoriamente conocida o famosa

- Contenga palabras o vocablos cuyo uso no esté autorizado por alguna disposición legal o reglamentaria;

- Contenga palabras que sean altisonantes o resulten humillantes, ofensivas, discriminatorias o violentas, conforme al listado que la Secretaría publique en el Diario Oficial de la Federación, o

- Se componga exclusivamente del nombre de un lugar geográfico o del nombre de una organización, dependencia, órgano o institución pública, conforme al listado que la Secretaría publique en el Diario Oficial de la Federación.

Mas artículos anteriores acerca del mismo tema:
Marca Registrada o Razón Social publicado el 10 de agosto de 2010
Se agotan las razones sociales publicado el 10 de diciembre de 2011
Preguntas Frecuentes

No es lo mismo el producto que el servicio: Ifone vs Iphone.

 Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

Marca registrada no. 798860 clase 38 tiular: Ifone, SA de CV fuente: IMPI

Marca registrada no. 798860 clase 38 fuente: IMPI

Gran revuelo ha causado en los medios de comunicación el triunfo de la empresa mexicana sobre la americana y algunos hasta han aseverado que el gigante Mac no comercializa el nuevo Iphone 5 debido a que el Tribunal Colegiado de Distrito le negó el amparo, sin embargo la noticia pierde un poco de interés cuando la marca que se encuentra en disputa es la intención de registro de Iphone (y diseño) exp 874598 para distinguir servicios de telecomunicaciones correspondiente a la clase 38 que nada tiene que ver con la clase 9 para distinguir productos de telefonía celular que podríamos presumir ha sido la actividad principal de Mac dentro de la República Mexicana.

No obstante lo anterior la mexicana Ifone, SA de CV titular de la marca Ifone (reg. 798860 vigente) que es el obstáculo para el registro de Iphone podría llegar a cobrar el equivalente al 40% del precio de venta al público obtenido de la prestación del servicio de telecomunicaciones por concepto de reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios.

Parece que la piedra angular del caso será si Mac ha prestado servicios de telecomunicaciones que no es lo mismo que la comercialización del producto de teléfonos celulares, en la cual la marca si esta registrada a nombre de Apple Inc. bajo los numeros 1039157 y 1039172.

Marca Registrada a nombre de Chrysler Group LLC No. 560873 Fuente: IMPI

Por las expectativas este caso recuerda a aquel multimillonario de la marca Sebring (registro numero 353918 a nombre de Alejandro Ostos de la Garza) en que una empresa mexicana cuya actividad era la transformación estética de automóviles había registrado la marca Sebring antes de que Chrysler hubiera fabricado dicho modelo con la marca en México, bajo el argumento de que el auto era fabricado en México, pero que su uso comercial era extranjero pues dicho modelo no lo vendían en el país, el litigio se resolvió en favor de la mexicana toda vez que la autoridad consideró que la fabricación era también un uso, imponiendo una multa a Chrysler por la infracción, este caso terminó resolviéndose en convenio privado bajo la mas estricta confidencialidad.

Las 180 opciones para registrar una marca

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho
Twitter: @rafagimenezc

A pesar de que la legislación actual no permite el registro de marcas atípicas como lo podrían ser las marcas olfativas, en México existen cuatro tipos (nominativas, innominadas, mixtas y tridimensionales) para cada una de las 45 clases lo cual da un total de 180 opciones para registrar una marca lo cual como puede notar existe una gran variedad de opciones a primera impresión, sin embargo solo de una a cuatro opciones para cada producto o servicio serían realmente efectivas para obtener el derecho deseado para su marca, obtener en registro de una marca puede parecer sencillo, sin embargo no lo es por ello la OMPI en cada edición de la Clasificación de Niza reorganiza a aquellas clases que no están funcionando como debieran de esta manera se pule y se mejora la clasificación con nuevos productos y servicios.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial hace bien su parte al informar a los interesados en registrar su marca la mejor forma en que podría hacerlo, sin embargo antes de iniciar el procedimiento de registro debe estar consciente que el IMPI no tiene ninguna obligación mas allá que haberle brindado la asesoría de ventanilla por lo tanto no responderá en caso de que el registro no resulte como usted lo requiere, aunque parezca no es sencillo clasificar pues muchos de los litigios que se suscitan en los tribunales son a causa de ello. A manera de ejemplificar exponemos el siguiente caso:

Un caso común es no saber que tipo de marca es la que se debe registrar, generalmente los problemas se suscitan porque el solicitante cree que la marca de tipo mixta (nombre y logo) es la que mas protegerá su marca, esto es erróneo el criterio de los Tribunales ha sido que solo un isotipo debe ser tomado en cuenta que será el que predomine en su distinción entre el dibujo o logo y el nombre, esto no significa que este mal registrar la marca mixta, sino que puede no ser la protección que usted requiere. Para resolver esto se debe atender a un adecuado estudio de búsqueda de disponibilidad de la marca y los propósitos que tendrá con ella que solo un experto podrá resolver con todo respeto al IMPI las señoritas son muy amables en proporcionar información pero no son expertas.

Solo se sabe que una marca ha sido bien registrada cuando al momento de defender su derecho ya sea en caducidad, nulidad o infracción administrativa se pueda hacer efectivo ese derecho, parece ser que solo cuando se pone a prueba es cuando sabemos si se registró bien, pero lo cierto es que si se invierte en una marca que no ha sido bien registrada se correrá con el riesgo de ensanchar la cartera de un tercero o en el mejor de los casos tener que pelear por su propia marca durante un término aproximado de tres años.

Registro Internacional de Marcas

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

Artículo de Interés General

Se adhiere México al Protocolo de Madrid El pasado 24 de abril el Senado de la República ratificó la polémica adhesión de México al Protocolo de Madrid, este es un Tratado Internacional conformado por 84 países y su objeto es facilitar la solicitud de registro de marcas desde un país extranjero, es decir antes de la firma de este tratado para que un solicitante mexicano iniciara un proceso de registro de marca en un país extranjero era necesario contratar a una firma de abogados de dicha localidad pues los formatos de solicitud eran distintos a los mexicanos, con la aplicación de este Tratado solo será necesario llenar un formato para todos los países en los cuales se desee registrar.

Puntos importantes del Protocolo: 1) No significa que sea un registro internacional de marcas es solo una simplificación para iniciar el proceso de registro en un país extranjero que también puede resultar complejo si se encuentra algún registro anterior similar en grado de confusión; 2) Un solo pago de derechos no es suficiente para registrar una marca en los 84 países que son parte del tratado, se deberá hacer un pago de derechos por cada país en que se solicite; 3) Se espera que las empresas extranjeras registren mas marcas en México lo cual podría provocar un problema de saturación en las clases pues aunque existe el principio de especialidad no es respetado por los solicitantes al registrar en toda una clase; 4) En México no existe un sistema de oposición al registro de una marca, es decir primero la autoridad la registra y posteriormente un tercero podrá solicitar la nulidad en caso de acreditar un mejor derecho según el artículo 151 de la LPI con lo cual se pueden esperar problemas si antes no se ajusta de la misma manera que los demás países.

Necesaria o no la adhesión de México al Protocolo de Madrid lo cierto es que México era de los últimos países parte de la OMPI que tenía reservas en esta parte del tratado, para bien o para mal ya se ha aceptado, ahora solo esperamos las noticias del IMPI para informar acerca de su aplicación y a partir de cuando estará vigente.

Marca solicitada a registro en la OAMI ref. COU-001.015

Marca solicitada a registro en la OAMI ref. COU-001.015

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

La Organización para la Armonización del Mercado Interior conocido como la OAMI recibió en diciembre de 2006 la solicitud del registro de una marca comunitaria nada común, se trata del escudo de armas de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el cual se intentó registrar como marca innominada, es decir únicamente el logo para distinguir perfumes, joyería, pieles y servicios para proveer alimentos y bebidas. El solicitante es Couture Tech Limited, una empresa que se dedica a la comercialización de textiles con domicilio en las Islas Vírgenes, la oficina de registro de marcas rechazó el registro por considerar que el signo propuesto era contrario al orden público y las buenas costumbres, resolución que en septiembre de 2011 confirmó la Corte de Apelación de la OAMI con el argumento que a continuación transcribo:

Los símbolos que hacen referencia con la URSS anterior serían considerados como contrarios al orden público y a los principios aceptados de moralidad por una sección substancial del público relevante, a saber el público en general que vive en la parte de la Unión Europea que había estado conforme al régimen soviético, por lo menos por lo que Hungría y Latvia fue referido.

El escudo como se puede ver en la imagen consiste en la hoz y el martillo uno sobre otro para representar el comunismo y la unión entre el proletariado industrial y los campesinos, sobre el globo terráqueo que es rodeado por dos haces de trigo en los que se lee la leyenda “proletarios de todos los países uníos” .

El asunto sigue en proceso y aún que el registro de la misma marca para el caso de distinguir ropa y artículos de cartón fue aprobada para su registro, el caso de perfumes, pieles y servicios para proveer alimentos no lleva la misma suerte y no se ven buenas posibilidades desde que lleva dos negativas, lo interesante de este asunto es que los examinadores y jueces se han inclinado por hacer una valoración mas que ideológica con trasfondo político y con ánimo de rechazo a un régimen considerado déspota y totalitario particularmente por la legislación de Hungría y Latvia.

Para ver la marca solicitada a registro haz click aqui

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Marcas Mixtas ??

 Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

Parece que el cambio de criterios de la autoridad ya es una constante y es que tratándose de marcas con signos ortográficos anteriormente podía ser registrada como una marca nominativa, hoy solo se admite a registro bajo la modalidad de marca mixta, no queda muy claro este nuevo criterio toda vez que los números no cabe duda que se pueden comunicar o transmitir fonéticamente y en el caso de los signos ortográficos también, como lo son signos de interrogación, exclamación, etc. y por lo tanto se incumple con la regla general fonética de las marcas nominativas.

La incertidumbre es para aquellas marcas nominativas con signos ortogáficos y numeros que ya se habían registrado anteriormente bajo esa modalidad, ¿van a gozar aún de la protección al uso exclusivo?, ¿se tienen que volver a registrar como marcas mixtas? ¿perder la antiguedad que tenían para una óptima defensa? por si acaso vuelve a cambiar el criterio de la autoridad mejor registrarlas como marcas mixtas también y evitar poner en riesgo el registro.

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