Registro Internacional de Marcas

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

Artículo de Interés General

Se adhiere México al Protocolo de Madrid El pasado 24 de abril el Senado de la República ratificó la polémica adhesión de México al Protocolo de Madrid, este es un Tratado Internacional conformado por 84 países y su objeto es facilitar la solicitud de registro de marcas desde un país extranjero, es decir antes de la firma de este tratado para que un solicitante mexicano iniciara un proceso de registro de marca en un país extranjero era necesario contratar a una firma de abogados de dicha localidad pues los formatos de solicitud eran distintos a los mexicanos, con la aplicación de este Tratado solo será necesario llenar un formato para todos los países en los cuales se desee registrar.

Puntos importantes del Protocolo: 1) No significa que sea un registro internacional de marcas es solo una simplificación para iniciar el proceso de registro en un país extranjero que también puede resultar complejo si se encuentra algún registro anterior similar en grado de confusión; 2) Un solo pago de derechos no es suficiente para registrar una marca en los 84 países que son parte del tratado, se deberá hacer un pago de derechos por cada país en que se solicite; 3) Se espera que las empresas extranjeras registren mas marcas en México lo cual podría provocar un problema de saturación en las clases pues aunque existe el principio de especialidad no es respetado por los solicitantes al registrar en toda una clase; 4) En México no existe un sistema de oposición al registro de una marca, es decir primero la autoridad la registra y posteriormente un tercero podrá solicitar la nulidad en caso de acreditar un mejor derecho según el artículo 151 de la LPI con lo cual se pueden esperar problemas si antes no se ajusta de la misma manera que los demás países.

Necesaria o no la adhesión de México al Protocolo de Madrid lo cierto es que México era de los últimos países parte de la OMPI que tenía reservas en esta parte del tratado, para bien o para mal ya se ha aceptado, ahora solo esperamos las noticias del IMPI para informar acerca de su aplicación y a partir de cuando estará vigente.

Marca solicitada a registro en la OAMI ref. COU-001.015

Marca solicitada a registro en la OAMI ref. COU-001.015

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

La Organización para la Armonización del Mercado Interior conocido como la OAMI recibió en diciembre de 2006 la solicitud del registro de una marca comunitaria nada común, se trata del escudo de armas de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el cual se intentó registrar como marca innominada, es decir únicamente el logo para distinguir perfumes, joyería, pieles y servicios para proveer alimentos y bebidas. El solicitante es Couture Tech Limited, una empresa que se dedica a la comercialización de textiles con domicilio en las Islas Vírgenes, la oficina de registro de marcas rechazó el registro por considerar que el signo propuesto era contrario al orden público y las buenas costumbres, resolución que en septiembre de 2011 confirmó la Corte de Apelación de la OAMI con el argumento que a continuación transcribo:

Los símbolos que hacen referencia con la URSS anterior serían considerados como contrarios al orden público y a los principios aceptados de moralidad por una sección substancial del público relevante, a saber el público en general que vive en la parte de la Unión Europea que había estado conforme al régimen soviético, por lo menos por lo que Hungría y Latvia fue referido.

El escudo como se puede ver en la imagen consiste en la hoz y el martillo uno sobre otro para representar el comunismo y la unión entre el proletariado industrial y los campesinos, sobre el globo terráqueo que es rodeado por dos haces de trigo en los que se lee la leyenda “proletarios de todos los países uníos” .

El asunto sigue en proceso y aún que el registro de la misma marca para el caso de distinguir ropa y artículos de cartón fue aprobada para su registro, el caso de perfumes, pieles y servicios para proveer alimentos no lleva la misma suerte y no se ven buenas posibilidades desde que lleva dos negativas, lo interesante de este asunto es que los examinadores y jueces se han inclinado por hacer una valoración mas que ideológica con trasfondo político y con ánimo de rechazo a un régimen considerado déspota y totalitario particularmente por la legislación de Hungría y Latvia.

Para ver la marca solicitada a registro haz click aqui

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Marcas Mixtas ??

 Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

Parece que el cambio de criterios de la autoridad ya es una constante y es que tratándose de marcas con signos ortográficos anteriormente podía ser registrada como una marca nominativa, hoy solo se admite a registro bajo la modalidad de marca mixta, no queda muy claro este nuevo criterio toda vez que los números no cabe duda que se pueden comunicar o transmitir fonéticamente y en el caso de los signos ortográficos también, como lo son signos de interrogación, exclamación, etc. y por lo tanto se incumple con la regla general fonética de las marcas nominativas.

La incertidumbre es para aquellas marcas nominativas con signos ortogáficos y numeros que ya se habían registrado anteriormente bajo esa modalidad, ¿van a gozar aún de la protección al uso exclusivo?, ¿se tienen que volver a registrar como marcas mixtas? ¿perder la antiguedad que tenían para una óptima defensa? por si acaso vuelve a cambiar el criterio de la autoridad mejor registrarlas como marcas mixtas también y evitar poner en riesgo el registro.

Por fin un nuevo post!

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

Desde hace un buen rato que no escribía, para enmendar esta falta a continuación una breve recopilación de algunas notas sobresalientes:

1. El poder de la fuerza no es igual en Estados Unidos que en el  Reino Unido.- Andrew Ainsworth fue contratado en 1977 por George Lucas para diseñar y confeccionar los trajes de la guardia de los Sith los Stormtroopers para la primer película de Star Wars, el diseñador declaró en juicio que en 2004 encontró un traje que él había guardado, mismo que replicó y vendió en Reino Unido y aunque con una venta menor también en Estados Unidos, la decisión del Tribunal fue que se debe reconocer que el arte que involucra una película goza de la protección que la Ley otorga a los Derechos de Autor, sin embargo ese derecho al uso exclusivo que tenía George Lucas caducó en Reino Unido, no así en Estados Unidos, por lo que la venta laa venta en Reino Unido es legal, Ainsworth declaró que “La fuerza lo ha acompañado durante los cinco años que duró la batalla legal”. Basta decir que la única diferencia en Estados Unidos y el Reino Unido no es que uno reconozca el derecho y el otro no, sino que sencillamente el término de protección en un país es mas corto que el otro.

 2. La Propiedad Intelectual en la Secretaría de Relaciones Exteriores.- Hasta hace unos meses no existía SRErelación entre los permisos de nombres para sociedades, con lo cual de facto facilitaba el hecho de cometer una infracción administrativa porque una sociedad hubiera obtenido un permiso de denominación o razón social similar en grado de confusión a una marca previamente registrada, pues bien este defecto ya se esta tratando y ahora aunque los permisos de la SRE tardan tres días mas pasan por un filtro de supervisión con el IMPI, como todo lleva una curva de aprendizaje pero no deja de ser un paso mas hacia la legalidad de la Propiedad Intelectual en México. La pregunta después de mas de medio siglo persiste: ¿Porque la Secretaría de Relaciones Exteriores se sigue encargando de otorgar los permisos de denominaciones y razones sociales? la respuesta atiende a una cuestión histórica que se remonta a la Segunda Guerra Mundial, pero después de medio siglo ya deberíamos superarlo y que se encargue la Secretaría de Economía o en el mejor de los casos el IMPI. En opinión del Dr. Salomón Vargas García quien además de ser Corredor Público es especialista en el tema de comercio electrónico asegura que con la aplicación próxima del SIGER (Sistema Integral de Gestión Registral) el mismo sistema registral eliminará la posiblidad de registro de razones sociales y marcas registradas vigentes, a pesar de no compartir la misma opinión he de decir que por su experiencia en el tema aún quedan esperanzas.

3. El IMPI lanza su primer mensaje de ataque y no esta jugando.- Recientemente la autoridad volvió a clausurar establecimientos por el uso indebido de marcas similares en grado de confusión (piratería) el primero en pasar al ruedo fue un establecimiento denominado “Natura” que comercializaba productos similares a la marca Grisi, la clausura aunque es temporal tal y como lo establece la LPI es una medida de apremio para el cumplimiento de las sanciones pecuniarias a que fueron acreedores.

4. En Estados Unidos: La suela roja de Louboutin es una marca innominada pero funcional.- El diseñador Christian Louboutin notó que las suelas de los zapatos de las mujeres estaban siendo olvidadas y aplicó un color rojo brillante que se ha colocado en el gusto del público femenino, esta marca de la suela roja fue registrada en Estados Unidos bajo el numero 77141789 y posteriormente en México bajo el numero de registro 1139730; resulta que a Yves Saint Laurent usó la misma idea pero con color diferente, y es aquí donde el Tribunal Federal Administrativo de los Estados Unidos se basó para resolver el juicio que desde hace cuatro años se venía gestando, pues resolvió que la suela color rojo brillante mas que distinción tenía una funcionalidad, la cual no podía quedar al uso exclusivo de su registrante, porque daría lugar a una competencia desleal. Esta resolución no ha sido ejecutoriada y menos aún se podría afirmar que aplica para México pues en México se tendría que resolver en Tribunales para conocer si el criterio es idéntico o similar. 

Marca famosa declarada en 2011 en México

Marca Pemex famosa declarada en 2011 en México

5.- La declaratoria de marca famosa del IMPI si es de una marca mixta.- Tal y como escribí en otros posts se publicó la declaratoria, pero nada en relación de la marca de la que se trataba, ahora ya es conocido que la marca es mixta y se trata de la marca numero 522165 que se aprecia en la imagen, mas que un buen logro era una necesidad para la empresa con mas ingresos en América Latina, la similitud entre el registro mexicano y el registro de Estados Unidos es similar en grado de confusión aunque tal vez tarde para recuperar la marca, esperemos que el Juez del TTAB  (Trademark Trial and Appeal Board) sea válido el hecho de que una marca famosa no se hace en dos años, que es la fecha de prioridad de Intermix. Por cierto el logo de la marca famosa de Pemex deja mucho que desear, es borroso y pareciera que la etiqueta tuviera manchas de petróleo.

6. La Ley de Datos Personales en Posesión de Particulares esta en boca de todos.- Desde el pasado 5 de julio de 2010 se publicó una agresiva campaña publicitaria para que quienes estemos obligados cumplamos con las disposiciones y no es para menos, las sanciones van de los 100 a los 16,000 mil días de salario por omitir el aviso de privacidad el objeto de la ley es garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas y responsabilizar a quienes hacen mal uso de los datos personales, esta Ley es reglamentaria del artículo 16 de la constitución segundo párrafo que se adicionó el 1 de junio de 2009. Si no haz colocado tu aviso de privacidad hazlo de inmediato, la fecha límite era el 6 de julio de 2011 y es muy sencillo siguiendo los pasos que se encuentran en: http://www.protecciondedatospersonales.org/

La Utopía del Registro Internacional de Marcas

La utopía del Registro de Marcas Internacional

La utopía del Registro de Marcas Internacional

Diversas organizaciones y tratados internacionales intentan uniformar, armonizar y simplificar las leyes de propiedad intelectual en el mundo con el fin de armonizar sus políticas, pero tan diversas son las idiosincrasias, como diversas las leyes de cada país, en naciones donde los ciudadanos son representados por sus legisladores la voluntad del pueblo es plasmada en la ley, lo cual en ocasiones puede no favorecer a la intención de uniformar las políticas de cada país.

A continuación un ejemplo contrastante:

En México no son susceptibles de registro las marcas olfativas, pero en Australia si lo son, en el hipotético caso de que existieran registros de marcas internacionales, Australia podría conceder en su país una marca olfativa que tuviera efectos en México, lo cual en la actualidad no es posible porque al otorgar un derecho exclusivo en nombre de un país se estaría mermando su soberanía, y es algo que no es concebible para los Estados quienes celosamente se guardan para sí la potestad de conceder o no el derecho al uso exclusivo de la marca.

La explicación jurídica:

La propiedad industrial se caracteriza por otorgar derechos exclusivos, es decir, son monopolios permitidos por el Estado para estimular la creatividad humana. Por lo tanto, cada Estado otorga protección y reconoce efectos únicamente a los registros que el mismo concede, sin que tal protección jurídica se extiende fuera de la jurisdicción de ese Estado; en consecuencia, los particulares no tienen otra alternativa que registrar sus marcas separadamente en los Estados.

Para profundizar más en el tema, debemos atender a los significados: internacional y soberanía, que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española son los siguientes:

Internacional.-  adj. Perteneciente o relativo a dos o más naciones.

Soberanía.- f. Autoridad suprema del poder público.

 La soberanía es el poder absoluto y perpetuo de la República (…). La soberanía no es limitada, ni en poder, ni en responsabilidad, ni en tiempo (…). es necesario que quienes son soberanos no estén de ningún modo sometidos al imperio de otro y puedan dar ley a los súbditos y anular o enmendar las leyes inútiles (…). Jean Bodin.

Con base en lo anterior, para que una marca sea internacional o tenga ese carácter es necesario que un País tenga facultades para otorgar un registro de marca en nombre de otro, es decir que los Países concedan a favor de otros la facultad de otorgar derechos exclusivos a particulares en su nombre, lo cual no es bien visto por la soberanía de los Países; toda vez que tradicionalmente han conservado estas facultades celosamente bajo la órbita de su poder, lo cual justifica que no existan marcas internacionales como tal.

Lo anterior queda demostrado por el principio de territorialidad que rige en la materia de propiedad industrial con base en el cual las marcas aplican exclusivamente en el territorio del País que se registra, y el éste será el único que tendrá la potestad de conceder o no el derecho al uso exclusivo de la marca, por lo tanto, si solicitamos el registro de una marca en México sólo aplica el registro de marca (concede derechos de exclusividad) en México y no se extiende más allá de sus fronteras, por lo tanto, si se desea proteger la marca en Estados Unidos debemos registrarla en ese País y así respectivamente.

No obstante lo anterior, y derivado de la armonización, simplificación y unificación que se ha intentando realizar en materia de propiedad industrial se creó una Unión particular para el registro internacional de marcas, conocida como Unión de Madrid, de acuerdo al Arreglo de Madrid (que entró en vigor el 15 de julio de 1982) ofrece al solicitante (que deberá ser nacional de uno de los Estados Miembros o tener su establecimiento en uno de dichos estado) al registrar su marca en la oficina nacional de dicho Estado, solicitar a través de dicha oficina nacional el registro internacional, la sola solicitud en la Oficina Internacional se entiende que ha tenido entrada en la propia fecha en todos los países para los que fue solicitada. Pero la presentación de la solicitud no acredita o garantiza que los países para los que fue solicitada la otorguen,  toda vez que cada uno de los Estados miembros de la Unión de Madrid durante el plazo de un año, deberá declarar que no concede protección a dicha marca en su territorio y expresando los motivos de su decisión. De no hacerse esta declaración dentro del plazo señalado, el registro internacional se equipara en un todo, en cuanto a sus efectos, al nacional.

Por lo tanto, ningún Estado se encuentra facultado para otorgar derechos exclusivos a un particular en nombre de otro, aún bajo la Unión de Madrid considerando que los Estados miembros han declarado hacer uso de la facultad consignada en el artículo 3 bis (Actas de Niza y de Estocolmo), en base a la cual la protección resultante del registro internacional no se extenderá a sus territorios a no ser que el titular de la marca lo pida expresamente y estos otorguen el registro de la marca.

En conclusión podemos decir que no existen las marcas internacionales con fundamento en la soberanía de los Países, y se justifica dada la naturaleza jurídica de las marcas que conceden derechos exclusivos (monopolios permitidos por los Países).

El reto de proteger el perfume

En la novela “El Perfume” su autor narra la historia de Grenouille un hombre con dotes olfativas capaz de diferenciar la esencia de cada ser humano que según él es única e irrepetible, su particular habilidad es también el motivo de su desgracia, pues para poseer la esencia debe matar a cada una de sus víctimas y así apoderarse de su olor único para combinarlo y crear esencias originales jamás conocidas anteriormente por el olfato humano.  La historia de Patrick Suskind no es muy lejana a la realidad, los perfumes son marcas no convencionales también llamadas no tradicionales y que por no ser visibles carecen de protección legal para su uso exclusivo siendo por consiguiente repetibles, las fábricas de perfumes han optado por diseñar marcas que sean altamente distinguibles no solo por su mercadotecnia, sino también para su protección legal, pues si bien la esencia del perfume puede ser reproducida por cualquier tercero, el uso de la marca y el envase no lo son y a continuación intentaremos explicar el motivo:

En teoría si la marca se encuentra registrada entonces el titular tiene un derecho al uso exclusivo para usarla en perfumes y productos similares descritos en la clase 3 de la Clasificación de Niza, la marca en su caso podrá ser nominativa o mixta o ambas para una óptima protección, en el caso del envase su registro sería tridimensional, el cual solo podrá ser registrable si el envase es lo suficientemente original. Sin embargo el ingenio y tecnología de la piratería mexicana casi siempre rebasa los márgenes legales teóricos, pues usan la botella original para hacer un refill del perfume y como el contenido no esta protegido por ninguna ley entonces teóricamente el pirata lograría su fin obteniendo ingresos de una marca que no le pertenece sin gastar un solo centavo usando indirectamente la imagen por ejemplo de Charlize Theron para vender su contenido en envases de Dior. La historia no termina en final feliz para el pirata, pues el motivo de que exista la Ley de Propiedad Industrial es favorecer al consumidor y evitar la competencia desleal y en su artículo 213 establece entre otros que ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados constituye una infracción administrativa, resulta lógico pues la marca no solo distingue el producto, sino que también lo protege de manera indirecta para que el consumidor identifique la calidad del mismo.

A esta conducta las sanciones aplicables son: I.- Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; Fracción reformada DOF 02-08-1994 II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción; III.- Clausura temporal hasta por noventa días; IV.- Clausura definitiva; V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas. En caso de reincidencia su conducta constituye un delito.

Otra protección de uso común en las fábricas de perfumes son los secretos industriales que se mantienen bajo el resguardo de trabajadores que han sido instruidos para guardar secrecía en los procesos de fabricación y tecnología aplicada para obtener el balance perfecto entre la fijación óptima y la esencia son complejos y difícilmente repetibles, por lo que a un químico le será prácticamente imposible encontrar esa combinación, además de no contar con la infraestructura necesaria para lograr el mismo producto.

Antes de pensar en adquirir un perfume pirata piense que la botella podría ser original, pero el contenido carece de las propiedades que usted piensa que esta adquiriendo.

 

Fama reconocida ¿pero suficiente?

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho


Pemex marca notoriamente conocida

El viernes pasado los noticieros abrieron con la noticia: “el IMPI ha otorgado el reconocimiento de marca notoriamente conocida para protección en el extranjero” la marca en cuestión es aún un misterio, las notas de periódicos parece que se refieren a la marca innominada (solo el logo) pues mencionan que el reconocimiento es para el “logo gota-águila” y no se refieren a la marca nominativa que sería la adecuada para interponer como prueba superviniente en el litigio que tiene lugar en el USPTO en Estados Unidos, mi equipo y su servidor estamos haciendo lo posible por obtener la copia del título antes de que sea publicado en la gaceta del IMPI, pero por el momento el expediente esta reservado para las partes cuando logremos obtenerlo será publicado en nuestro blog.

La cuestión es que en caso de que se trate de la marca innominada de poco serviría para recuperar la marca registrada en Estados Unidos, pues la marca de Intermix no contiene dicho logo, en caso de que fuese la marca mixta será un mejor escenario pues se asemejaría un poco mas a la marca registrada en Estados Unidos por Intermix, si fuera el caso de la marca nominativa el escenario sería inmejorable para recuperar la marca, pues no habría duda que existiría un alto grado de confusión entre la marca registrada en Estados Unidos por Intermix y la marca notoriamente famosa Mexicana.

Como lo dijimos hace tiempo en nuestro artículo y en la prensa el mejor argumento que tiene México es que la marca es notoriamente famosa no solo en México, sino en Estados Unidos también, aún que no tenga gasolinerías en el país del norte, pues México vende petróleo crudo a Estados Unidos desde que nos enteramos que teníamos pozos petroleros, y en ese sector (clase 4) debe ser notoriamente conocida no solo en México, sino en Estados Unidos también.

La parte técnica: El Convenio de París (Art. 6 inciso 1) establece que para que se de la notoriedad de marca famosa debe ser conocida también en el país extranjero y adicionalmente el TLCAN (art. 1708 punto 6) establece que “ninguna de las partes exigirá que la reputación de la marca se extienda mas allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión” y que “se debe tomar en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el territorio parte que sea resultado de la promoción de la marca”.

Como menciono no sabemos en que marca vaya a recaer la declaratoria mexicana, pero si se trata de una marca mixta o en el mejor de los casos nominativa sería sin duda un punto a favor de Petróleos Mexicanos, aún con lo anterior el Juez no debería inclinarse por hacer retroactivo este derecho toda vez que la declaratoria se promovió hasta 2010 (el registro de la marca de Intermix se otorgó en 2009), tal vez la justa medida es que una marca notoriamente famosa no se hace en dos años, se requiere de por lo menos de tres años y una inversión considerable para ubicar la marca entre el público consumidor y desde ese punto sería un error no evaluarlo para demostrar el uso de la marca en México y en Estados Unidos, esperemos que el juicio en el USPTO sea favorable para nosotros los mexicanos, sería un punto a favor de todos los que llevamos en contra tratándose de litigios internacionales.

Los mantendremos informados!

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