Fama reconocida ¿pero suficiente?

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho


Pemex marca notoriamente conocida

El viernes pasado los noticieros abrieron con la noticia: “el IMPI ha otorgado el reconocimiento de marca notoriamente conocida para protección en el extranjero” la marca en cuestión es aún un misterio, las notas de periódicos parece que se refieren a la marca innominada (solo el logo) pues mencionan que el reconocimiento es para el “logo gota-águila” y no se refieren a la marca nominativa que sería la adecuada para interponer como prueba superviniente en el litigio que tiene lugar en el USPTO en Estados Unidos, mi equipo y su servidor estamos haciendo lo posible por obtener la copia del título antes de que sea publicado en la gaceta del IMPI, pero por el momento el expediente esta reservado para las partes cuando logremos obtenerlo será publicado en nuestro blog.

La cuestión es que en caso de que se trate de la marca innominada de poco serviría para recuperar la marca registrada en Estados Unidos, pues la marca de Intermix no contiene dicho logo, en caso de que fuese la marca mixta será un mejor escenario pues se asemejaría un poco mas a la marca registrada en Estados Unidos por Intermix, si fuera el caso de la marca nominativa el escenario sería inmejorable para recuperar la marca, pues no habría duda que existiría un alto grado de confusión entre la marca registrada en Estados Unidos por Intermix y la marca notoriamente famosa Mexicana.

Como lo dijimos hace tiempo en nuestro artículo y en la prensa el mejor argumento que tiene México es que la marca es notoriamente famosa no solo en México, sino en Estados Unidos también, aún que no tenga gasolinerías en el país del norte, pues México vende petróleo crudo a Estados Unidos desde que nos enteramos que teníamos pozos petroleros, y en ese sector (clase 4) debe ser notoriamente conocida no solo en México, sino en Estados Unidos también.

La parte técnica: El Convenio de París (Art. 6 inciso 1) establece que para que se de la notoriedad de marca famosa debe ser conocida también en el país extranjero y adicionalmente el TLCAN (art. 1708 punto 6) establece que “ninguna de las partes exigirá que la reputación de la marca se extienda mas allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión” y que “se debe tomar en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el territorio parte que sea resultado de la promoción de la marca”.

Como menciono no sabemos en que marca vaya a recaer la declaratoria mexicana, pero si se trata de una marca mixta o en el mejor de los casos nominativa sería sin duda un punto a favor de Petróleos Mexicanos, aún con lo anterior el Juez no debería inclinarse por hacer retroactivo este derecho toda vez que la declaratoria se promovió hasta 2010 (el registro de la marca de Intermix se otorgó en 2009), tal vez la justa medida es que una marca notoriamente famosa no se hace en dos años, se requiere de por lo menos de tres años y una inversión considerable para ubicar la marca entre el público consumidor y desde ese punto sería un error no evaluarlo para demostrar el uso de la marca en México y en Estados Unidos, esperemos que el juicio en el USPTO sea favorable para nosotros los mexicanos, sería un punto a favor de todos los que llevamos en contra tratándose de litigios internacionales.

Los mantendremos informados!

Derechos de autor en el tribal “3d”

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

Aunque el tema ya ha sido comentado en otros foros, no pude dejarlo pasar cuando leí el dictamen presentado por el Profesor Nimmer, el tema es el siguiente:  En 2003 el boxeador Mike Tyson se tatuó en el borde del lóbulo ocular izquierdo un dibujo basado en arte tribal cuyo autor fue Victor Whitmill, quien al momento de plasmar el tatuaje convino con el boxeador en aquella fecha que los derechos morales y patrimoniales derivados de la autoria de la obra pictórica le correspondían únicamente a él, por lo tanto cualquier reproducción que no fuese autorizada previamente sería considerada un plagio. Seguramente usted ya vio los anuncios publicitarios de la película “Que pasó ayer 2” en el que se ve al actor Ed Helms con la reproducción idéntica del mismo tatuaje que Mike Tyson, como era de esperarse el autor del tatuaje demandó a Warner Brothers Entertainment, Inc. y esta es una brevísima semblanza de la historia:

Derechos de Autor en tatuajes

La demandada Warner Borthers interpuso el peritaje del Profesor David Nimmer renombrado catedrático de las universidades de UCLA y Berkely y autor de varios libros como “Nimmer on Copyright” para demostrar que la producción de la película no había infringido en ningún acto contrario al Copyright Act de 1976.

El examen del Prof. Nimmer refiere que la cara de Mike Tyson no puede ser un objeto material idóneo en el cual se pueda plasmar una obra pictórica a la cual deba de reconocerse un derecho autoral, asimilando dicha obra a un dibujo sobre la arena que se la lleva la marea o un dibujo sobre vidrio empañado, situación que mas adelante aplicaría en sentido inverso llegando a la conclusión de que el cuerpo humano no puede ser considerado un medio de expresión y en el supuesto de que se llegue a considerar que la obra pictórica tatuada sobre la cara de Tyson tenga derechos autorales que deban reconocerse la simple exposición de su cara podría ser sancionada y consecuentemente el autor del dibujo tendría un control o pertenencia sobre la cara del ex-pugilista.

Aunque el argumento anterior no fue convincente para la Juez Catherine D. Perry de la Corte Federal de Circuito de San Luis pues calificó de “tontos” los argumentos de la demandada, concedió la razón a Warner Brothers declarando que en efecto existe un derecho autoral que se debe reconocer pero que tampoco puede ir en contra del interés público el cual se materializaría en las pérdidas millonarias no solo de la productora de la película, sino en las salas de cine en que sería proyectada, además de que la imagen ha sido ya transmitida en múltiples ocasiones a través de teléfonos celulares y medios electrónicos. No se sabe aún cual será la cantidad por la cual Warner indemnizará al autor, pero la Juez aseguró que dicha indemnización sería equivalente al daño causado y que será dictada en breve.

Caso curioso y digno de estudiarse a fondo, en ocasiones la gente se identifica tanto con una marca que llega a tatuarse el nombre o el logotipo en alguna parte del cuerpo y la función de la impresión es que sea permanente, por otra parte la decisión de la Juez fue tal vez salomónica pues aunque permitió la proyección de la película también sancionó al pago de una multa a Warner Brothers.

Ref: País: Estados Unidos, Civil Action No: 4-11-cv-752

Reseña de la reunión anual de INTA 2011

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

En el marco de la la sede de este año la ciudad de San Francisco, se llevó a cabo la reunión del International Trademark Association 2011 ante la presencia de 8,000 abogados de 140 países, los temas mas comentados fueron los de actualidad como la protección de los derechos de Propiedad Intelectual en Internet incluyendo los keywords, Facebook, Twitter y Mercadolibre, por supuesto la polémica aplicación del ACTA (Anticounterfeiting Trade Agreement) y las nuevas herramientas que pone a disposición el INTA a los miembros para la búsqueda de marcas registradas a nivel internacional, también se destacó la conferencia titulada ” Un siglo de Derecho Marcario: un vistazo al pasado y al futuro” que fue excelentemente bien planteada por los panelistas que a continuación menciono:

INTA 2011

INTA 2011

Miles Alexander: Comentó los límites de la Ley Marcaria que por una parte debe ser mas rigurosa para sancionar a quienes ejercen la piratería en las áreas en que mas daño se hace, pero que también por otro lado la Ley esta siendo manipulada en favor de quienes ostentan derechos marcarios, pues su aplicación va mas allá de los intereses que legítimamente les pertenecen, por ejemplo las marcas que son empleadas en el Internet que no necesariamente son usadas para comercializar productos y que son mencionadas en comentarios o chistes, mencionó que es un reto explicar al propietario de una marca que “en ocasiones cuando una persona emplea una marca registrada en Internet puede estar manifestando una idea o una expresión y al no ser usada para comercializar productos, este empleo no debe representar una infracción”;

Eric Goldman: Expuso que en la actualidad a diferencia del pasado los medios de difusión son incontrolables, pues se manejan a través de Medios de Comunicación Social Interactivos, en el pasado la prensa podía tener un control absoluto por quienes se publicitaban siendo que la difusión provenía de una sola fuente, pero hoy en día es mayor la complejidad de tutelar el contenido de los medios provocando así que marcas puedan ser difundidas por consumidores.

Cabe mencionar que los panelistas se refirieron a temas internacionales fundamentándose en el Lanham Act, por lo tanto para la aplicación en México es necesario homologar algunos preceptos.

Otra conferencia interesante fue “Actualización Regional: América Latina” que en lo que tocó a México fue representada por el Lic. Roberto Arochi Escalante en la que expuso los temas prioritarios que deben ser modificados en México como el caso de los criterios para registrar marcas tridimensionales, el error de no haber ratificado la Convención Panamericana para la Protección de Marcas de 1928 el cual no ha sido ratificado por el Senado de la República y como consecuencia en México no puede existir un sistema de oposición al registro de marcas. Así mismo por parte de Brasil fue representada por Cristina Carvalho y por Argentina Damaso A. Pardo. En esta conferencia el tema que resultó tan interesante como oscuro fue el tema de Venezuela en que de manera extraoficial y casi a manera de chisme nos enteramos que en Venezuela habrán restricciones para marcas de empresas extranjeras, vamos a ver si podemos tener mas información acerca del tema para comentarlo en nuestro blog.

En la exhibición de productos de piratería encontré estos artículos que a decir verdad en algunos casos solo un experto podría determinar cual es la falsificación, si no estuvieran los anuncios:

 

INTA 2011

INTA 2011

 

 

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Nota Informativa acerca de MARCANET

Les informamos a todos nuestros clientes y lectores, que desde hace tres semanas existe un retraso en la actualización de la base de datos del Servicio de consulta externa sobre información de marcas (MARCANET) del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aparentemente la institución esta cambiando de proveedor de servicios de la base de datos, por lo tanto es probable que no vean reflejados los números de sus expedientes marcarios de manera inmediata u otra información presentada ante el Instituto, no obstante las fechas de presentación y derechos de prioridad serán respetados aún que no aparezcan aún en el sistema.

El IMPI aún no ha manifestado cuanto tiempo durará el problema,.

Agradecemos su atención.
Atentamente
Giménez & Asociados Abogados, SC

 

Cocaine: Marcas buenas que parecen malas

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Nos enteramos por Rodrigo Ramírez Herrera colaborador de IP Tango que en Chile se presentó la solicitud de registro de la marca Cocaine para distinguir productos de las clases 32 y 33 (bebidas energéticas con y sin alcohol), tal vez era de esperarse que una de las marcas mas famosas en el mundo Coca Cola Company fuera a oponerse al otorgamiento de su registro y no es para menos pues como ya comentamos en otro post en Bolivia se otorgó el registro de la marca “Coca Colla”, lo cual parecería un atentado en contra de una de las marcas mas famosas y emblemáticas de refrescos en el mundo, tras el argumento de que la palabra Coca podría ser descriptiva y no distintiva, pero lo sucedido en Bolivia tiene otra connotación al ser efectivamente una bebida que contiene supuestamente elementos de la planta de coca.

Cocaine Solicitud de registro de marca

Cocaine Solicitud de registro de marca 1017919

En México en 2009 también se presentó la solicitud a registro de la marca mixta “Cocaine Energy Drink” bajo el expediente numero 1017919 y en el IMPI fue negada, manifestando que el registro de esta marca supondría un uso en contra del orden público y las buenas costumbres, siendo este un impedimento establecido en el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, dicha resolución seguramente fue llevada al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y desconozco si fue negada, pero por el momento no ha sido otorgado su registro.

La historia de la marca en Estados Unidos es muy diferente la FDA se opuso a la solicitud presentada por Kirby, James T., propietario de Redux Beverage debido a que el uso del nombre que comúnmente se le da a la droga fuera usado de manera legal en una bebida que aunque no contiene coca ni cocaína, si contiene altos niveles de cafeína, el USPTO decidió censurar el registro, por lo que ni siquiera aparece en los resultados de búsqueda bajo dicha denominación, sino que se aparece un recuadro con la palabra “Censored“.

La pregunta de porque Coca Cola Company demandó en Chile y en México se abstuvo (por el momento) seguramente se debe a que los sistemas de oposiciones son distintos, en México el oponente al registro tiene derechos que caducan hasta  dentro de cinco años posteriores.


“Aunque el hecho de ser la bebida con mayor contenido de cafeína por encima de un café de Starbucks y un Red Bull nos da mucho que pensar y los colores del logo podrían confundir al público consumidor, lo importante es que un gran numero de consumidores de refrescos son niños menores de edad y familiarizarse con el nombre que tiene sentido de adicción no será lo mejor para el futuro de la juventud mexicana, por otra parte el argumento de Kriby James no me parece el mas atinado, argumentando que “así empezó Coca Cola”, lo que desconoce Kirby es que esta marca tiene un sentido histórico que se remonta a 1903 cuando la información y el desarrollo tecnológico no estaba tan desarrollado como ahora, si bien Coca Cola en sus inicios en 1900 aplicaba pequeñas dosis de la planta de coca a sus productos  en 1903 se abstuvo de hacerlo y el nombre de la marca se debe mas a un hecho histórico que a conducta mal intencionada.”

Para ver el artículo original de IP Tango: click aqui

Nuevo Director en el IMPI

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

Después de la polémica desatada en relación a que si Jorge Amigo Castañeda había renunciado al cargo de Director del IMPI que venía ocupando desde hace ni mas ni menos 18 años y que este organismo había quedado acéfalo (lo cual fue cierto), finalmente el Presidente Felipe Calderón nombró a un nuevo Director que no es sorpresa para muchos y que su nombre ya sonaba entre los pasillos del IMPI: José Rodrigo Roque Díaz quien había ocupado ya el cargo de Director Jurídico de la Dirección General del INDAUTOR y quien además ocupó el cargo de Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Es de reconocerse la gran labor realizada por Jorge Amigo Castañeda durante la gestión de su dirección no cabe duda, pues no solo publicó y diseñó con su equipo la vigente Ley de Propiedad Industrial, sino que además puso a México en el mapa de los principales estrados internacionales de Propiedad Intelectual, siempre participativo en las controversias de particulares en las que se prestaba para fungir como conciliador entre las partes y por consiguiente con grandes anécdotas.

A la renuncia de Jorge Amigo le han seguido las de funcionarios de gran capacidad y que fungían como directores y subdirectores de áreas y que esperadamente podrían ser nombrados en sus cargos nuevamente, pero esto aún es una interrogante, difícil labor la del IMPI capacitar a tantos funcionarios de los cuales depende su actividad, la experiencia en Propiedad Industrial no se adquiere de un día para otro, sobre todo por la leve pero existente homogeneidad entre las leyes federales y los tratados internacionales y mas aún por los criterios de las autoridades que cada vez armonizan mas con el ámbito internacional.

Mi mayor reconocimiento a Jorge Amigo Castañeda por su gestión y los mejores deseos a José Rodrigo Roque Díaz quien tiene la capacidad para dar seguimiento y continuidad a lo realizado en el difícil pero no imposible rumbo a la seguridad jurídica en el área de la Propiedad Intelectual y el combate eficaz a la piratería.

Bajo la dirección de Jorge Amigo Castañeda el organismo otorgó 770 mil 14 solicitudes de marca; 118 mil 722 patentes; dos mil 310 modelos de utilidad, y 27 mil 226 diseños industriales. Se realizaron 23 mil visitas de inspección a petición de parte y 27 mil 435 de oficio. Derivado de las visitas de inspección a petición de parte, se aseguró un total de 74 millones 710 mil 978 productos presuntamente infractores, con un valor aproximado de 351 millones 244 mil 463 pesos.

 

La Marca Tridimensional de las Orejas

La Marca Tridimensional de las Orejas
Lic. Rafael Giménez Camacho

Conejo del tribunal de Colombia

El Tribunal de Colombia sacó un conejo del sombrero al resolver en favor de Playboy Enterprises International, Inc. el registro de las legendarias orejas de las playmates como marca tridimensional para distinguir los servicios de la clase 43: (servicios prestados por hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, campamentos turísticos, agencias de viaje o corredores que aseguren reservas para viajeros) ha sido otorgado. La oficina de Superintendencia de Industria y Comercio en principio había negado el registro, pero ahora la resolución fue revocada por la sentenia del Tribunal, al considerar que las marcas tridimensionales si no son descriptivas de los productos o servicios que desean distinguir son registrables.  Resolución 12823.

En México no se tiene antecedente de que la misma empresa hubiese solicitado el registro de las orejas ni ninguna otra marca tridimensional, tal vez por ser de un criterio mas duro.

La empresa del conejo es experta en el uso del registro de marcas y derechos exclusivos, de hecho el primer registro de uniformes otorgado por el United States Patent and Trademark Office fue precisamente para los uniformes de las conejitas bajo la marca registrada no. 762,884.

La marca tridimensional suele ser la mas codiciada y el tipo de marca mas difícil de obtener para su registro, en ocasiones es confundible con diseños industriales y modelos de utilidad los cuales se diferencían por su utilidad, si la supuesta marca tridimensional tiene una utilidad técnica entonces serán registrables pero como diseños industriales o modelos de utilidad y serán condenados a que su registro caduque, las marcas tridimensionales son renovables cada 10 años.

Cero, van dos en Colombia y se esperan muchos mas.

La empresa C. Joseph Lamy Gmbh también ha sido beneficiada por la decisión del Tribunal, en este caso el registro tridimensional distingue la forma del diseño de una pluma para el caso de la clase 16 que comprende papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación, fotografías, papelería, artículos de oficina, máquinas de escribir, entre otras. Así es el Tribunal consideró que la forma de la pluma es lo suficientemente distinguible como para otorgarle el uso exclusivo a la empresa de nacionalidad alemana. Resolución 64248

Rafael Gimenez Camacho

Con los nuevos criterios del Tribunal, Colombia se convertirá en el país con mayor numero de marcas tridimensionales registradas, pues según el Tribunal basta con probar que la marca es arbitraria y no descriptiva de los servicios que va a distinguir. El efecto jurídico lo dice todo: En los hoteles y restaurantes colombianos nadie mas podrá usar las míticas orejas de seda que la cadena de Playboy y hablando de bolígrafos nadie mas podrá fabricar y/o comercializar alguno con formas torneadas… la pregunta obligada: ¿y la democratización de los mercados según la Libre Competencia?  En México estos tipos de marcas son los menos comunes y como menciono los mas difíciles, en su mayoría son los que han conseguido la venia de la autoridad consisten en envases y envolturas que distinguen productos, ¿y servicios? son un reto no solo para los abogados sino también para los diseñadores pues deben ser lo suficientemente originales como para convencer a los examinadores que deben otorgar el registro.

Fuente: La República Colombia
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