El resultado del ACTA en materia aduanal

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Después de varias sesiones parece ser que el ACTA finalmente ha sido acordado por lo menos en lo que se refiere a la propuesta aduanal, que siguiendo el proceso legislativo de los Tratados Internacionales se tendrá que presentar al Ejecutivo y que posteriormente en su caso será ratificado por el Senado de la República.

Fuente: Periódicosiglo.com

Foto: Periodicosiglo.com

La polémica propuesta que en sus inicios parecía ser el eje legal de los próximos años para combatir la piratería acabó en una pretensión de controlar el paso de mercancías con marcas semejantes en grado de confusión  a otras registradas que pasan por la frontera y se dota a la autoridad de facultades para liberar y retener la mercancía que pudiera ser sospechosa e imponer sanciones civiles y penales.

Por el momento es todo y esperemos tener noticias en las demás materias como la piratería a través de Internet si van a facultar a los proveedores de servicios para suspender el servicio por actividades sospechosas en aras de obstaculizar la transmisión de material que contenga propiedad intelectual.

Marca Pemex en Estados Unidos

Petróleos Mexicanos VS Intermix en Estados Unidos

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

El breve recuento de los hechos.

El periódico El Universal publicó en su primera plana la noticia, después de haber confirmado con nuestro despacho que la marca Pemex estaba registrada en Estados Unidos y que el propietario de dicho registro no pertenecía a Petróleos Mexicanos, sino a una sociedad con domicilio en Islas Cayman de nombre Intermix, a lo cual siguieron otras publicaciones entre las cuales destacaron la de la reportera Jesusa Cervantes de la revista Proceso.

La reacción mediática de los directivos de la empresa mas importante de México no se hizo esperar y publicó su postura: “no había interés para solicitar el registro de marca en Estados Unidos pues no era del interés de la empresa vender sus productos en dicho país“, sin embargo un registro de marca solicitado en 2004 y no concretado con el registro en el United States Patent and Trademark Office demostró lo contrario y consecuentemente la noticia de primera plana puso a trabajar al departamento jurídico de Petróleos Mexicanos para recuperar la marca en Estados Unidos, pues es claro y no cabe duda que la venta de petróleo de México a Estados Unidos desde hace tres cuartos de siglo es un uso de marca suficiente como para tener interés jurídico para registrarla, hoy en día no es tan sencillo el TTAB tendrá que resolver la controversia legal y otorgar el registro a quien pruebe un mejor derecho.

La demanda presentada en el Trademark Trial and Appeal Board (TTAB).

El 4 de febrero de 2010 Petróleos Mexicanos (PM) interpuso la demanda solicitando la cancelación por prioridad de la marca Pemex solicitada por Intermix, el abogado encargado es Raymond A. Kurz, los registros que se solicitaron a nulidad son clase 4 (Petróleo crudo y productos de petróleo refinado, a saber gasolina y aceites industriales, grasa y lubricantes), clase 35 (Publicidad, administración de relaciones de negocios y actividades comerciales de servicios relacionados con la industria del petróleo crudo y productos derivados) y clase 40 (Refinación de petróleo).

La demanda y su contestación: La retórica batalla.

Primer golpe de parte de PM: “La marca Pemex que ostenta Intermix confunde al público consumidor, pues cree que proviene de la fabricación de Petróleos Mexicanos, por lo tanto se presume que Intermix atrae a sus consumidores con la fama de la empresa mexicana”.

Intermix: “El abogado no demostró el uso de la marca en Estados Unidos, por lo tanto el consumidor no puede confundirse al adquirir un producto que no conoce”.

El caso de la gasolinería Pemex de Philadelfia (pirata por cierto) demuestra que en efecto los consumidores reconocen el logo del águila en Memphis, TN. aqui el video: Pemex en Estados Unidos si no pregunten a los inmigrantes.

Intermix: “Existen dos diferentes interpretaciones del Lanham Act: El Tribunal de Circuito asume que es válido que una empresa extranjera no necesita demostrar los derechos derivados del registro de marca sino solo su fama, sin embargo el criterio del TTAB es el contrario, que es la instancia en la que se lleva a cabo la resolución de la controversia”.

PM: “La similitud en grado de confusión entre ambas marcas, pues son idénticas”.
Intermix: “No puede haber confusión pues no demuestra haber usado la marca en Estados Unidos”.

PM: “Fraude por declarar falsamente que ha usado la marca para distinguir los productos y servicios para los cuales fue registrada.
Respuesta de Intermix: Es infundada toda vez que son declaraciones sin pruebas”.

Intermix: “La empresa mexicana fue fundada en 1938 y 72 años es tiempo suficiente para solicitar el registro de la marca en Estados Unidos”.

Intermix: “La empresa mexicana abandonó el registro solicitado en 2004 por falta de interés”.

“Los argumentos de Petróleos Mexicanos son contundentes, el punto medular del proceso es claro: PM solicitó la marca en 2004 y siendo que la marca estaba en uso, por razones que desconozco no concretó el proceso (punto para Intermix), sin embargo si se logra demostrar que a la luz del TLCAN la marca Pemex es famosa en Estados Unidos por el posicionamiento en el público consumidor la razón debería asistirle a PM. En lo personal me queda una duda pendiente: No obstante que las partes pueden solicitar la aplicación de la ley nacional por tener un trato igual a los nacionales, ¿porque siendo las partes de diferentes Estado no ha fundamentado PM el TLCAN?  en caso de no invocarlo tendrá mayores dificultades para demostrar que Pemex es una marca notoriamente famosa”.

En resumen del proceso Intermix solicitó que la demanda fuese desechada, petición que fue negada por el TTAB al encontrar lógica y razones suficientes para aceptar el caso.  El calendario de actuaciones marca hasta 2012, año en que seguramente tendremos la primer sentencia del TTAB, mientras tanto esperemos a junio de 2011 para ver los alegatos.

La especulación del panadero

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Marca registrada Bimbo en Estados Unidos No. 77855347

Marca registrada Bimbo en Estados Unidos No. 77855347

John Paulsen, un panadero de Michigan  se defiende al estilo de David y Goliat de Bimbo su mas grande competidor de manera inusual. El año pasado se dio a la tarea de registrar 25 dominios de Internet que dentro de su dirección llevan marcas registradas de su competencia, a saber: aboutgrupobimbo.com, bimbobrands.com, bimbobreads.com, coronadocandy.com, tiarosatortilla.com y tiarosatortillas.com entre otros, cabe mencionar que el juez de la disputa legal no será el USPTO sino la OMPI, pues los dominios registrados no conducen a un uso indebido de las marcas de la multipotencial empresa, sino que simple y sencillamente se encuentran registrados a favor de John, quien declaró que en efecto su fin es especular con los dominios electrónicos, vaya declaración!! Estaremos pendientes a la resolución de la OMPI.

John también ha declarado que seguramente perderá el juicio, pues no tiene los recursos económicos para que abogados de la talla lo puedan defender ante el monstruo de su competencia, así que se defenderá personalmente, suerte para John no vaya a perder también su panadería!!  Su especulación empezará a verse en problemas empezando porque las declaraciones que ya hizo a la prensa no serán favorables en su juicio.

Sus palabras textuales: “Creo en mi corazón que el sistema es corrupto y que los abogados de Bimbo
prevalecerán,
con un gran costo para Bimbo” John Paulsen

Casos de Dominios de Internet

En otra historia reciente de dominios de Internet los Vaqueros de Dallas hicieron fumble al olvidar renovar el dominio dallascowboys.com elcual sorpresivamente una mañana fría de noviembre mostró la imagen de futbol soccer que se muestra en nuestro post, le recomiendo guardar la imagen porque pocas veces podemos ver un error de esta dimensión, no obstante el equipo recuperó en los últimos minutos del cuarto cuarto su dominio regresando la bola a Dallas Cowboys Football Club, Ltd.

Registro de Marcas Semejantes

Registro de Marcas Semejantes

Autores:  Lic Rafael Giménez Camacho

La falta de especialidad en la aplicación de la Clasificación de Niza en México provoca que cada día menos marcas se encuentren disponibles, la práctica de registrar marcas en toda una clasificación es común pues se tiene la falsa creencia que registrando toda la clase será mejor pues la marca registrada abarcará mas productos o servicios que se incluyen y aunque esta práctica en ocasiones pone en riesgo el registro de marca se sigue haciendo por desconocimiento, con la debida aclaración de que en efecto existen clasificaciones en que los productos o servicios son de la misma naturaleza y hasta complementarios.

Las comparaciones son odiosas, pero tenemos la referencia del United States Patent and Trademark Office en que los registros son específicos y el examinador se encarga de determinar si por ejemplo un servicio a domicilio es de la misma naturaleza que un restaurante, pero un registro es para servicio a domicilio y otro para restaurante, así el registrante si en verdad usa ambos invertirá una suma mayor para abarcar ambos registros.

En México ya se comenta este cambio pero hasta que no se aplique tendremos que seguir contestando oficios de negativas de registro algunas veces mas lógicas que otras, pero todas al final tienen la razón de evitar infringir el derecho de un tercero que de buena fe ha obtenido el registro de marca. Surge la interrogante siguiente:

¿Que sucede si el titular de la marca registrada considera que otorgar el registro de una marca nueva similar en grado de confusión no detrimenta su derecho?

Parecería que la solución mas sencilla es conseguir que la marca semejante nos conceda la coexistencia de nuestro registro al aceptar firmar un convenio, sin embargo no lo es, dicho convenio no garantiza al solicitante el otorgamiento de su registro,  los Tribunales han emitido varias declaratorias en el sentido de que dichos convenios no son elementos suficientes para el otorgamiento del registro marcario que se pretende, ni para desvirtuar la hipótesis de prohibición e impedimento a que se refiere el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial (el precepto legal establece que no serán registrables las marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente registradas o solicitadas, para amparar los mismos o similares productos o servicios), toda vez que el mencionado ordenamiento legal no prevé la posibilidad de que con el consentimiento del titular de una marca registrada, proceda registrar una posterior y semejante en grado de confusión, considerando nuestros Tribunales que la voluntad o acuerdo entre las partes no puede estar por encima de la ley, que es de orden público y protectora del público consumidor. Por lo tanto, establecen que debe prevalecer el dispositivo legal que prohíbe el registro de marcas semejantes en grado de confusión.

MARCAS SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN, CONVENIO DE COEXISTENCIA.- La “liberación mutua”, carta de consentimiento y/o acuerdo de coexistencia celebrado entre el titular de una marca registrada y el titular de una marca propuesta a registro, semejantes en grado de confusión, no es suficiente para el otorgamiento del registro marcario que se pretende, ni para desvirtuar la hipótesis de prohibición e impedimento a que se refiere la fracción XVI del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, porque dicho ordenamiento no prevé la posibilidad de que con el consentimiento del titular de una marca registrada, proceda registrar una posterior y semejante en grado de confusión; de ahí que la voluntad o acuerdo entre las partes no puede estar por encima de la ley, que es de orden público y protectora, entre otros, del público consumidor. En consecuencia, prevalece el dispositivo legal que prohíbe el registro de marcas semejantes en grado de confusión; además de que la facultad de transmitir un registro marcario o los derechos inherentes al mismo, prevista en el artículo 146, de la Ley de la Propiedad Industrial, no se puede realizar en contravención a lo dispuesto en ese mismo ordenamiento. (89)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1576/08-EPI-01-5.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de marzo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María de los Ángeles Garrido Bello.- Secretaria: Lic. Ruth Beatriz de la Torre Edmiston.
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 292

En consecuencia de los criterios emitidos por nuestros Tribunales, el IMPI ha endurecido sus criterios para otorgar una marca semejante en grado de confusión con base en un convenio de coexistencia firmado entre el titular de una marca registrada y el titular de una marca propuesta a registro, por lo tanto hoy en día ya no es viable la celebración de dichos convenios.

Registro de Marcas en Internet en el IMPI

Autor: Lic Miguel Navarro

Registro de Marcas en Internet

Registro de Marcas a través de Internet

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha anunciado con bombo y platillo que el sistema de captura de solicitudes de registro de marcas ya se encuentra en fase de prueba, la aplicación del sistema tendrá diversas ventajas como evitar traslados innecesarios a las oficinas del Instituto, evitar largas filas sobre todo en días previos a las vacaciones y el ahorro de papel, pues los formatos serán en archivos electrónicos. Los directores a cargo de esta aplicación declaran que la aplicación del sistema será tan seguro como la presentación de declaraciones fiscales.

– La ventaja principal será que el sistema estará accesible las 24 horas del día,
solo las ventanillas físicas mantendrán los mismos horarios con los que operan actualmente –

La buena respuesta de las firmas de abogados en el uso de Solmarnet fue el antecedente que ha dado lugar a la tan solicitada aplicación del uso de medios electrónicos y no obstante que persisten algunas interrogantes como si el sistema en su fase inicial admitirá presentaciones de respuesta a oficios y solicitudes de declaraciones administrativas, es seguro que su aplicación revolucionará el proceso de registro de marcas en México.

Por cierto las fechas de cierre de las oficinas del IMPI serán del 22 de diciembre al 5 de enero de 2011.

Bien por este avance del IMPI!!!

Registro de Marcas Religiosas

La Marca Registrada de la Virgen de Guadalupe

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

Marca Registrada Virgen de Guadalupe

Virgen de Guadalupe Basílica

Tanto la imagen como el nombre de la Virgen de Guadalupe se encuentran registrados en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo cual resulta jurídicamente contradictorio, por una parte la Constitución Política otorga la garantía individial para profesar libremente cualquier creencia o culto religioso, pero en lo que respecta a la Ley de la Propiedad Industrial no impide que una persona obtenga el derecho al uso exclusivo.

La Historia.- La oficialmente aceptada por la iglesia tiene un origen místico en el cerro del Tepeyac y narra que en la cuarta aparición de la Virgen le pidió a Juan Diego Cuauhtlatoatzin que se presentase con Juan de Zumárraga, (quien fuera primer obispo de México), al presentarse desplegó un ayate en el que llevaba rosas y es en ese momento donde descubren la imagen de la Virgen. Ahora bien el nombre de la Virgen de Guadalupe es incierto, pero la historia más aceptada dice que la Virgen le reveló el nombre de “Guadalupe” a Juan Bernardino cuando este se encontraba enfermo, y aunque es el nombre más aceptado tiene también otros nombres como “Virgen del Tepeyac”, “Patrona de la ciudad de México”, Reina y emperatriz de América, entre otros. Los hechos provienen del siglo XVI en el caso de la imagen y XVII en el caso del nombre.

La Virgen y la Propiedad Intelectual.- Para nuestro interés, que es el jurídico las fechas son primordiales, ha pasado casi medio siglo desde que se publicó por primera vez la imagen en el llamado “Ayate Guadalupano” y casi cuatrocientos años desde que se dio a conocer el nombre de “Virgen de Guadalupe”. En lo que respecta a la Propiedad Intelectual de las obras y suponiendo que hubiese existido un autor de la obra pictórica, los derechos morales serían ad perpetuam y los derechos patrimoniales ya hubiesen caducado, pues la legislación actual otorga cien años después de divulgada y cien años después de la muerte de su autor, para los escépticos los derechos de las personas retratadas tienen un límite de 50 años a partir de su publicación. Transcurridos estos términos las obras se consideran del dominio público.

La otra cara en la Propiedad Industrial.-  tiene otra connotación disímil a la anterior, debemos tener en cuenta que la Ley de la Propiedad Industrial se publicó con fines comerciales para distinguir las calidades de productos similares o idénticos y no así de reconocimientos autorales, siguiendo este orden no existe impedimento legal para que las imágenes religiosas puedan ser consideradas marcas registradas, tal es el caso que actualmente existen más de sesenta marcas registradas con nombres e  imagenes religiosas vigentes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los productos que distinguen van desde veladoras (La Virgen de Zapopan registro de marca 294669), hasta tarjetas telefónicas de prepago (“La Virgen de Guadalupe” registro de marca 566641 caducado) y hasta aparatos electrónicos.

¿Devoción del solicitante del registro de marca o perspicacia comercial? en la mayoría de los casos seguramente la segunda, tal es el caso de las marcas registradas con distintivos religiosos que distinguen productos de veneración como “veladoras”, pues las imágenes religiosas no distinguen entre uno y otro producto para denotar su calidad y características, sino que el registro de estas marcas limitan el comercio y tal situación la considero contraria al objeto de la Ley de la Propiedad Industrial que entre otros es el propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y el comercio, lo cual parece imposible cuando se limita el uso de imágenes religiosas en dichos productos.

Virgen de Zapopan

Marca Registrada No. 816519

La postura de la Arquidiócesis de Jalisco: Después de obtener la marca registrada “Virgen de Zapopan”, el arzobispo declaró a varias publicaciones que el motivo del registro no fue comercializarlo, sino protegerse para que terceros no pretendieran cobrarle regalías a la iglesia por el uso de la misma, haber registrado la marca fue una buena decisión, sin embargo difícilmente podrá proteger el derecho de su registro si los productos y servicios no son comercializados o puestos a disposición comercial.

Otras marcas registradas: Virgen del Cerrito (857874), Virgen del Rayo (649992), Virgen Oaxaqueña (892542), Virgen de Tehuacan (894373), Virgen Gloriosa (67224), Virgen Morena (454143), Virgen del Rosario (312063), Virgen de la Sierra (112118), Virgen del Puerto (510998), etc

Busqueda de Marcas Registradas

Autor: Lic Miguel Navarro

Desde noviembre de 2009 el IMPI abrió al público en general su base de datos denominada Marcanet dando acceso a la información de manera electrónica por via internet, en ella se pueden hacer búsquedas fonéticas, revisar el status de las marcas que están en proceso de registro, revisar si una marca esta disponible en determinada clase, buscar marcas por expediente, buscar marcas por denominación, entre otros.

Pero lo que es de llamar la atención es que las búsquedas de marcas son gratis, se eliminó el pago de derechos, con esta determinación se facilita el estudio de disponibilidad de marcas en el IMPI.

La determinación del IMPI nos ha brindado la posibilidad de ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes, toda vez que no cobramos en ningún caso las búsquedas fonéticas, ya que consideramos que es un ventaja para proporcionar una mejor y mas atinada información al cliente antes de solicitar el registro de una marca.

Aún que esta es una determinación que facilita el registro de marcas y su consulta, la interpretación de la información no es tan sencilla, el sistema Marcanet como el mismo IMPI lo difunde no garantiza que las marcas se encuentren disponibles, pues además de que el sistema es falible los criterios no solo se reducen a la parte fonética de una marca, sino también a las similitudes visuales, gramaticales e ideológicas, aún así es una gran herramienta.

Para consultarnos la disponibilidad de una marca sin costo: Solicitud de disponibilidad de marca

Para consultar la base de datos de Marcanet: Marcanet

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