Marcas Mexicanas en dominios asiáticos: Una mas de Scams

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Estafa Registro de Marcas Aunque esta trampa ya tiene algún tiempo circulando por la red, no la habíamos publicado y ahora aprovechamos la ocasión: se trata de un mensaje que en el que supuestamete le informan a propietarios de marcas registradas que terceros están intentando registrarlas en países en Asía mediante dominios electrónicos, si siguen nuestros artículos sabrán que si la información llega de manera espontánea sin previa solicitud es muy probable que sea una trampa y que el único interés de este mensaje es que el destinatario solicite servicios innecesarios de esta empresa, a continuación reproduzco el contenido, esperando que tu no seas parte del 38% de incautos que han sido víctimas de la estafa:

(If you are not in charge of this please transfer this urgent email to your CEO, thanks.)

Dear Manager,

We are one of the registration and solution center in China. We have an important issue to confirm with you. On January 17th, 2011, we formally received an application, one company which called “UCK Invest Ltd” are applying to register ”Nombre de la marca” as Internet brand and Domains:

(your trademark).com.cn / .net.cn / .org.cn / .com.hk / .in / .com.tw / .asia

During our preliminary investigation, we found the brand name and these domain names being applied are as same as your company’s, so we need to confirm with your company.

If the aforesaid company is your business partner or your subsidiary company, please DO NOT reply us, we will approve the application automatically. If you have no any relationship with this company, please contact us within 10 workdays. If out of the deadline, we will approve the application submitted by “UCK Invest Ltd” unconditionally.

Best Regards,


Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

Marca Tejones exp. 1049836

El derecho tutelado en la fracción VII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial es la protección del nombre con el que se designa a cualquier tipo de organización con el requisito de que sean reconocidas oficialmente. Me refiero a lo anterior porque aunque nunca antes en este foro me había quejado de los criterios de los examinadores, tal vez en esta ocasión se excedieron en su interpretación, el caso concreto es que solicité el registro de la marca mixta “Tejones” que distingue a un equipo de fútbol americano y el razonamiento del examinador al dar la negativa de mi registro fue la siguiente:

La no registrabilidad de la marca, deriva porque el signo propuesto es la representación sin autorización del nombre y logotipo “Tejones y Diseño”, atienden o refieren al equipo de fútbol americano de la ciudad de Puebla, equipo que actualmente esta afiliado en la liga CONFAO empresa autorizada a la creación de eventos deportivos, … mismo que cuenta con una tradición que se remonta a tres décadas de lucha y esfuerzo por ser cada día mejores, subcampeones en 2009 y que actualmente participan en un sin fin de eventos por lo anterior es que no puede otorgarse el registro pretendido”

Para el examinador la marca “Tejones” no es registrable toda vez que fue solicitada por una persona física y al estar afiliado el equipo a una organización oficial entonces ¿ya se actualiza el supuesto normativo?  me consta que han sido tres décadas de lucha y esfuerzo por ser cada día mejores y en esa parte estoy en total acuerdo con la autoridad pues adicionaría al oficio de la autoridad que es legendario en la ciudad de Puebla por no decir heroico pues la edad de sus jugadores va de los 28 a los 52 años de edad y jugar equipado a esas alturas ya podríamos decir es un acto que nos recuerda a los mas grandes gladiadores de la historia, pero entonces ¿que se esfuercen mas a ver si les damos el registro de la marca? tres décadas son suficientes ¿no lo cree así la autoridad? hablando en serio: el carácter “oficial” del equipo no puede derivarse de la afiliación a una organización ¿o si? es absurdo que por estar afiliado a una organización no pueda registrar su marca.

Tendremos que solicitar intervención del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esperando que su interpretación sea dispar y que nos informe a que se refiere la Ley cuando establece “Reconocida Oficialmente” y si es la entidad reconocida o sus afiliadas.

El resultado del ACTA en materia aduanal

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Después de varias sesiones parece ser que el ACTA finalmente ha sido acordado por lo menos en lo que se refiere a la propuesta aduanal, que siguiendo el proceso legislativo de los Tratados Internacionales se tendrá que presentar al Ejecutivo y que posteriormente en su caso será ratificado por el Senado de la República.

Fuente: Periódicosiglo.com

Foto: Periodicosiglo.com

La polémica propuesta que en sus inicios parecía ser el eje legal de los próximos años para combatir la piratería acabó en una pretensión de controlar el paso de mercancías con marcas semejantes en grado de confusión  a otras registradas que pasan por la frontera y se dota a la autoridad de facultades para liberar y retener la mercancía que pudiera ser sospechosa e imponer sanciones civiles y penales.

Por el momento es todo y esperemos tener noticias en las demás materias como la piratería a través de Internet si van a facultar a los proveedores de servicios para suspender el servicio por actividades sospechosas en aras de obstaculizar la transmisión de material que contenga propiedad intelectual.

Marca Pemex en Estados Unidos

Petróleos Mexicanos VS Intermix en Estados Unidos

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

El breve recuento de los hechos.

El periódico El Universal publicó en su primera plana la noticia, después de haber confirmado con nuestro despacho que la marca Pemex estaba registrada en Estados Unidos y que el propietario de dicho registro no pertenecía a Petróleos Mexicanos, sino a una sociedad con domicilio en Islas Cayman de nombre Intermix, a lo cual siguieron otras publicaciones entre las cuales destacaron la de la reportera Jesusa Cervantes de la revista Proceso.

La reacción mediática de los directivos de la empresa mas importante de México no se hizo esperar y publicó su postura: “no había interés para solicitar el registro de marca en Estados Unidos pues no era del interés de la empresa vender sus productos en dicho país“, sin embargo un registro de marca solicitado en 2004 y no concretado con el registro en el United States Patent and Trademark Office demostró lo contrario y consecuentemente la noticia de primera plana puso a trabajar al departamento jurídico de Petróleos Mexicanos para recuperar la marca en Estados Unidos, pues es claro y no cabe duda que la venta de petróleo de México a Estados Unidos desde hace tres cuartos de siglo es un uso de marca suficiente como para tener interés jurídico para registrarla, hoy en día no es tan sencillo el TTAB tendrá que resolver la controversia legal y otorgar el registro a quien pruebe un mejor derecho.

La demanda presentada en el Trademark Trial and Appeal Board (TTAB).

El 4 de febrero de 2010 Petróleos Mexicanos (PM) interpuso la demanda solicitando la cancelación por prioridad de la marca Pemex solicitada por Intermix, el abogado encargado es Raymond A. Kurz, los registros que se solicitaron a nulidad son clase 4 (Petróleo crudo y productos de petróleo refinado, a saber gasolina y aceites industriales, grasa y lubricantes), clase 35 (Publicidad, administración de relaciones de negocios y actividades comerciales de servicios relacionados con la industria del petróleo crudo y productos derivados) y clase 40 (Refinación de petróleo).

La demanda y su contestación: La retórica batalla.

Primer golpe de parte de PM: “La marca Pemex que ostenta Intermix confunde al público consumidor, pues cree que proviene de la fabricación de Petróleos Mexicanos, por lo tanto se presume que Intermix atrae a sus consumidores con la fama de la empresa mexicana”.

Intermix: “El abogado no demostró el uso de la marca en Estados Unidos, por lo tanto el consumidor no puede confundirse al adquirir un producto que no conoce”.

El caso de la gasolinería Pemex de Philadelfia (pirata por cierto) demuestra que en efecto los consumidores reconocen el logo del águila en Memphis, TN. aqui el video: Pemex en Estados Unidos si no pregunten a los inmigrantes.

Intermix: “Existen dos diferentes interpretaciones del Lanham Act: El Tribunal de Circuito asume que es válido que una empresa extranjera no necesita demostrar los derechos derivados del registro de marca sino solo su fama, sin embargo el criterio del TTAB es el contrario, que es la instancia en la que se lleva a cabo la resolución de la controversia”.

PM: “La similitud en grado de confusión entre ambas marcas, pues son idénticas”.
Intermix: “No puede haber confusión pues no demuestra haber usado la marca en Estados Unidos”.

PM: “Fraude por declarar falsamente que ha usado la marca para distinguir los productos y servicios para los cuales fue registrada.
Respuesta de Intermix: Es infundada toda vez que son declaraciones sin pruebas”.

Intermix: “La empresa mexicana fue fundada en 1938 y 72 años es tiempo suficiente para solicitar el registro de la marca en Estados Unidos”.

Intermix: “La empresa mexicana abandonó el registro solicitado en 2004 por falta de interés”.

“Los argumentos de Petróleos Mexicanos son contundentes, el punto medular del proceso es claro: PM solicitó la marca en 2004 y siendo que la marca estaba en uso, por razones que desconozco no concretó el proceso (punto para Intermix), sin embargo si se logra demostrar que a la luz del TLCAN la marca Pemex es famosa en Estados Unidos por el posicionamiento en el público consumidor la razón debería asistirle a PM. En lo personal me queda una duda pendiente: No obstante que las partes pueden solicitar la aplicación de la ley nacional por tener un trato igual a los nacionales, ¿porque siendo las partes de diferentes Estado no ha fundamentado PM el TLCAN?  en caso de no invocarlo tendrá mayores dificultades para demostrar que Pemex es una marca notoriamente famosa”.

En resumen del proceso Intermix solicitó que la demanda fuese desechada, petición que fue negada por el TTAB al encontrar lógica y razones suficientes para aceptar el caso.  El calendario de actuaciones marca hasta 2012, año en que seguramente tendremos la primer sentencia del TTAB, mientras tanto esperemos a junio de 2011 para ver los alegatos.

La especulación del panadero

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Marca registrada Bimbo en Estados Unidos No. 77855347

Marca registrada Bimbo en Estados Unidos No. 77855347

John Paulsen, un panadero de Michigan  se defiende al estilo de David y Goliat de Bimbo su mas grande competidor de manera inusual. El año pasado se dio a la tarea de registrar 25 dominios de Internet que dentro de su dirección llevan marcas registradas de su competencia, a saber: aboutgrupobimbo.com, bimbobrands.com, bimbobreads.com, coronadocandy.com, tiarosatortilla.com y tiarosatortillas.com entre otros, cabe mencionar que el juez de la disputa legal no será el USPTO sino la OMPI, pues los dominios registrados no conducen a un uso indebido de las marcas de la multipotencial empresa, sino que simple y sencillamente se encuentran registrados a favor de John, quien declaró que en efecto su fin es especular con los dominios electrónicos, vaya declaración!! Estaremos pendientes a la resolución de la OMPI.

John también ha declarado que seguramente perderá el juicio, pues no tiene los recursos económicos para que abogados de la talla lo puedan defender ante el monstruo de su competencia, así que se defenderá personalmente, suerte para John no vaya a perder también su panadería!!  Su especulación empezará a verse en problemas empezando porque las declaraciones que ya hizo a la prensa no serán favorables en su juicio.

Sus palabras textuales: “Creo en mi corazón que el sistema es corrupto y que los abogados de Bimbo
prevalecerán,
con un gran costo para Bimbo” John Paulsen

Casos de Dominios de Internet

En otra historia reciente de dominios de Internet los Vaqueros de Dallas hicieron fumble al olvidar renovar el dominio dallascowboys.com elcual sorpresivamente una mañana fría de noviembre mostró la imagen de futbol soccer que se muestra en nuestro post, le recomiendo guardar la imagen porque pocas veces podemos ver un error de esta dimensión, no obstante el equipo recuperó en los últimos minutos del cuarto cuarto su dominio regresando la bola a Dallas Cowboys Football Club, Ltd.

Registro de Marcas Semejantes

Registro de Marcas Semejantes

Autores:  Lic Rafael Giménez Camacho

La falta de especialidad en la aplicación de la Clasificación de Niza en México provoca que cada día menos marcas se encuentren disponibles, la práctica de registrar marcas en toda una clasificación es común pues se tiene la falsa creencia que registrando toda la clase será mejor pues la marca registrada abarcará mas productos o servicios que se incluyen y aunque esta práctica en ocasiones pone en riesgo el registro de marca se sigue haciendo por desconocimiento, con la debida aclaración de que en efecto existen clasificaciones en que los productos o servicios son de la misma naturaleza y hasta complementarios.

Las comparaciones son odiosas, pero tenemos la referencia del United States Patent and Trademark Office en que los registros son específicos y el examinador se encarga de determinar si por ejemplo un servicio a domicilio es de la misma naturaleza que un restaurante, pero un registro es para servicio a domicilio y otro para restaurante, así el registrante si en verdad usa ambos invertirá una suma mayor para abarcar ambos registros.

En México ya se comenta este cambio pero hasta que no se aplique tendremos que seguir contestando oficios de negativas de registro algunas veces mas lógicas que otras, pero todas al final tienen la razón de evitar infringir el derecho de un tercero que de buena fe ha obtenido el registro de marca. Surge la interrogante siguiente:

¿Que sucede si el titular de la marca registrada considera que otorgar el registro de una marca nueva similar en grado de confusión no detrimenta su derecho?

Parecería que la solución mas sencilla es conseguir que la marca semejante nos conceda la coexistencia de nuestro registro al aceptar firmar un convenio, sin embargo no lo es, dicho convenio no garantiza al solicitante el otorgamiento de su registro,  los Tribunales han emitido varias declaratorias en el sentido de que dichos convenios no son elementos suficientes para el otorgamiento del registro marcario que se pretende, ni para desvirtuar la hipótesis de prohibición e impedimento a que se refiere el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial (el precepto legal establece que no serán registrables las marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente registradas o solicitadas, para amparar los mismos o similares productos o servicios), toda vez que el mencionado ordenamiento legal no prevé la posibilidad de que con el consentimiento del titular de una marca registrada, proceda registrar una posterior y semejante en grado de confusión, considerando nuestros Tribunales que la voluntad o acuerdo entre las partes no puede estar por encima de la ley, que es de orden público y protectora del público consumidor. Por lo tanto, establecen que debe prevalecer el dispositivo legal que prohíbe el registro de marcas semejantes en grado de confusión.

MARCAS SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN, CONVENIO DE COEXISTENCIA.- La “liberación mutua”, carta de consentimiento y/o acuerdo de coexistencia celebrado entre el titular de una marca registrada y el titular de una marca propuesta a registro, semejantes en grado de confusión, no es suficiente para el otorgamiento del registro marcario que se pretende, ni para desvirtuar la hipótesis de prohibición e impedimento a que se refiere la fracción XVI del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, porque dicho ordenamiento no prevé la posibilidad de que con el consentimiento del titular de una marca registrada, proceda registrar una posterior y semejante en grado de confusión; de ahí que la voluntad o acuerdo entre las partes no puede estar por encima de la ley, que es de orden público y protectora, entre otros, del público consumidor. En consecuencia, prevalece el dispositivo legal que prohíbe el registro de marcas semejantes en grado de confusión; además de que la facultad de transmitir un registro marcario o los derechos inherentes al mismo, prevista en el artículo 146, de la Ley de la Propiedad Industrial, no se puede realizar en contravención a lo dispuesto en ese mismo ordenamiento. (89)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1576/08-EPI-01-5.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de marzo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María de los Ángeles Garrido Bello.- Secretaria: Lic. Ruth Beatriz de la Torre Edmiston.
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 292

En consecuencia de los criterios emitidos por nuestros Tribunales, el IMPI ha endurecido sus criterios para otorgar una marca semejante en grado de confusión con base en un convenio de coexistencia firmado entre el titular de una marca registrada y el titular de una marca propuesta a registro, por lo tanto hoy en día ya no es viable la celebración de dichos convenios.

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