¿Lograr el registro o registrar bien una marca?

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Registrar una Marca

Registrar una Marca

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial promueve diariamente el registro de marcas en el país, invierte recursos y envía especialistas a toda la República para demostrar las bondades de las marcas registradas, en cada evento importante de alguna cámara como la cinematográfica o cualquier evento que tenga que ver con la Propiedad Intelectual están presentes, el Lic Joseph Kawhaghi responde a cualquier pregunta y hasta ofrece sus tarjetas de presentación a todo el público, sin embargo me parece un desacierto que el IMPI no promueva la asistencia de abogados especialistas para este tipo de asuntos y es que el formato de registro parece tan sencillo que cualquiera podría obtener un registro de marca, pero en la mayoría de las ocasiones los abogados somos consultados cuando el cliente ya registró su marca y ahora viene el problema a continuación expongo un ejemplo de un caso real (como muchos) pero cambiando los nombres por ética profesional y que además tengo la autorización expresa de parte del cliente para exponer su caso:

El problema de la empresa que es fabricante de jabones es tan grande que fue personalmente el Presidente a la consulta en mi oficina, acompañado de su Contador Público para pedirme que evaluara la situación siguiente:

Les llama su principal cliente para decirles que los jabones distribuidos la última vez (tres millones de unidades) se están saliendo de sus empaques debido al calor que produce la camioneta que los transporta, la empresa fabricante (mi cliente) envía a un inspector para verificar dicha situación, la cual es nada común, revisa el jabón y se da cuenta que el producto no es el que fabrica la empresa pues la marca es parecida aunque no idéntica a la del fabricante, me llama el contador y me dice que su marca la están pirateando, regresando a la cita en mi oficina al revisar la marca y el producto noto que la marca es una combinación o mezcla de palabras genéricas, descriptivas y rasgos originales, inmediatamente revisé la base de datos y noto que en efecto la marca esta registrada y es similar a la de mi cliente, si el lector no es perito en la materia le informo que uno de los principales motivos para registrar una marca es evitar la confusión entre un producto y otro de la misma clase y especie, esto es distinguir los productos con una marca registrada, sin embargo la combinación tan caprichosa de palabras genéricas y descriptivas era difícil de poder defender, el empresario me dijo que él personalmente había registrado la marca que no podía haber error y que debía ser defendible, toda vez que él pago sus derechos, solicitó la marca y contaba con un título vigente.

La respuesta es simple, la marca estaba mal desde que se diseñó no tenía impedimento legal para su registro, pero al carecer de elementos originales era difícil poder defender sus derechos, porque la similitud no derivaba de la parte original sino de la parte genérica y descriptiva la cual fue la que confundió a su cliente, habida cuenta que el comprador se había abastecido de otra empresa totalmente diferente desde hace año y medio pensando que ese producto pertenecía a la misma empresa por la similitud.

Este asunto es el de muchas empresas, que se ven imposibilitadas de poder defender sus registros de marcas, el problema no es corrupción de autoridades sino desconocimiento de la ley y solicitar la asistencia de un especialista, yo como abogado si necesito un jabón no voy a hacerlo personalmente, pero mi cliente pensó que él si podía hacer el registro de su marca, por ejemplo en las guías de registros del United States Patent and Trademark Office (USPTO) la oficina homóloga del IMPI en Estados Unidos sugieren al registrante que se asista de un abogado en Propiedad Intelectual, aceptando que si lo pueden hacer ellos personalmente pero que pudiera tener errores y no saberlos hasta el momento en que intentan defender sus marcas.

En conclusión:

¿Puede una persona obtener su registro personalmente? Si, por supuesto, no se requiere cédula profesional

¿El IMPI se cerciora de que la marca protege debidamente los productos o servicios que distingue? No, el examinador revisa que la marca no tenga impedimento legal alguno, incluyendo que no obstaculice los derechos de otros revisando que no tenga confusión por similitud, pero no actúa como abogado del solicitante.

¿Se requiere de un abogado para solicitar el registro de una marca? Si lo que usted desea es proteger sus productos o servicios y que la marca cumpla con todas y cada una de las ventajas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de la Propiedad Industrial le concede si, no hay duda, la marca es un activo que debe proteger, no es un mero trámite, no es como solicitar una credencial del IFE, ni pagar la tenencia.

13 Responses to “¿Lograr el registro o registrar bien una marca?”

  1. ABIGAIL says:

    BUENAS NOCHES

    SOLO LE ESCRIBO PARA COMENTAR QUE LOS FELICITO POR ESTOS ARTICULOS TAN INTERESANTES Y LEYENDO SU ARTICULO ME SURGUIERON ALGUNAS DUDAS??

    PRIMERO: SI UN REPRESENTANTE DE UNA EMPRESA X O PERSONA FISICA X NO TERMINO SU REGISTRO HACE 2 ò 3 AÑOS, ¿PUEDE DEMANDAR A LA PERSONA QUE NO CUMPLIO CON EL TRAMITE?

    SEGUNDA: EN EL REGISTRO DE UNA MARCA, EL IMPI LE PIDIO QUE SUBSANARA POR FALTA DE UN REQUISITO Y ESTE NO SE SUBSANO EN SU MOMENTO HACE 2 AÑOS Y SE QUIERE VOLVER A REGISTRAR LA MARCA AL DIA DE HOY, ¿ SE PUEDE VOLVER A REGISTRAR? Y ¿QUE ES LO QUE SE DEBE DE CUIDAR SU CASO?

    TERCERO. SI LA EMPRESA X O PERSONA FISICA X, QUIERE VOLVER A LLEVAR EL TRAMITE DE SU REGISTRO DE SU MARCA QUE NO SE REGISTRO ANTERIORMENTE ANTE EL IMPI , ¿SE PUEDE REALIZAR EL REGISTRO O NO? Y EN CASO DE QUE SI ¿QUE ASPECTOS SE DEBEN DE CUIDAR?

    SALUDOS Y EN VERDAD SIGAN PUBLICANDO ESTE TIPO DE DOCUMENTOS POR QUE SON MUY INTERESANTES Y EN VERDAD ME HAN AYUDADO A COMPRENDER MAS ESTE TEMA, QUE ES UN POCO COMPLEJO, AMPLIO PERO MUY INTERESANTE COMO MENCIONO ANTERIORMENTE
    MIL GRACIAS
    SALUDOS

    • admin says:

      Abigail, a continuación te contesto: 1) Si por la obligación que nace de un contrato de prestación de servicios y con ello los daños y perjuicios sufridos por la negligencia; 2) No, en este caso debe v0olver a solicitar el registro de la marca porque ya caducó su derecho a poder contestar el oficio de ngeativa y si, si se puede volver a solicitar el registro de marca; 3) Si, si lo puede hacer como y tienes la experiencia del primer rechazo ya sabes que si la ingresas de la misma manera te contestarán igual que la primera vez. Un placer y gracias por seguirnos!

  2. Andrea says:

    Que le aconsejas a los emprendedores o microempresas aparte de que van a arriesgar su escaso capital en la inversion, rentas, etc; acuden al IMPI y he sabido de varios casos donde supuestamente la marca que quieren registrar no existe, los hacen hacer las busquedas, pagar el tramite y luego al cabo de meses resulta que ya existia (que siempre si) y que ahora mejor paguen un abogado para que le realize el tramite.

  3. admin says:

    Hola Andrea,

    El IMPI es un organismo público descentralizado, con facultades para administrar la Propiedad Industrial en México, dicha función es compleja y siendo autoridad con facultades para juzgar en esta materia es de entenderse que no puedan ser juez y parte, es por ello que el Instituto imparte cursos durante todo el año con el fin de informar a quienes estén interesados en el tema, aún con esta noble función se requieren especialistas para una adecuada asesoría y así obtener un resultado profesional y cuidar el activo mas importante en tu empresa.

    Hay que tomar en cuenta que el IMPI ha hecho su labor simplificando los trámites, sin embargo no por ello deja de ser complejo, el Tribunal Federa de Justicia Fiscal y Administrativa continuamente emite tésis que resuelven las controversias que se suscitan a diario, las nuevas tecnologías han hecho mas dinámica aún la evolución del derecho en esta apasionante materia.

    Conscientes del reto que representa hoy en día iniciar un negocio diversas firmas de abogados hacemos reducciones en las tarifas para micro empresarios e incubadoras de negocios, puedes solicitar una cita en nuestra oficina o enviarnos un e-mail para ofrecerte opciones.

    El caso que comentas es muy común cuando no tienen una asesoría profesional de abogados especialistas pues te podría afirmar que es muy probable que la búsqueda que hayan hecho fuera deficiente, pero también muy probablemente no fuera un abogado especialista, como te comento no es sencillo determinar si una marca se encuentra disponible y se requiere especialidad en el tema.

    Debes tener en cuenta que un gran porcentaje de solicitudes de registro son desechadas cuando no son asistidas por abogados y aún que tu marca sea aceptada el porcentaje de posibilidad de que jurídicamente les funcione es menor.

    Agradezco tu participación en el blog y espero que mi respuesta te sea de ayuda.

    Atentamente
    Rafael Giménez Camacho

  4. Alejandro says:

    Hola, buenas tardes, que pasa cuando el IMPI rechaza una marca por existir un precedente similar con anterioridad, existe otra instancia legal para continuar defendiendo que se registre la marca.

    por ejemplo desde el 1995 existe una marca que se llama “eco pac”

    y la que se quiere registrar es “ecolopac” se encuantran dentro de la misma clase 39

    muchas gracias de antemano.

    Alex.

    • admin says:

      Hola Alejandro, con gusto respondo a tu pregunta: Si recibiste un oficio en el cual se te informa la negativa del registro debes contestar el oficio solo si consideras que tienes un mejor derecho. En el ejemplo que envías si la marca se renovó en 2005 entonces tus posibilidades son menores, te recomiendo que revises si la marca que te citan como anterioridad distingue los mismos o similares productos o servicios

  5. jorge villaseñor ramirez says:

    Hola que tal, tengo una pregunta, cuando tenemos una respuesta negada a pesar de la busqueda positiva, sin embargo se tiene una sociedad con el nombre de la marca a registrar, se podria contestar el oficio en ese sentido, y que posibilidades hay de prosperar, en el entendido que el citado oficio contesta negado por la existencia de una marca similar en servicio, tambien reciente en tramite y la constitución de la sociedad es anterior a los tramites indicados????????

  6. Alvaro says:

    Si una marca es rechazada por no ser registable la marca. Debido a que la marca no es autentica y dice la procedencia del producto (HECHO EN TANGAMANDAPIO “Ejemplo”) Que pasa si yo ya estaba usando la marca. La tengo que dejar de usar? o La puedo segir usando debido a que nadie la podra usar.

  7. carlos says:

    hola, tengo que registrar la marca que desde hace 9 años usamos pero estoy dandome cuenta que las palabras que usamos estan siendo descriptivas de nuestro producto lo cual seria un impedimento para su registro.., me gustaria saber si hay algun recurso que se pueda utilizar para pelear por el registro de nuestra marca, estamos posicionados y quiero saber si eso ayudaria a que el nivel de importancia de la marca pueda ayudar a que el criterio del IMPI sea a nuestro favor.

    gracias y saludos!

  8. carlos says:

    nuestra marca es (ejemplo)

    cocinas y decoracion o tambien como ejemplo
    cocinas y espacios
    cocinas y elegancia

    que posibilidades existe de ser registrada una de estas denominaciones? cuando segun lo que dice la ley son palabras de uso comun y descriptivas?

    espero puedan apoyarme, gracias.

  9. carol says:

    Hola el mismo caso de alvaro me rechazaron una marca pero yo adelante producción. La puedo vender asi que pasa si llegan a ver en el mercado la mínima producción y que me recomiendas escribir en respuestas del oficio para defender mi marca. Pues dicen que es parecido al nombre d un programa. Y similar a otra marca pero yo no le veo similitud. Es conveniente poner _ – para q no sea igual a otra marca o colocar otra letra. Gracias

    • admin says:

      Hola Carol,

      Si vendes la producción con la marca que te negaron a registro serás acreedora a una infracción por parte del IMPI, pues al rechazar el registro de tu marca tu ya sabes que no la puedes usar, si lo haces se considera de mala fe y la sanción va de los $90,000 al $1,200,000 pesos para el IMPI y el 40% de los ingresos para quien tenga debidamente registrada la marca. Lo anterior con fundamento en el art. 213 de la LPI.

  10. aranza says:

    hola, quisiera saber si una dependencia gubernamental de un Estado puede registrar una marca con el objeto de comercializar productos sin cumple con el requisito de cambiar siglas, signos y simbolos oficiales o existe algun impedimento legal para hacerlo., de antemano muchas gracias

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