Marcas Mixtas

MARCAS MIXTAS COMO HERRAMIENTA DE UTILIDAD PARA EL REGISTRO DE MARCAS

El empresario o prestador del servicio al momento de pensar en una marca que identifique a su negocio, por lo general  piensa en elementos que pueden atraer al público consumidor ya sea porque son conocidos o porque atribuyen elementos positivos al producto a proporcionar o al servicio que se va a prestar, y por lo general implementan el uso de marcas mixtas, es decir, marcas que se componen de una denominación (una o varias palabras) más un elemento gráfico (imágenes), éstas marcas suelen convertirse en un medio usual de distinción de los productos y servicios del empresario, ya que independientemente de incluir una denominación que identifica al producto o a los servicios, la impresión visual de la etiqueta es un medio instantáneo y relevante de distinción.

Pero la importancia de las marcas mixtas radica, en que es una herramienta de gran utilidad de la que se puede valer el empresario para registrar una marca, que en principio no resultaba ser registrable porque contiene elementos de marcas previamente registradas o elementos no susceptibles de registro (por ejemplo letras, dígitos o colores aislados). Es importante mencionar que en la Ley de la Propiedad Industrial vigente no se establece como impedimento legal los términos que al ser combinados con elementos no susceptibles de registro formen una expresión susceptible de ser registrada como marca, lo que se considera para registrar una marca es que sea una marca distintiva y original, y esa distintividad puede estar en función del diseño otorgado por el empresario.

Marca Mixta

Marca Mixta

Un ejemplo de un elemento no registrable (el número 6) que acompañado de un diseño es susceptible de registro, es el caso de la marca 6 (registro 762633) que el número por sí solo, no era susceptible de registro pero en combinación con un diseño que le atribuye distintividad es registrable.

Distintividad: elemento que dota a la marca de identidad y la hace susceptible de registro.

En contrasentido, a todo lo antes mencionado no se debe pasar por alto que las marcas mixtas, al ser una combinación de palabras más elementos figurativos, esa combinación dota a la marca de varios elementos distintivos, y en caso de que una persona desee copiar algún elemento de su marca podrá argumentar que su marca se lo suficientemente distintiva, toda vez que no es idéntica o similar al diseño de la marca mixta. Por lo tanto el contar con un registro nominativo, se impide recurrir a argumentos relativos al diseño de las marcas.

Tipos de Marcas – Marcas Mixtas

¿QUE SE ENTIENDE POR UNA MARCA MIXTA?

Como se ha informado en otros artículos, son diversas las clases en las que se puede obtener el derecho al uso exclusivo de una marca, es decir su registro, ello dependerá del uso que se le vaya a dar y los productos y/o servicios que dicha marca distinguirá. En lo que hace a su forma de registro la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), establece como requisito sine qua non, que las marcas sean visibles, eliminando así cualquier forma no tradicional de registro como lo serían las marcas olfativas, que en otras legislaciones sí son permitidas. Las formas que la Legislación Mexicana admite a registro son: nominativas (que se distinguen por su fonética ), innominadas (que se distinguen en imagen visual), tridimensionales (que se distinguen por su forma); y mixtas (que se conforman de por la combinación de dos elementos: fonético, visual o tridimensional).

Dos criterios importantes para determinar la forma en que se vaya a registrar una marca son los siguientes:

1) La marca que efectivamente se va a usar es la que se debe de registrar. Es así porque si la marca se usa de manera distinta a la que fue registrada, corre el riesgo de pederse el registro si se le solicita su caducidad. Las marcas se deben de usar tal y como fueron registradas, una marca mixta conformada por una parte fonética y otra visual, si cambia cualquiera de los elementos, ya sea el fonético o el visual deberá de registrarse nuevamente para evitar perder el registro.

2) La defensa legal de la marca mixta.  En ocasiones las marcas mixtas son difíciles de defender, toda vez que el infractor puede estar haciendo uso de un elemento, ya sea fonético o visual y confundir al juzgador jugando con estos dos elementos, uno que sea parecido en grado de confusión y el otro que sea distinto, es por ello que dependiendo de la marca en cuestión, es recomendable que el abogado defensor determine la forma adecuada en que ha de registrarse, pues deberá ser la forma en que el signo distintivo pueda tener una mayor defensa. Es importante contar con una marca bien registrada para una adecuada defensa legal y evitar perder el activo mas importante de la empresa, en el mundo comercial existen un gran número de marcas que antes de poder defenderse contra la piratería, tienen que adecuar sus registros, llevando así por lo menos seis meses de retraso.

Las Marcas Mixtas como un recurso para aumentar la distintividad. Un recurso para aumentar la distintividad de una marca que se considera débil, por contar con un elemento que ha perdido distintividad, es adicionar un elemento visual o fonético, conformando así una marca de tipo mixta, sin embargo al hacer el examen de novedad, el examinador deberá reconocer, qué parte de la marca es la icónica y fuerte, para determinar si existe semejanza en grado de confusión con la otra marca al momento de contraponerlas. Si la marca es conformada por una parte débil y la otra fuerte, la parte débil de la marca podrá ser replicada por otra marca registrada para distinguir los mismos productos o servicios y así subsistir ambos registros en la misma clase. En sentido contrario si la marca en su parte icónica o fuerte, es semejante en grado de confusión no podrá coexistir en la misma clase con otra que ya había sido previamente registrada.

Lo comentado en este punto se fundamenta en la Jurisprudencia dictada por los Tribunales Colegiados de Circuito, que establecen que la palabra eje determinante es aquella que brinda a la marca su esencia, en cuanto a la denominación, reconocimiento y distintividad frente al consumidor promedio.

Al respecto la jurisprudencia Argentina, establece que cuando una marca se compone de uno o mas elementos de uso común, y por ellos insusceptibles de monopolio, el conjunto podrá ser registrado, pero la marca así obtenida, no impedirá el uso de elementos no monopolizables de parte de los competidores. “Lo que constituye la marca no es el elemento aislado, sino el conjunto”. (Revista de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial).

Para una adecuada defensa del registro marcario, es recomendable registrar la marca en sus partes, es decir, por ejemplo: bajo una marca nominativa y una innominada, además de registrarse en conjunto, mas aún cuando se trata de letras o palabras que llevan cierto diseño que no para todo el público en general es distinguible, pues al momento de realizarse el examen de novedad el examinador no leerá la palabra o la letra que el solicitante pretende y puede caer el error y así registrar una marca que fonéticamente es semejante o idéntica a otra ya registrada.  Al respecto el Tribunal Colegiado de Circuito se pronunció por el criterio que establece que lo siguiente: “Significativo resulta destacar que tratándose de las marcas mixtas o compuestas, que se conforman por un elemento denominativo y otro gráfico, debe verificarse en primer término cuál de éstos es el componente fundamental o isotipo del diseño de los signos marcarios en conflicto, a efecto de determinar qué parámetro es el idóneo para realizar el examen comparativo entre éstos, pues si lo que distingue a la marca es el eslogan o conjunto de letras que formen parte de su diseño, entonces el escrutinio debe realizarse preponderantemente desde el aspecto fonético, pero si la parte icónica o relevante es la figura del diseño, tendrá que aplicarse principalmente la perspectiva gráfica para determinar si existe semejanza en grado de confusión.” (Tesis: I.15o.A. J/13 (9a.)).