Registro de Marcas Similares

Registro de Marcas Semejantes

Autores: Lic Gabriela Valencia Rangel y Lic Rafael Giménez Camacho

La falta de especialidad en la aplicación de la Clasificación de Niza en México provoca que cada día menos marcas se encuentren disponibles, la práctica de registrar marcas en toda una clasificación es común pues se tiene la falsa creencia que registrando toda la clase será mejor pues la marca registrada abarcará mas productos o servicios que se incluyen y aunque esta práctica en ocasiones pone en riesgo el registro de marca se sigue haciendo por desconocimiento, con la debida aclaración de que en efecto existen clasificaciones en que los productos o servicios son de la misma naturaleza y hasta complementarios.

Las comparaciones son odiosas, pero tenemos la referencia del United States Patent and Trademark Office en que los registros son específicos y el examinador se encarga de determinar si por ejemplo un servicio a domicilio es de la misma naturaleza que un restaurante, pero un registro es para servicio a domicilio y otro para restaurante, así el registrante si en verdad usa ambos invertirá una suma mayor para abarcar ambos registros.

En México ya se comenta este cambio pero hasta que no se aplique tendremos que seguir contestando oficios de negativas de registro algunas veces mas lógicas que otras, pero todas al final tienen la razón de evitar infringir el derecho de un tercero que de buena fe ha obtenido el registro de marca. Surge la interrogante siguiente:

¿Que sucede si el titular de la marca registrada considera que otorgar el registro de una marca nueva similar en grado de confusión no detrimenta su derecho?

Parecería que la solución mas sencilla es conseguir que la marca semejante nos conceda la coexistencia de nuestro registro al aceptar firmar un convenio, sin embargo no lo es, dicho convenio no garantiza al solicitante el otorgamiento de su registro,  los Tribunales han emitido varias declaratorias en el sentido de que dichos convenios no son elementos suficientes para el otorgamiento del registro marcario que se pretende, ni para desvirtuar la hipótesis de prohibición e impedimento a que se refiere el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial (el precepto legal establece que no serán registrables las marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente registradas o solicitadas, para amparar los mismos o similares productos o servicios), toda vez que el mencionado ordenamiento legal no prevé la posibilidad de que con el consentimiento del titular de una marca registrada, proceda registrar una posterior y semejante en grado de confusión, considerando nuestros Tribunales que la voluntad o acuerdo entre las partes no puede estar por encima de la ley, que es de orden público y protectora del público consumidor. Por lo tanto, establecen que debe prevalecer el dispositivo legal que prohíbe el registro de marcas semejantes en grado de confusión.

MARCAS SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN, CONVENIO DE COEXISTENCIA.- La “liberación mutua”, carta de consentimiento y/o acuerdo de coexistencia celebrado entre el titular de una marca registrada y el titular de una marca propuesta a registro, semejantes en grado de confusión, no es suficiente para el otorgamiento del registro marcario que se pretende, ni para desvirtuar la hipótesis de prohibición e impedimento a que se refiere la fracción XVI del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, porque dicho ordenamiento no prevé la posibilidad de que con el consentimiento del titular de una marca registrada, proceda registrar una posterior y semejante en grado de confusión; de ahí que la voluntad o acuerdo entre las partes no puede estar por encima de la ley, que es de orden público y protectora, entre otros, del público consumidor. En consecuencia, prevalece el dispositivo legal que prohíbe el registro de marcas semejantes en grado de confusión; además de que la facultad de transmitir un registro marcario o los derechos inherentes al mismo, prevista en el artículo 146, de la Ley de la Propiedad Industrial, no se puede realizar en contravención a lo dispuesto en ese mismo ordenamiento. (89)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1576/08-EPI-01-5.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de marzo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María de los Ángeles Garrido Bello.- Secretaria: Lic. Ruth Beatriz de la Torre Edmiston.
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 292

En consecuencia de los criterios emitidos por nuestros Tribunales, el IMPI ha endurecido sus criterios para otorgar una marca semejante en grado de confusión con base en un convenio de coexistencia firmado entre el titular de una marca registrada y el titular de una marca propuesta a registro, por lo tanto hoy en día ya no es viable la celebración de dichos convenios.

Antecedentes del Registro de Marcas en Mexico

Antecedentes del Registro de Marcas en Mexico

 Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

 La palabra marca proviene del alemán “mark” que significa “señal dibujada, pegada, hecha a fuego, etc., en una cosa, un animal o una persona, en un esclavo para distinguirlo o saber a quién pertenece”. En castellano significa “acción de marcar. Señal hecha en una persona, animal o cosa para distinguirla o denotar calidad. Distintivo que el comerciante pone a sus productos[i]. El diccionario de la Real Academia Española lo define también como derecho político que se refiere a “Provincia, Distrito Fronterizo”, por ejemplo la marca de Ancona y la Marca de Brandenburgo, sin embargo la acepción a la cual debemos hacer referencia es a las marcas en su aspecto comercial.

Para estudiar los antecedentes de las marcas se debe cambiar el aspecto de cómo hoy en día las conocemos, pues al paso de la historia su concepto y uso han cambiado, así es que el hallazgo más antiguo del cual se tiene registro de aparición de una marca se localiza al sur de Francia en las Cuevas Lascaux en las cuales se encontró lo que es el dibujo de un Bisonte, los académicos han interpretado este dibujo como un signo de pertenencia, se estima que el dibujo fue hecho aproximadamente hace 5,000 años AC.

Los Egipcios hace 3,500 años AC dieron diversos sentidos al uso de las marcas, los artesanos orfebres diseñaban joyas con diversos motivos por ejemplo como premio militar, para distinguir un rango o categoría entre las organizaciones políticas, para marcar sus bienes siempre con el nombre del rey en forma de firma como un consentimiento real y también dieron el sentido de procedencia de los artículos.

En Europa durante la Edad Media, los primeros artesanos que usaron marcas fueron los fabricantes de campanas y de papel, en el que contenía un sello de agua para demostrar su fabricante.

Las primeras leyes que tenían preceptos que aludían al registro de marcas fueron publicadas en Inglaterra y América, el motivo principal poner en vigencia dichos preceptos fue para evitar fraudes.

En 1266 en Inglaterra la Ley de Panaderos (Bakers Marking Law of 1266) regulaba el uso de estampillas físicamente en el pan y posteriormente en 1363 la Ley obligaba a los herreros a marcar sus productos.

En 1751 en París se obligaba a los fabricantes de muebles que marcaran su signo en sus diseños y materiales.

En Francia en 1857 se publicó la “Ley Relacionada con las Marcas Comerciales y Marcas de Productos”.

La primera Ley propiamente de Registro de Marcas fue publicada en Japón el 7 de Junio de 1884, la cual tenía como finalidad proteger pastillas y ungüentos, esta Ley se promulgó un año antes de que la “Ley de Monopolio de Patentes” fuera publicada.

Las Marcas de Producción eran usadas como personas clave que fueron utilizadas como las personas de una herramienta que pertenecían a los gremios en Estados de ciudad en Europa para indicar los productos manufacturados por el gremio. El propósito de estas marcas era confirmar que esa persona era un artesano calificado.

En Inglaterra en 1875 se promulgo una Ley la cual definía claramente los derechos que se adquirían por el uso anterior, lo que hoy se conoce como derecho de prelación.

En Estados Unidos la Ley relacionada con el registro de marcas fue promulgada como un ley federal por primera vez en 1870.

En Alemania la Ley de Protección al Registro de Marcas fue promulgada en 1874 y describía un principio de “no examinación”, posteriormente fue modificada para introducir la examinación forzosa para la obtención del registro.

En Turquía en 1871 durante la era del Imperio Otomano se adoptó la Ley Especial para la protección de marca registrada, llamada “Ley de Signos Distintivos”. La Ley no previa el principio de examinación.

El primer Litigio del que se tiene conocimiento en Corte es el que ocurrió en Inglaterra en 1618 cuando un manufacturero de tela de alta clase demandó a un competidor que producía tela de baja clase pero usaba la marca del primero. El caso Southern v. How es considerado el primer caso de litigio por infracción de marca.

Breve Historia del Registro de Marcas en Mexico

En México no se tiene conocimiento de que en la época cortesiana, la primera Ley que hizo referencia a las Marcas fue la Ley de Marcas de Fábricas publicada en 1889 la cual tenía la finalidad de proteger los productos que eran fabricados en México y así poder hacer referencia a su procedencia, los extranjeros que no residieran en el país no podían ser titulares de los derechos marcarios y la duración de los derechos sobre la marca eran indefinidos. La ley tipificaba el delito de falsificación como la reproducción exacta que se hacía si se usaba a los productos de la misma naturaleza.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio publicada en 1903 definió por primera vez el concepto de marca. Asimismo prevía que para proceder a la revocación se debía interponer un procedimiento civil sumario y hacía viable la titularidad de las marcas para los extranjeros que no residían en el país. El titular de un nombre comercial tenía el derecho exclusivo a usarlo sin necesidad de registro y podía ser publicado en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas, para conservarlo necesitaba publicarlo cada diez años; los avisos comerciales tenían una vigencia de 5 a 10 años a voluntad del interesado, aunque podían ser renovados indefinidamente.

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales publicada en 1928 fue la primera Ley expedida bajo los lineamientos de la Constitución de 1917, la vigencia de los registros duraban 20 años y podían ser renovables en periodos de 10 años, la instancia era el Departamento de la Propiedad Industrial.

Ley de Propiedad Industrial publicada en 1942, este ordenamiento ya era más completo que los anteriores y marcaba lineamientos reconocidos también en la Ley vigente, las marcas se debían usar tal cual se registraban, se perdía el registro si no se usaba de manera continua durante cinco años seguidos, permitía la copropiedad, las marcas se podían transmitir o enajenar, los avisos comerciales se podían registrar para su uso exclusivo con un término de 10 años y al cumplirse pasarían al dominio público.

Ley de Invenciones y Marcas publicada en 1976 este ordenamiento fue el antecedente de la Ley actual, distingue entre los avisos comerciales, nombres comerciales y el registro de marcas en México como diferentes formas de registro y distinción por las características de cada una, asimismo la Ley brindaba la posibilidad de registrar marcas para productos y/o servicios, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial era la encargada de administrar los registros.

La Ley actual es la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, esta ley fue publicada durante el sexenio del ExPresidente Carlos Salinas de Gortari.


[i] Dic. Espasa-Calpe, ed 1945