Registro de Marcas Semejantes

Registro de Marcas Semejantes

Autores:  Lic Rafael Giménez Camacho

La falta de especialidad en la aplicación de la Clasificación de Niza en México provoca que cada día menos marcas se encuentren disponibles, la práctica de registrar marcas en toda una clasificación es común pues se tiene la falsa creencia que registrando toda la clase será mejor pues la marca registrada abarcará mas productos o servicios que se incluyen y aunque esta práctica en ocasiones pone en riesgo el registro de marca se sigue haciendo por desconocimiento, con la debida aclaración de que en efecto existen clasificaciones en que los productos o servicios son de la misma naturaleza y hasta complementarios.

Las comparaciones son odiosas, pero tenemos la referencia del United States Patent and Trademark Office en que los registros son específicos y el examinador se encarga de determinar si por ejemplo un servicio a domicilio es de la misma naturaleza que un restaurante, pero un registro es para servicio a domicilio y otro para restaurante, así el registrante si en verdad usa ambos invertirá una suma mayor para abarcar ambos registros.

En México ya se comenta este cambio pero hasta que no se aplique tendremos que seguir contestando oficios de negativas de registro algunas veces mas lógicas que otras, pero todas al final tienen la razón de evitar infringir el derecho de un tercero que de buena fe ha obtenido el registro de marca. Surge la interrogante siguiente:

¿Que sucede si el titular de la marca registrada considera que otorgar el registro de una marca nueva similar en grado de confusión no detrimenta su derecho?

Parecería que la solución mas sencilla es conseguir que la marca semejante nos conceda la coexistencia de nuestro registro al aceptar firmar un convenio, sin embargo no lo es, dicho convenio no garantiza al solicitante el otorgamiento de su registro,  los Tribunales han emitido varias declaratorias en el sentido de que dichos convenios no son elementos suficientes para el otorgamiento del registro marcario que se pretende, ni para desvirtuar la hipótesis de prohibición e impedimento a que se refiere el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial (el precepto legal establece que no serán registrables las marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente registradas o solicitadas, para amparar los mismos o similares productos o servicios), toda vez que el mencionado ordenamiento legal no prevé la posibilidad de que con el consentimiento del titular de una marca registrada, proceda registrar una posterior y semejante en grado de confusión, considerando nuestros Tribunales que la voluntad o acuerdo entre las partes no puede estar por encima de la ley, que es de orden público y protectora del público consumidor. Por lo tanto, establecen que debe prevalecer el dispositivo legal que prohíbe el registro de marcas semejantes en grado de confusión.

MARCAS SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN, CONVENIO DE COEXISTENCIA.- La “liberación mutua”, carta de consentimiento y/o acuerdo de coexistencia celebrado entre el titular de una marca registrada y el titular de una marca propuesta a registro, semejantes en grado de confusión, no es suficiente para el otorgamiento del registro marcario que se pretende, ni para desvirtuar la hipótesis de prohibición e impedimento a que se refiere la fracción XVI del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, porque dicho ordenamiento no prevé la posibilidad de que con el consentimiento del titular de una marca registrada, proceda registrar una posterior y semejante en grado de confusión; de ahí que la voluntad o acuerdo entre las partes no puede estar por encima de la ley, que es de orden público y protectora, entre otros, del público consumidor. En consecuencia, prevalece el dispositivo legal que prohíbe el registro de marcas semejantes en grado de confusión; además de que la facultad de transmitir un registro marcario o los derechos inherentes al mismo, prevista en el artículo 146, de la Ley de la Propiedad Industrial, no se puede realizar en contravención a lo dispuesto en ese mismo ordenamiento. (89)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1576/08-EPI-01-5.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de marzo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María de los Ángeles Garrido Bello.- Secretaria: Lic. Ruth Beatriz de la Torre Edmiston.
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 292

En consecuencia de los criterios emitidos por nuestros Tribunales, el IMPI ha endurecido sus criterios para otorgar una marca semejante en grado de confusión con base en un convenio de coexistencia firmado entre el titular de una marca registrada y el titular de una marca propuesta a registro, por lo tanto hoy en día ya no es viable la celebración de dichos convenios.

Marca Registrada Bicentenario

Mas de la Marca Bicentenario
Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Marca Bicentenario

El 20 de julio mi colega y compañera la Lic. Gabriela Valencia Rangel publicó un artículo denominado “Marca Bicentenario” el cual me parece interesante no solo por ser informativo, sino que adicionalmente propone una modificación al artículo 90 de la LPI para que se incluya como un impedimento legal que los nombres relacionados a fiestas patrias no sean susceptibles de ser registrados como marcas y así que cualquier producto o servicio pueda incluir palabras como México, Independencia, Bicentenario, etc.

Comento lo anterior debido a que llamó mi atención un e-mail que recibimos en el que se nos informa que en un blog de CNN denominado “Información Privilegiada”  informan que la marca esta registrada a nombre del Gobierno Federal y toda vez que el artículo no tiene autor a continuación reproduzco a la letra dicha noticia:

“La marca registrada del Bicentenario

¿Sabía usted que la palabra Bicentenario es una marca registrada? Suponemos que el dueño de la marca es el gobierno federal. También es plausible creer que este año será el que más dinero reciban por cuestiones de regalías. Volkswagen , por ejemplo tiene su versión Bicentenario. Quizá la cuenta pública de este año aclare cuánto se obtuvo por este concepto. Por cierto, así como esta palabra es una marca registrada, algo parecido sucede con el Ángel de la Independencia, otro icono muy usado en este año. Y si no, pregunten a cierta marca de reloj que hizo una carátula con esta imagen y ¿qué creen? Les llegó la factura.” Fuente: Blog de Noticias de CNN

Dicha noticia carece de fundamento y por consiguiente de veracidad, pues no se encuentra en el archivo público del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ningun registro a nombre del Gobierno Federal por lo menos no con la denominación “Bicentenario”, al contrario si se encuentran otros como: Marca Registrada Bicentenario numero 465920 para licores alcohólicos bajo la titularidad de Tequila Cuervo, SA de CV, Marca Registrada Bicentenario numero 1030611 bajo la titularidad de Holzer y Cia, SA de CV.  y otras marcas como Bicentenario 2010 registrada bajo la titularidad de Arte Visual Mexicano, SA de CV, en ningún caso se encuentra un solo registro de marca que hubiese sido solicitada a registro por el Gobierno Federal, por lo menos no a la fecha en que escribo este artículo.

Pride of Mexico de Audemars Piguet

Otras marcas como Coca Cola prefieren evitar el uso de la denominación Bicentenario y se hacen partícipes del evento con botellas diseñadas bajo la inspiración de César Nandez por motivo del bicentenario y así tal vez evitar el cobranding con otras marcas participantes.

La marca de relojes Audemars Piguet con motivo del evento del Bicentenario pone a la venta el modelo “Pride of Mexico”, con solo 300 piezas de las cuales 100 serán de oro rosa y 200 de acero-titanio.  Este modelo tiene grabada la imagen del Angel de la Independencia en su parte posterior. Desconozco si este modelo fue solicitado por el Gobierno Federal, situación diferente a tener una licencia de uso de marca.

Tagged with:
 

Patentar una marca

Patentar una Marca

Patentar una Marca

Es común escuchar estos términos (patente de una marca, patentar una marca o marca patentada), sin embargo el término correcto es Registrar Una Marca, Marca Registrada o Registro de una Marca, el término es aplicado por la Ley de la Propiedad Industrial para los casos de inventos y para los casos de marcas el término correcto es “Registro” y no patente. La explicación a continuación:

El término deriva del latín patens, -entis, que originalmente tenía el significado de “estar abierto, o descubierto” (a inspección pública) y de la expresión letras patentes, que eran decretos reales que garantizaban derechos exclusivos a determinados individuos en los negocios. “Siguiendo la definición original de la palabra, una de las finalidades de la legislación sobre las patentes es la de inducir al inventor a revelar sus conocimientos para el avance de la sociedad a cambio de la exclusividad durante un periodo limitado de tiempo. Luego una patente garantiza un monopolio de explotación de la idea o de una maquinaria durante un cierto tiempo” (Fuente: wikipedia.org)

La confusión viene de que la misma Ley de la Propiedad Industrial que no es otra cosa sino la Ley de Patentes y Marcas vigente en nuestro país trata a las marcas, nombres comerciales y slogans en la misma Ley que las Patentes de invención, no quiere decir que la Ley este mal, pues en ambos casos se trata de uso exclusivo de derechos.

La Ley de la Propiedad Industrial considera que se puede patentar una invención que es toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

Otra aplicación para la palabra patente es aplicado por algunas leyes del notariado, como la de Chiapas que su Capítulo II se titula “Obtención de la Patente Notarial”.

Ventajas de Registrar una Marca

El primer beneficio  y el mas importante es el derecho al uso exclusivo de un signo distintivo. Este beneficio parecería un juego simple de palabras pero quienes han comprendido su significado han alcanzado grandes ganancias, si bien los monopolios en los Estados Capitalistas deben por regla general ser prohibidos, una marca registrada es la excepción, en México esta excepción encuentra su fundamento en el artículo 28 constitucional.

Registro de Marca SEO

Registro de Marca SEO

Para mayor comprensión vamos a explicar con un ejemplo ocurrido en Estados Unidos para evitar ejemplos nacionales: La palabra “SEO” es una abreviación de “Search Engine Optimization” y a su vez es usado como un acronimo para distinguir a los especialistas que se dedican a posicionar sitios en la Internet y es usada por miles de consultores no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo, en mayo de 2007 Jason Gambert solicitó en el United States Patent and Trademark Office el registro de la marca SEO (expediente 77171330) el registro ha sido negado pero aprobado también en diferentes instancias del registro, los profesionales del SEO se han congregado para asistir a la Corte y solicitar que se niegue dicho registro, pues el otorgamiento de dicho registro lastimaría en gran medida su actividad, pues implicaría que el único SEO que pueda existir en Estados Unidos sea Jason Gambert, él ha declarado que lo que busca es una reglamentación de lo que se ha convertido ya en una profesión, es decir pretende dar licencias de su registro. Historia de la Marca SEO desde el punto de vista de un profesionistaHistoria de la Marca SEO desde el punto de vista de Jason Gambert.

México no es la excepción, basta ver las múltiples peleas que se han suscitado en el IMPI por ejemplo la marca “Ponte la verde” (registro numero 911544 bajo la titularidad de TV Azteca) entre Televisa y TV Azteca, en la que Televisa ha buscado agotar todas las instancias legales para conseguir la anulación del registro de la marca en las cuales no logra que el juzgado de Circuito le de la razón “Ponte la camiseta ponte la verde con Televisa Deportes” (expediente 749279) es la marca que Televisa pretende registrar.

Este es tan solo un ejemplo de una de las ventajas de registrar una marca, sin embargo existen mas que serán tratados en otros blogs, también es importante destacar que aunque el registro de una marca no es obligatorio perse, la obligación de registrar una marca que se esta usando es para evitar demandas de terceros por el uso indebido de una marca.