Registro de Marcas Extranjeras en Mexico

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

El efecto legal del registro de marcas en el extranjero otorga no solo un derecho de prioridad (si es que así se solicita) sino un derecho a poder reclamar la nulidad de un registro de marca en México otorgado por el IMPI con antelación, que sea idéntico o similar si el registrante extranjero demuestra que ha usado continuamente la marca en el extranjero o en México -nótese en cualquier jurisdicción sin hacer distinción si el país parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual del que México actualmente forma parte-.

Una situación común es que el agente, distribuidor, representante o importador,  de una marca en el extranjero solicite el registro de marca que ha sido registrada previamente en el extranjero, o que sean similares en grado de confusión y que se aplique a servicios iguales o similares, en este caso la Ley de la Propiedad Industrial no solo establece la posibilidad de que el extranjero recupere su marca, sino que además reputa dicho acto del registro en México exteriorizado de mala fe por parte del registrante anterior.

Ante dicha situación quedan dos vías: que el titular de la marca que se solicito a registro en Mexico ceda mediante un Contrato de Cesión de Derechos a su distribuidor en el extranjero los registros obtenidos o que el titular de la marca extranjera inicie el proceso administrativo de nulidad en contra de dicho registrante.

Para evitar lo anterior es recomendable hacer las previsiones necesarias (por cualquiera de las partes ya sea por el extranjero o el nacional), toda vez que el proceso de nulidad de la marca aunque tiene la intención de proteger a quien demuestre un mejor derecho, los formalismos dan lugar a que no se llegue a resolver en muchas de las ocasiones el fondo del asunto.

Tipos de Marcas: Hologramas

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Registro de marcas de hologramas

Registro de marcas (hologramas)

 

El registro de hologramas en el Acuerdo Sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio esta considerado como un registro atípico de marcas, la característica principal de esta marca supone el registro de un signo distintivo en movimiento, lo cual para la Legislación Mexicana de Propiedad Industrial no es permisible.

Este tipo de marcas comúnmente es empleado para certificar la autenticidad de determinados productos, en el Distrito Federal, por ejemplo es empleado por los Notarios Públicos en los folios de las escrituras para evitar en la medida delo posible su reproducción.

El registro de hologramas se puede llevar a cabo de dos formas: 1) El registro como obra audiovisual y 2) El registro como marca innominada sin el movimiento, es decir únicamente el símbolo del que trata el holograma, con lo cual quedaría protegido el mismo si la imagen es distintiva.

En lo que corresponde al primer punto la Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 94 establece que “Se entiende por obras audiovisuales las expresadas por una serie de imágenes asociadas con o sin sincronización incorporada, que se hacen perceptibles, mediante dispositivos técnicos produciendo la sensación de movimiento”; por lo tanto este es el tipo de registro en que se debe ubicar el holograma, aunque tendrá que seguir las reglas de la Ley Federal del Derecho de Autor y no de la Ley de la Propiedad Industrial, si fuese registrado de ambas formas entonces si cumpliría con las características propias de un derecho de Propiedad Intelectual.

En otras legislaciones como Canadá y la Unión Europea las imágenes del Holograma deben ser sencillas y deben ser representadas gráficamente para poder registrarse como marcas, en Estados Unidos los hologramas que tienen dos caras o dos imágenes no son considerados como marcas, toda vez que “no todos los hologramas son marcas” por ejemplo aquellos que se adhieren a tarjetas de juego, por lo tanto los consumidores no perciben los hologramas como marcas propiamente (In re Upper Deck Co., 59 USPQ2d 1688 (TTAB 2001).

Tipos de Marcas: Marcas Olfativas

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho
Tipo de lectura: Interés General

Marca Olfativa

Fresh cut grass solicitud de marca ofaltiva

Los nuevos retos de la Propiedad Industrial han agregado a este renglón el registro de marcas no comunes como lo son las Marcas Olfativas, que ponen en la mesa de discusión por una parte los sentidos humanos como susceptibles de ser usados exclusivamente por su registrante y por la otra el derecho de proteger las características que distinguen a un producto o servicio. En México estos tipos de marcas no son susceptibles de ser registrables, pues su reconocimiento sería contrario a la definición de marca al ser “no visible”, sin embargo, debido a la tendencia internacional de reconocimiento de marcas no comunes, es de considerarse si las marcas olfativas pudiesen ser motivo de promocionar una iniciativa en el Congreso de la Unión para reformar la Ley de la Propiedad Industrial en México.

Los lineamientos brindados por la jurisprudencia de la OAMI dictan dos principios que podrían ser de importancia para su consideración en México: 1) La representación gráfica de la marca olfativa derivado de la resolución R156/1998-2 (The smell of fresh cut grass para pelotas de tennis) lo cual supondría una marca mixta; y 2) Si la marca no se puede escindir del producto, es entonces una característica del mismo y consecuentemente no es susceptible de ser registrable derivado de la resolución R711/1999-3 (El aroma de frambuesa para productos carburantes).

“Pretender el reconocimiento de una marca olfativa sería un acto tendiente a la apropiación de uno de los cinco sentidos Marca Olfativa humanos, contrario para los principios de la competencia económica que tutelan el equilibrio económico en un Estado Capitalista que este acto mas que democratizar los mercados, monopolizaría los sentidos, en contraposición a las marcas auditivas o sonoras difícilmente una marca olfativa podrá ser representada gráficamente y menos aún podrá ser individualizada del producto per se, en efecto existen esencias como el olor a galleta horneada de la zona gourmet del Palacio de Hierro, o el olor de los rollos de canela de Cinnabon, que mas que “distinguibles” son “reconocibles” por el consumidor y que claramente se encuentran ligadas a las características del producto. El fundamento de la “evolución de los registros” presentado por varios autores como Sergio Rizzo, Stefano Sandri y Gustavo Senna no es justificante para dicha aceptación.”


Otros antecedentes los encontramos por ejemplo en Australia, en donde solo una solicitud de marca olfativa ha sido aceptada la cual consiste en el olor a cerveza que se propaga al tirar un dardo (productos clase 28 de Niza), sin embargo no fue aceptada para su registro. Chanel solicitó el registro de la fragancia “Chanel No. 5” la cual resultó no procedente para las autoridades del Reino Unido debido a que la fragancia era parte de la naturaleza del producto.

Casos de procedencia en el registro: Para Sumitomo Rubber, Co. resultóprocedente el registro de fragancia floral que se aplicó a neumáticos en el Reino Unido (registro GB 2001416), llevando la misma suerte Unicorn Products al registrar en la clase 28 la misma marca que se rechazó en Autralia (párrafo que antecede) para dardos que despiden aroma a cerveza (registro GB 2000234) .

Marca OlfativaOtros intentos de registro fallidos han consistido en: 1) La esencia de Café y Eucalipto para distinguir lociones corporales, bronceadores, shampoos y lociones para el cabello; 2) La esencia del Melon Midori para los mismos productos que el anterior punto y 3) La esencia del limón para productos clase 34 como tabaco y cigarros.

Nulidad de Registro de Marcas


Nulidad de Marcas

La Ley de la Propiedad Industrial vigente protege no solo el registro, sino el uso de la marca, ¿que implicaciones tiene esto? quiere decir que al obtener el título de registro de una marca se tiene un reconocimiento por parte del Estado de que la persona acreditada es el titular de la marca y ese título tiene vigencia de diez años contados a partir de la fecha en que se solicitó, sin embargo la Ley protege también a quien ha venido usando una marca de buena fe, de manera pacífica y continua, otorgándole la posibilidad de demandar la nulidad alegando el derecho por un uso anterior.

Ejemplo de Nulidad de Registro de Marca por Derecho de Uso Anterior:

La persona X ha venido usando la marca “Maximax” desde 2003 para distinguir jabones para ropa, pero la marca se encuentra registrada desde 2005 a nombre de la persona Y para distinguir también jabones para ropa, en este ejemplo la persona X deberá solicitar a su abogado que presente una solicitud administrativa de nulidad para que con fundamento en el artículo 151 fracción II solicite la nulidad del registro marcario de Y y así pueda registrar la marca bajo su nombre.
En el ejemplo anterior como X debe comprobar que la marca “Maximax” ha sido usada por él con medios idóneos como lo pueden ser facturas y anuncios publicitarios, el uso de la marca debe ser continuo en todos los casos, es decir mes con mes, o año con año dependiendo de las características del producto.

¿Que tiempo tiene X para solicitar la nulidad del registro? X solo podrá demandar si no han pasado tres años desde que la marca registrada de Y se publicó en la gaceta.

El espíritu de la Ley que intentó plasmar el legislador es evitar que una persona se aproveche de la publicidad o posicionamiento en el mercado que tiene una marca y que no solo por el simple registro una persona se pueda apropiar de una marca, este es uno de los motivos por los cuales se deben registrar marcas, para evitar que se aluda el argumento de que se usa una marca de mala fe.

El presente caso es solo un ejemplo, no es un caso real la marca “Maximax” es ficticia para el ejemplo y es uno de varios casos en que se puede solicitar la nulidad de una marca.