Marcas Descriptivas

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Marca Descriptiva¿Cuando una marca es descriptiva?

Las marcas descriptivas no son registrables, debido a que la autoridad no puede aceptar que un agente económico sea el único titular de una marca que describe los productos y servicios que protege la marca por principio de libertad de competencia económica.

Las marcas por principio deben ser distintivas y no descriptivas, pues su función es distinguir entre unos y otros productos y servicios, si las marcas registradas fuesen descriptivas no habría equilibrio de competencia económica.

El fundamento legal se encuentra en el artículo 90 fracción IV de la Ley de la Propiedad industrial que establece:

“no son registrables como marcas las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca; quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.”

Sin embargo el tema es muy debatido, existen diversas tesis, que además son contradictorias. La Ley no señala los razonamientos lógico-jurídicos que deben seguir los examinadores de fondo para definir si se debe aceptar o negar el registro de marca solicitado. El problema como ya se dijo es que si la autoridad llega a registrar una marca descriptiva estaría limitando a aquellos competidores a poder usar esas palabras que ya son exclusivas de otro.

En 2006 el Tribunal Colegiado en Materia Adminstrativa del Primer Circuito determinó que el razonamiento lógico-jurídico que debe realizar el examinador para determinar si la marca solicitada es descriptiva es una operación mental que no es susceptible de ser probado por no referirse a hechos, aludiendo a la “subsunción” que no es otra cosa que el proceso mental para definir si se actualiza el supuesto jurídico.

Jurisprudencia:

MARCAS DESCRIPTIVAS. PARA DETERMINAR QUE TIENEN ESE CARÁCTER, EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI), POR REGLA GENERAL, NO DEBE ALLEGARSE DE PRUEBAS.

El artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca; quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. Ahora bien, el numeral en estudio comprende un enunciado que, por regla general, no es susceptible de ser probado (al no referirse a hechos), ya que para su análisis, el operador debe limitarse a realizar una operación mental, que jurídicamente se conoce como subsunción, a efecto de comprobar que el supuesto de hecho encuadra en el caso hipotético previsto por el legislador. De esta manera, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está facultado para decidir sobre el registro marcario solicitado atendiendo exclusivamente a las palabras o signos que integran la marca propuesta, y corroborar si éstas son descriptivas de los productos o servicios que tratan de ampararse como marcas, motivando debidamente su conclusión, aun ante la inexistencia de alguna de las pruebas permitidas por la ley. Sostener un criterio en contrario implicaría aceptar que el lenguaje está sujeto a prueba; es decir, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estuviera obligado a demostrar, con material probatorio, el significado de las palabras que forman una marca que se pretende registrar, para de esta manera estar en aptitud de resolver si son descriptivas o indicativas, lo cual es materialmente imposible.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 22/2006. Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfín. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 168/2006, en la Primera Sala.