Registro de Marcas mas obligatorio que nunca

Registro de Marca mas obligatorio que nunca

Tipo de Lectura: Importante de interés general

Registro de Marcas obligatorio

El concepto de obligación en las jurisdicciones que cuentan con el Sistema Romano Germánico en sus antecedentes históricos como es el caso de México la obligación de una norma existe cuando hay una pena, la Ley de la Propiedad Industrial no establece la obligatoriedad del registro de una marca (salvo en excepciones de competencia económica), sin embargo su obligación nace del derecho de un tercero que de buena fe obtiene el registro de una marca y la sanción por infringirlo, por lo tanto si usted usa una marca no registrada para distinguir un producto o un servicio es probable que su marca sea idéntica o similar a una que si esta registrada, cada mes el IMPI acepta el registro de aproximadamente 5,000 marcas, sería un volado pensar que de las 5,000 marcas registradas su marca no sea idéntica o similar en grado de confusión a otra.

Hablando de las penas en que incurren quienes usan marcas sin su registro: El día de ayer la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Código Penal Federal en su artículo 29 y la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 223 para perseguir de oficio y no por querella delitos como falsificación, en forma dolosa y con fin de especulación comercial marcas registradas que tiene como sanción la privación de la libertad por seis años y el pago de una multa que puede oscilar entre cien y diez mil días de salario mínimo y adicionalmente la previa Infracción Administrativa que va de los $300,000 a $1,200,000 pesos por el uso de una marca idéntica o similar en grado de confusión a otra previamente registrada

Con lo anterior las ventajas de registrar una marca como licenciarla, franquiciar, obtener la exclusividad al uso, etc. salen sobrando, las penas por el uso de una marca no registrada en favor del usuario son una razón mas que suficiente para conseguir el registro de una marca antes de usarla y si la esta usando, mas aún.

Los no tan nuevos Dominios “.co”

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Por un acuerdo entre la Universidad de Andes de Colombia y ICANN Desde el año pasado se informó que los dominios con la extensión “.co” serían internacionales y de primer nivel, esto significa que los buscadores dan el mismo tratamiento que cualquier “.com”, para mejor comprensión es lo mismo que .com, .org, .net y .biz. Debido a lo anterior se otorgó un término de dos meses para dar prioridad a marcas registradas y que así pudieran proteger sus distintivos, lo cual sucedió entre junio y julio de 2010.

La organización Cointernet es la encargada de administrar los registros de los dominios, aunque aclaro nuevamente .co no es para designar a Colombia, sino que es un dominio internacional de primer nivel; por ejemplo: “.co.uk” es la extensión para designar negociaciones u organizaciones con domicilio en Reino Unido y usan el .co que nada tiene que ver con Colombia.

Si Cointernet cobrara un centavo por cada vez que alguien pregunta si .co es para designar Colombia, ya figuraría en la lista de Forbes.

A continuación reproduzco la pregunta y la respuesta mas visitada en el último año:

“Isn’t .CO the ccTLD for the country of Colombia?
The Colombian government, in consultation for the local Internet community, has made .CO domains available globally in a responsible and secure manner.  .CO will never cease to be Colombia’s ccTLD, but it is marketed to a global user base. .CO is a relevant, credible, and global domain name extension.”

Las marcas mexicanas más importantes como Vitro, Carso, Bimbo, Cemex, Banamex, Telmex, ente otras son las que han decidido registrar sus dominios algunos para usarlos, pero la mayoría por protección. Es por ello que nuestra firma ha adoptado esta nueva modalidad en dominios y así cambiamos el dominio que tenemos de registrodemarcas.com para registrodemarcas.co

Para mayor información visitar Cointernet en: http://www.cointernet.co/

La especulación del panadero

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Marca registrada Bimbo en Estados Unidos No. 77855347

Marca registrada Bimbo en Estados Unidos No. 77855347

John Paulsen, un panadero de Michigan  se defiende al estilo de David y Goliat de Bimbo su mas grande competidor de manera inusual. El año pasado se dio a la tarea de registrar 25 dominios de Internet que dentro de su dirección llevan marcas registradas de su competencia, a saber: aboutgrupobimbo.com, bimbobrands.com, bimbobreads.com, coronadocandy.com, tiarosatortilla.com y tiarosatortillas.com entre otros, cabe mencionar que el juez de la disputa legal no será el USPTO sino la OMPI, pues los dominios registrados no conducen a un uso indebido de las marcas de la multipotencial empresa, sino que simple y sencillamente se encuentran registrados a favor de John, quien declaró que en efecto su fin es especular con los dominios electrónicos, vaya declaración!! Estaremos pendientes a la resolución de la OMPI.

John también ha declarado que seguramente perderá el juicio, pues no tiene los recursos económicos para que abogados de la talla lo puedan defender ante el monstruo de su competencia, así que se defenderá personalmente, suerte para John no vaya a perder también su panadería!!  Su especulación empezará a verse en problemas empezando porque las declaraciones que ya hizo a la prensa no serán favorables en su juicio.

Sus palabras textuales: “Creo en mi corazón que el sistema es corrupto y que los abogados de Bimbo
prevalecerán,
con un gran costo para Bimbo” John Paulsen

Casos de Dominios de Internet

En otra historia reciente de dominios de Internet los Vaqueros de Dallas hicieron fumble al olvidar renovar el dominio dallascowboys.com elcual sorpresivamente una mañana fría de noviembre mostró la imagen de futbol soccer que se muestra en nuestro post, le recomiendo guardar la imagen porque pocas veces podemos ver un error de esta dimensión, no obstante el equipo recuperó en los últimos minutos del cuarto cuarto su dominio regresando la bola a Dallas Cowboys Football Club, Ltd.

Impedimentos Legales para el Registro de Marcas

Autor: Rafael Giménez Camacho

Antes de solicitar el registro de una marca es recomendable realizar la Busqueda Fonetica de Anterioridades (BFA) pero antes de dicho estudio es necesario saber si la marca es viable legalmente para su registro, el artículo 89 de la LPI establece lo que puede constituir una marca y el artículo 90 de la LPI establece en sus diecisiete fracciones lo que no será registrable como marca, por lo tanto antes de realizar la BFA es necesario verificar el signo distintivo que se desea registrar para evitar un impedimento por parte del examinador y así evitar la pérdida del pago de derechos.

El legislador estableció dichos impedimentos en el articulo 90 para evitar caer en abusos, las empresas que saben las ventajas de contar con marcas registradas, conocen los beneficios de tener palabras para su uso exclusivo que su competencia no puede usar ni siquiera aquellas palabras que se asemejen visual, conceptual o fonéticamente , por esta exclusividad que puede tener dos filos es que la Ley establece límites.

Entre algunos límites que se pueden encontrar entre los mas importantes son: 1) Los distintivos animados o cambiantes, pues se regulan bajo la LFDA ej. hologramas como marcas; 2)Palabras que pretendan proteger la designación usual o genérica de los mismos servicios o productos que pretenden amparar; 3) Formas tridimensionales que sean del dominio público; 4) palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción; 5) Letras, dígitos o colores aislados; 6) La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables; 7) Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas; 8 ) Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente… entre otras.

Solo enumero algunas de ellas, para cumplir con el objetivo de este blog, pero sin duda la mas usual es la que prohíbe el registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras ya registradas, establecida por la fracción XVII de dicho artículo la cual establece:

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Es un gran tema “marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión” … lo dejamos para otro blog y no desviar el tema.

¿Lograr el registro o registrar bien una marca?

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Registrar una Marca

Registrar una Marca

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial promueve diariamente el registro de marcas en el país, invierte recursos y envía especialistas a toda la República para demostrar las bondades de las marcas registradas, en cada evento importante de alguna cámara como la cinematográfica o cualquier evento que tenga que ver con la Propiedad Intelectual están presentes, el Lic Joseph Kawhaghi responde a cualquier pregunta y hasta ofrece sus tarjetas de presentación a todo el público, sin embargo me parece un desacierto que el IMPI no promueva la asistencia de abogados especialistas para este tipo de asuntos y es que el formato de registro parece tan sencillo que cualquiera podría obtener un registro de marca, pero en la mayoría de las ocasiones los abogados somos consultados cuando el cliente ya registró su marca y ahora viene el problema a continuación expongo un ejemplo de un caso real (como muchos) pero cambiando los nombres por ética profesional y que además tengo la autorización expresa de parte del cliente para exponer su caso:

El problema de la empresa que es fabricante de jabones es tan grande que fue personalmente el Presidente a la consulta en mi oficina, acompañado de su Contador Público para pedirme que evaluara la situación siguiente:

Les llama su principal cliente para decirles que los jabones distribuidos la última vez (tres millones de unidades) se están saliendo de sus empaques debido al calor que produce la camioneta que los transporta, la empresa fabricante (mi cliente) envía a un inspector para verificar dicha situación, la cual es nada común, revisa el jabón y se da cuenta que el producto no es el que fabrica la empresa pues la marca es parecida aunque no idéntica a la del fabricante, me llama el contador y me dice que su marca la están pirateando, regresando a la cita en mi oficina al revisar la marca y el producto noto que la marca es una combinación o mezcla de palabras genéricas, descriptivas y rasgos originales, inmediatamente revisé la base de datos y noto que en efecto la marca esta registrada y es similar a la de mi cliente, si el lector no es perito en la materia le informo que uno de los principales motivos para registrar una marca es evitar la confusión entre un producto y otro de la misma clase y especie, esto es distinguir los productos con una marca registrada, sin embargo la combinación tan caprichosa de palabras genéricas y descriptivas era difícil de poder defender, el empresario me dijo que él personalmente había registrado la marca que no podía haber error y que debía ser defendible, toda vez que él pago sus derechos, solicitó la marca y contaba con un título vigente.

La respuesta es simple, la marca estaba mal desde que se diseñó no tenía impedimento legal para su registro, pero al carecer de elementos originales era difícil poder defender sus derechos, porque la similitud no derivaba de la parte original sino de la parte genérica y descriptiva la cual fue la que confundió a su cliente, habida cuenta que el comprador se había abastecido de otra empresa totalmente diferente desde hace año y medio pensando que ese producto pertenecía a la misma empresa por la similitud.

Este asunto es el de muchas empresas, que se ven imposibilitadas de poder defender sus registros de marcas, el problema no es corrupción de autoridades sino desconocimiento de la ley y solicitar la asistencia de un especialista, yo como abogado si necesito un jabón no voy a hacerlo personalmente, pero mi cliente pensó que él si podía hacer el registro de su marca, por ejemplo en las guías de registros del United States Patent and Trademark Office (USPTO) la oficina homóloga del IMPI en Estados Unidos sugieren al registrante que se asista de un abogado en Propiedad Intelectual, aceptando que si lo pueden hacer ellos personalmente pero que pudiera tener errores y no saberlos hasta el momento en que intentan defender sus marcas.

En conclusión:

¿Puede una persona obtener su registro personalmente? Si, por supuesto, no se requiere cédula profesional

¿El IMPI se cerciora de que la marca protege debidamente los productos o servicios que distingue? No, el examinador revisa que la marca no tenga impedimento legal alguno, incluyendo que no obstaculice los derechos de otros revisando que no tenga confusión por similitud, pero no actúa como abogado del solicitante.

¿Se requiere de un abogado para solicitar el registro de una marca? Si lo que usted desea es proteger sus productos o servicios y que la marca cumpla con todas y cada una de las ventajas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de la Propiedad Industrial le concede si, no hay duda, la marca es un activo que debe proteger, no es un mero trámite, no es como solicitar una credencial del IFE, ni pagar la tenencia.