Facebook contra Teachbook

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Esta semana Facebook interpuso una demanda en Estados Unidos en contra de la marca denominada Teachbook, debido a la similitud en grado de confusión que se presenta en ambas marcas, la empresa demandada tiene un website que se encuentra en teachbook.com, el cual es administrado por Teachbook, LLC y que se encuentra online desde el 29 de enero de 2007, los comentarios en Internet no se han hecho esperar y aunque la prensa se plantea: ¿Teachbook representa una amenaza para

Trademark serial 77189479 (and others)

Facebook?, el estudio jurídico del caso dicta que la interposición de la demana de Facebook no es un capricho para eliminar a la competencia, sino una necesidad para evitar la cancelación del registro de su marca por tolerar que otra marca similar en grado de confusión para distinuir los mismos servicios se encuentre en uso (Dilution of Trademark en Estados Unidos) además de otros agravantes como infracción y competencia desleal.

En lo que hace a la parte técnica jurídica las marcas Facebook y Teachbook al ser evocativas y proteger los mismos servicios sin lugar a duda presentan una similitud y en su parte nominativa ambas marcas son acrónimos y por lo tanto divisibles, por lo que también presentan semejanza por la palabra “book”, con lo cual Facebook al ser la marca que tiene el derecho prioritario del registro tiene buenas posibilidades de obtener la razón del juez federal, la posibilidad de que se dicte una sentencia con penas millonarias son pocas, pues demostrar la mala fe de Teachbook será complejo, debido al título de registro de marca que le fue concedido por el United States Patent and Trademark Office.

Trademark serial 77691822 USPTO

En relación a la parte polémica uno de los argumentos que mas me llamó la atención en la contestación de la demanda de Teachbook es que argumentan “Muchas escuelas prohíben a los maestros suscribirse en Facebook y MySpace por el peligro de que los estudiantes conozcan la información personal de sus maestros”, aunque nada tiene que ver con la marca, este será un argumento que tendrá que ser evaluado por el Juez, toda vez que uno de los principales motivos del Lanham Act es que con el registro de marcas se fomente la competencia al distinguir los productos, debiéndose entender en sentido contrario que las marcas registradas no pueden inhibir la competencia.

No es la primera ocasión en que Facebook defiende su marca, en otra ocasión demandó a Placebook que es un sitio web de red social donde los miembros platican acerca de sus viajes. Facebook aún no logra el registro de la marca “Face” que se encuentra en proceso en Estados Unidos desde 2005 bajo el numero de serie 78980756, en México no existe solicitud de marca nominativa o mixta en que se haya solicitado la marca “Face” aunque la marca Facebook si esta registrada.

En México el caso de cancelación se presenta si el titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

Registro de Marcas Extranjeras en Mexico

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

El efecto legal del registro de marcas en el extranjero otorga no solo un derecho de prioridad (si es que así se solicita) sino un derecho a poder reclamar la nulidad de un registro de marca en México otorgado por el IMPI con antelación, que sea idéntico o similar si el registrante extranjero demuestra que ha usado continuamente la marca en el extranjero o en México -nótese en cualquier jurisdicción sin hacer distinción si el país parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual del que México actualmente forma parte-.

Una situación común es que el agente, distribuidor, representante o importador,  de una marca en el extranjero solicite el registro de marca que ha sido registrada previamente en el extranjero, o que sean similares en grado de confusión y que se aplique a servicios iguales o similares, en este caso la Ley de la Propiedad Industrial no solo establece la posibilidad de que el extranjero recupere su marca, sino que además reputa dicho acto del registro en México exteriorizado de mala fe por parte del registrante anterior.

Ante dicha situación quedan dos vías: que el titular de la marca que se solicito a registro en Mexico ceda mediante un Contrato de Cesión de Derechos a su distribuidor en el extranjero los registros obtenidos o que el titular de la marca extranjera inicie el proceso administrativo de nulidad en contra de dicho registrante.

Para evitar lo anterior es recomendable hacer las previsiones necesarias (por cualquiera de las partes ya sea por el extranjero o el nacional), toda vez que el proceso de nulidad de la marca aunque tiene la intención de proteger a quien demuestre un mejor derecho, los formalismos dan lugar a que no se llegue a resolver en muchas de las ocasiones el fondo del asunto.

Renovación de Registro de Marca

Renovación de Registro de Marca

Renovación de Registro de Marca

Renovar el Registro de una Marca es de fundamental importancia para no perder los derechos por el uso exclusivo, en principio el término de vigencia de un registro de marca es de diez años contados a partir de la fecha de solicitud y los artículos correspondientes de la LPI (133 y 134) establecen los términos que es de un año, que comprende de seis meses anteriores a la caducidad de su vigencia a seis meses posteriores a la caducidad de su vigencia, sin embargo la recomendación obvia es hacerlo antes de su vigencia, toda vez que la Ley solo protegerá el registro durante su vigencia.

Las marcas a diferencia de los derechos que tutela la Ley Federal del Derecho de Autor caducan y recuperar el título cuando una marca idéntica o similar ha sido ya registrada es sumamente difícil, lo derechos de autor, a excepción de las reservas de uso son medios de prueba y no existe la necesidad de renovarlos constantemente, pues por el simple hecho de nacer a la vida real ya están tutelados por la ley, en el caso de las marcas no es así, pues el derecho depende de la vigencia del registro.

Recuperar el registro de una marca que se perdió por no haberla renovado es muy complejo, pues suelen haber marcas que si bien no sean idénticas pueden ser altamente confundibles y entonces se estará al proceso normal de registro de marca, otra vía es considerar la solicitud de nulidad de las marcas que están vigentes, pero es tarea imposible en algunos casos.

Nulidad de Registro de Marcas


Nulidad de Marcas

La Ley de la Propiedad Industrial vigente protege no solo el registro, sino el uso de la marca, ¿que implicaciones tiene esto? quiere decir que al obtener el título de registro de una marca se tiene un reconocimiento por parte del Estado de que la persona acreditada es el titular de la marca y ese título tiene vigencia de diez años contados a partir de la fecha en que se solicitó, sin embargo la Ley protege también a quien ha venido usando una marca de buena fe, de manera pacífica y continua, otorgándole la posibilidad de demandar la nulidad alegando el derecho por un uso anterior.

Ejemplo de Nulidad de Registro de Marca por Derecho de Uso Anterior:

La persona X ha venido usando la marca “Maximax” desde 2003 para distinguir jabones para ropa, pero la marca se encuentra registrada desde 2005 a nombre de la persona Y para distinguir también jabones para ropa, en este ejemplo la persona X deberá solicitar a su abogado que presente una solicitud administrativa de nulidad para que con fundamento en el artículo 151 fracción II solicite la nulidad del registro marcario de Y y así pueda registrar la marca bajo su nombre.
En el ejemplo anterior como X debe comprobar que la marca “Maximax” ha sido usada por él con medios idóneos como lo pueden ser facturas y anuncios publicitarios, el uso de la marca debe ser continuo en todos los casos, es decir mes con mes, o año con año dependiendo de las características del producto.

¿Que tiempo tiene X para solicitar la nulidad del registro? X solo podrá demandar si no han pasado tres años desde que la marca registrada de Y se publicó en la gaceta.

El espíritu de la Ley que intentó plasmar el legislador es evitar que una persona se aproveche de la publicidad o posicionamiento en el mercado que tiene una marca y que no solo por el simple registro una persona se pueda apropiar de una marca, este es uno de los motivos por los cuales se deben registrar marcas, para evitar que se aluda el argumento de que se usa una marca de mala fe.

El presente caso es solo un ejemplo, no es un caso real la marca “Maximax” es ficticia para el ejemplo y es uno de varios casos en que se puede solicitar la nulidad de una marca.