Marca Pemex en Estados Unidos

Petróleos Mexicanos VS Intermix en Estados Unidos

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

El breve recuento de los hechos.

El periódico El Universal publicó en su primera plana la noticia, después de haber confirmado con nuestro despacho que la marca Pemex estaba registrada en Estados Unidos y que el propietario de dicho registro no pertenecía a Petróleos Mexicanos, sino a una sociedad con domicilio en Islas Cayman de nombre Intermix, a lo cual siguieron otras publicaciones entre las cuales destacaron la de la reportera Jesusa Cervantes de la revista Proceso.

La reacción mediática de los directivos de la empresa mas importante de México no se hizo esperar y publicó su postura: “no había interés para solicitar el registro de marca en Estados Unidos pues no era del interés de la empresa vender sus productos en dicho país“, sin embargo un registro de marca solicitado en 2004 y no concretado con el registro en el United States Patent and Trademark Office demostró lo contrario y consecuentemente la noticia de primera plana puso a trabajar al departamento jurídico de Petróleos Mexicanos para recuperar la marca en Estados Unidos, pues es claro y no cabe duda que la venta de petróleo de México a Estados Unidos desde hace tres cuartos de siglo es un uso de marca suficiente como para tener interés jurídico para registrarla, hoy en día no es tan sencillo el TTAB tendrá que resolver la controversia legal y otorgar el registro a quien pruebe un mejor derecho.

La demanda presentada en el Trademark Trial and Appeal Board (TTAB).

El 4 de febrero de 2010 Petróleos Mexicanos (PM) interpuso la demanda solicitando la cancelación por prioridad de la marca Pemex solicitada por Intermix, el abogado encargado es Raymond A. Kurz, los registros que se solicitaron a nulidad son clase 4 (Petróleo crudo y productos de petróleo refinado, a saber gasolina y aceites industriales, grasa y lubricantes), clase 35 (Publicidad, administración de relaciones de negocios y actividades comerciales de servicios relacionados con la industria del petróleo crudo y productos derivados) y clase 40 (Refinación de petróleo).

La demanda y su contestación: La retórica batalla.

Primer golpe de parte de PM: “La marca Pemex que ostenta Intermix confunde al público consumidor, pues cree que proviene de la fabricación de Petróleos Mexicanos, por lo tanto se presume que Intermix atrae a sus consumidores con la fama de la empresa mexicana”.

Intermix: “El abogado no demostró el uso de la marca en Estados Unidos, por lo tanto el consumidor no puede confundirse al adquirir un producto que no conoce”.

El caso de la gasolinería Pemex de Philadelfia (pirata por cierto) demuestra que en efecto los consumidores reconocen el logo del águila en Memphis, TN. aqui el video: Pemex en Estados Unidos si no pregunten a los inmigrantes.

Intermix: “Existen dos diferentes interpretaciones del Lanham Act: El Tribunal de Circuito asume que es válido que una empresa extranjera no necesita demostrar los derechos derivados del registro de marca sino solo su fama, sin embargo el criterio del TTAB es el contrario, que es la instancia en la que se lleva a cabo la resolución de la controversia”.

PM: “La similitud en grado de confusión entre ambas marcas, pues son idénticas”.
Intermix: “No puede haber confusión pues no demuestra haber usado la marca en Estados Unidos”.

PM: “Fraude por declarar falsamente que ha usado la marca para distinguir los productos y servicios para los cuales fue registrada.
Respuesta de Intermix: Es infundada toda vez que son declaraciones sin pruebas”.

Intermix: “La empresa mexicana fue fundada en 1938 y 72 años es tiempo suficiente para solicitar el registro de la marca en Estados Unidos”.

Intermix: “La empresa mexicana abandonó el registro solicitado en 2004 por falta de interés”.

“Los argumentos de Petróleos Mexicanos son contundentes, el punto medular del proceso es claro: PM solicitó la marca en 2004 y siendo que la marca estaba en uso, por razones que desconozco no concretó el proceso (punto para Intermix), sin embargo si se logra demostrar que a la luz del TLCAN la marca Pemex es famosa en Estados Unidos por el posicionamiento en el público consumidor la razón debería asistirle a PM. En lo personal me queda una duda pendiente: No obstante que las partes pueden solicitar la aplicación de la ley nacional por tener un trato igual a los nacionales, ¿porque siendo las partes de diferentes Estado no ha fundamentado PM el TLCAN?  en caso de no invocarlo tendrá mayores dificultades para demostrar que Pemex es una marca notoriamente famosa”.

En resumen del proceso Intermix solicitó que la demanda fuese desechada, petición que fue negada por el TTAB al encontrar lógica y razones suficientes para aceptar el caso.  El calendario de actuaciones marca hasta 2012, año en que seguramente tendremos la primer sentencia del TTAB, mientras tanto esperemos a junio de 2011 para ver los alegatos.