Registro de Marcas mas obligatorio que nunca

Registro de Marca mas obligatorio que nunca

Tipo de Lectura: Importante de interés general

Registro de Marcas obligatorio

El concepto de obligación en las jurisdicciones que cuentan con el Sistema Romano Germánico en sus antecedentes históricos como es el caso de México la obligación de una norma existe cuando hay una pena, la Ley de la Propiedad Industrial no establece la obligatoriedad del registro de una marca (salvo en excepciones de competencia económica), sin embargo su obligación nace del derecho de un tercero que de buena fe obtiene el registro de una marca y la sanción por infringirlo, por lo tanto si usted usa una marca no registrada para distinguir un producto o un servicio es probable que su marca sea idéntica o similar a una que si esta registrada, cada mes el IMPI acepta el registro de aproximadamente 5,000 marcas, sería un volado pensar que de las 5,000 marcas registradas su marca no sea idéntica o similar en grado de confusión a otra.

Hablando de las penas en que incurren quienes usan marcas sin su registro: El día de ayer la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Código Penal Federal en su artículo 29 y la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 223 para perseguir de oficio y no por querella delitos como falsificación, en forma dolosa y con fin de especulación comercial marcas registradas que tiene como sanción la privación de la libertad por seis años y el pago de una multa que puede oscilar entre cien y diez mil días de salario mínimo y adicionalmente la previa Infracción Administrativa que va de los $300,000 a $1,200,000 pesos por el uso de una marca idéntica o similar en grado de confusión a otra previamente registrada

Con lo anterior las ventajas de registrar una marca como licenciarla, franquiciar, obtener la exclusividad al uso, etc. salen sobrando, las penas por el uso de una marca no registrada en favor del usuario son una razón mas que suficiente para conseguir el registro de una marca antes de usarla y si la esta usando, mas aún.

Ventajas de Registrar una Marca

El primer beneficio  y el mas importante es el derecho al uso exclusivo de un signo distintivo. Este beneficio parecería un juego simple de palabras pero quienes han comprendido su significado han alcanzado grandes ganancias, si bien los monopolios en los Estados Capitalistas deben por regla general ser prohibidos, una marca registrada es la excepción, en México esta excepción encuentra su fundamento en el artículo 28 constitucional.

Registro de Marca SEO

Registro de Marca SEO

Para mayor comprensión vamos a explicar con un ejemplo ocurrido en Estados Unidos para evitar ejemplos nacionales: La palabra “SEO” es una abreviación de “Search Engine Optimization” y a su vez es usado como un acronimo para distinguir a los especialistas que se dedican a posicionar sitios en la Internet y es usada por miles de consultores no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo, en mayo de 2007 Jason Gambert solicitó en el United States Patent and Trademark Office el registro de la marca SEO (expediente 77171330) el registro ha sido negado pero aprobado también en diferentes instancias del registro, los profesionales del SEO se han congregado para asistir a la Corte y solicitar que se niegue dicho registro, pues el otorgamiento de dicho registro lastimaría en gran medida su actividad, pues implicaría que el único SEO que pueda existir en Estados Unidos sea Jason Gambert, él ha declarado que lo que busca es una reglamentación de lo que se ha convertido ya en una profesión, es decir pretende dar licencias de su registro. Historia de la Marca SEO desde el punto de vista de un profesionistaHistoria de la Marca SEO desde el punto de vista de Jason Gambert.

México no es la excepción, basta ver las múltiples peleas que se han suscitado en el IMPI por ejemplo la marca “Ponte la verde” (registro numero 911544 bajo la titularidad de TV Azteca) entre Televisa y TV Azteca, en la que Televisa ha buscado agotar todas las instancias legales para conseguir la anulación del registro de la marca en las cuales no logra que el juzgado de Circuito le de la razón “Ponte la camiseta ponte la verde con Televisa Deportes” (expediente 749279) es la marca que Televisa pretende registrar.

Este es tan solo un ejemplo de una de las ventajas de registrar una marca, sin embargo existen mas que serán tratados en otros blogs, también es importante destacar que aunque el registro de una marca no es obligatorio perse, la obligación de registrar una marca que se esta usando es para evitar demandas de terceros por el uso indebido de una marca.

¿Lograr el registro o registrar bien una marca?

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Registrar una Marca

Registrar una Marca

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial promueve diariamente el registro de marcas en el país, invierte recursos y envía especialistas a toda la República para demostrar las bondades de las marcas registradas, en cada evento importante de alguna cámara como la cinematográfica o cualquier evento que tenga que ver con la Propiedad Intelectual están presentes, el Lic Joseph Kawhaghi responde a cualquier pregunta y hasta ofrece sus tarjetas de presentación a todo el público, sin embargo me parece un desacierto que el IMPI no promueva la asistencia de abogados especialistas para este tipo de asuntos y es que el formato de registro parece tan sencillo que cualquiera podría obtener un registro de marca, pero en la mayoría de las ocasiones los abogados somos consultados cuando el cliente ya registró su marca y ahora viene el problema a continuación expongo un ejemplo de un caso real (como muchos) pero cambiando los nombres por ética profesional y que además tengo la autorización expresa de parte del cliente para exponer su caso:

El problema de la empresa que es fabricante de jabones es tan grande que fue personalmente el Presidente a la consulta en mi oficina, acompañado de su Contador Público para pedirme que evaluara la situación siguiente:

Les llama su principal cliente para decirles que los jabones distribuidos la última vez (tres millones de unidades) se están saliendo de sus empaques debido al calor que produce la camioneta que los transporta, la empresa fabricante (mi cliente) envía a un inspector para verificar dicha situación, la cual es nada común, revisa el jabón y se da cuenta que el producto no es el que fabrica la empresa pues la marca es parecida aunque no idéntica a la del fabricante, me llama el contador y me dice que su marca la están pirateando, regresando a la cita en mi oficina al revisar la marca y el producto noto que la marca es una combinación o mezcla de palabras genéricas, descriptivas y rasgos originales, inmediatamente revisé la base de datos y noto que en efecto la marca esta registrada y es similar a la de mi cliente, si el lector no es perito en la materia le informo que uno de los principales motivos para registrar una marca es evitar la confusión entre un producto y otro de la misma clase y especie, esto es distinguir los productos con una marca registrada, sin embargo la combinación tan caprichosa de palabras genéricas y descriptivas era difícil de poder defender, el empresario me dijo que él personalmente había registrado la marca que no podía haber error y que debía ser defendible, toda vez que él pago sus derechos, solicitó la marca y contaba con un título vigente.

La respuesta es simple, la marca estaba mal desde que se diseñó no tenía impedimento legal para su registro, pero al carecer de elementos originales era difícil poder defender sus derechos, porque la similitud no derivaba de la parte original sino de la parte genérica y descriptiva la cual fue la que confundió a su cliente, habida cuenta que el comprador se había abastecido de otra empresa totalmente diferente desde hace año y medio pensando que ese producto pertenecía a la misma empresa por la similitud.

Este asunto es el de muchas empresas, que se ven imposibilitadas de poder defender sus registros de marcas, el problema no es corrupción de autoridades sino desconocimiento de la ley y solicitar la asistencia de un especialista, yo como abogado si necesito un jabón no voy a hacerlo personalmente, pero mi cliente pensó que él si podía hacer el registro de su marca, por ejemplo en las guías de registros del United States Patent and Trademark Office (USPTO) la oficina homóloga del IMPI en Estados Unidos sugieren al registrante que se asista de un abogado en Propiedad Intelectual, aceptando que si lo pueden hacer ellos personalmente pero que pudiera tener errores y no saberlos hasta el momento en que intentan defender sus marcas.

En conclusión:

¿Puede una persona obtener su registro personalmente? Si, por supuesto, no se requiere cédula profesional

¿El IMPI se cerciora de que la marca protege debidamente los productos o servicios que distingue? No, el examinador revisa que la marca no tenga impedimento legal alguno, incluyendo que no obstaculice los derechos de otros revisando que no tenga confusión por similitud, pero no actúa como abogado del solicitante.

¿Se requiere de un abogado para solicitar el registro de una marca? Si lo que usted desea es proteger sus productos o servicios y que la marca cumpla con todas y cada una de las ventajas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de la Propiedad Industrial le concede si, no hay duda, la marca es un activo que debe proteger, no es un mero trámite, no es como solicitar una credencial del IFE, ni pagar la tenencia.