Registro de Marcas mas obligatorio que nunca

Registro de Marca mas obligatorio que nunca

Tipo de Lectura: Importante de interés general

Registro de Marcas obligatorio

El concepto de obligación en las jurisdicciones que cuentan con el Sistema Romano Germánico en sus antecedentes históricos como es el caso de México la obligación de una norma existe cuando hay una pena, la Ley de la Propiedad Industrial no establece la obligatoriedad del registro de una marca (salvo en excepciones de competencia económica), sin embargo su obligación nace del derecho de un tercero que de buena fe obtiene el registro de una marca y la sanción por infringirlo, por lo tanto si usted usa una marca no registrada para distinguir un producto o un servicio es probable que su marca sea idéntica o similar a una que si esta registrada, cada mes el IMPI acepta el registro de aproximadamente 5,000 marcas, sería un volado pensar que de las 5,000 marcas registradas su marca no sea idéntica o similar en grado de confusión a otra.

Hablando de las penas en que incurren quienes usan marcas sin su registro: El día de ayer la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Código Penal Federal en su artículo 29 y la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 223 para perseguir de oficio y no por querella delitos como falsificación, en forma dolosa y con fin de especulación comercial marcas registradas que tiene como sanción la privación de la libertad por seis años y el pago de una multa que puede oscilar entre cien y diez mil días de salario mínimo y adicionalmente la previa Infracción Administrativa que va de los $300,000 a $1,200,000 pesos por el uso de una marca idéntica o similar en grado de confusión a otra previamente registrada

Con lo anterior las ventajas de registrar una marca como licenciarla, franquiciar, obtener la exclusividad al uso, etc. salen sobrando, las penas por el uso de una marca no registrada en favor del usuario son una razón mas que suficiente para conseguir el registro de una marca antes de usarla y si la esta usando, mas aún.

Marca Pemex en Estados Unidos

Petróleos Mexicanos VS Intermix en Estados Unidos

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

El breve recuento de los hechos.

El periódico El Universal publicó en su primera plana la noticia, después de haber confirmado con nuestro despacho que la marca Pemex estaba registrada en Estados Unidos y que el propietario de dicho registro no pertenecía a Petróleos Mexicanos, sino a una sociedad con domicilio en Islas Cayman de nombre Intermix, a lo cual siguieron otras publicaciones entre las cuales destacaron la de la reportera Jesusa Cervantes de la revista Proceso.

La reacción mediática de los directivos de la empresa mas importante de México no se hizo esperar y publicó su postura: “no había interés para solicitar el registro de marca en Estados Unidos pues no era del interés de la empresa vender sus productos en dicho país“, sin embargo un registro de marca solicitado en 2004 y no concretado con el registro en el United States Patent and Trademark Office demostró lo contrario y consecuentemente la noticia de primera plana puso a trabajar al departamento jurídico de Petróleos Mexicanos para recuperar la marca en Estados Unidos, pues es claro y no cabe duda que la venta de petróleo de México a Estados Unidos desde hace tres cuartos de siglo es un uso de marca suficiente como para tener interés jurídico para registrarla, hoy en día no es tan sencillo el TTAB tendrá que resolver la controversia legal y otorgar el registro a quien pruebe un mejor derecho.

La demanda presentada en el Trademark Trial and Appeal Board (TTAB).

El 4 de febrero de 2010 Petróleos Mexicanos (PM) interpuso la demanda solicitando la cancelación por prioridad de la marca Pemex solicitada por Intermix, el abogado encargado es Raymond A. Kurz, los registros que se solicitaron a nulidad son clase 4 (Petróleo crudo y productos de petróleo refinado, a saber gasolina y aceites industriales, grasa y lubricantes), clase 35 (Publicidad, administración de relaciones de negocios y actividades comerciales de servicios relacionados con la industria del petróleo crudo y productos derivados) y clase 40 (Refinación de petróleo).

La demanda y su contestación: La retórica batalla.

Primer golpe de parte de PM: “La marca Pemex que ostenta Intermix confunde al público consumidor, pues cree que proviene de la fabricación de Petróleos Mexicanos, por lo tanto se presume que Intermix atrae a sus consumidores con la fama de la empresa mexicana”.

Intermix: “El abogado no demostró el uso de la marca en Estados Unidos, por lo tanto el consumidor no puede confundirse al adquirir un producto que no conoce”.

El caso de la gasolinería Pemex de Philadelfia (pirata por cierto) demuestra que en efecto los consumidores reconocen el logo del águila en Memphis, TN. aqui el video: Pemex en Estados Unidos si no pregunten a los inmigrantes.

Intermix: “Existen dos diferentes interpretaciones del Lanham Act: El Tribunal de Circuito asume que es válido que una empresa extranjera no necesita demostrar los derechos derivados del registro de marca sino solo su fama, sin embargo el criterio del TTAB es el contrario, que es la instancia en la que se lleva a cabo la resolución de la controversia”.

PM: “La similitud en grado de confusión entre ambas marcas, pues son idénticas”.
Intermix: “No puede haber confusión pues no demuestra haber usado la marca en Estados Unidos”.

PM: “Fraude por declarar falsamente que ha usado la marca para distinguir los productos y servicios para los cuales fue registrada.
Respuesta de Intermix: Es infundada toda vez que son declaraciones sin pruebas”.

Intermix: “La empresa mexicana fue fundada en 1938 y 72 años es tiempo suficiente para solicitar el registro de la marca en Estados Unidos”.

Intermix: “La empresa mexicana abandonó el registro solicitado en 2004 por falta de interés”.

“Los argumentos de Petróleos Mexicanos son contundentes, el punto medular del proceso es claro: PM solicitó la marca en 2004 y siendo que la marca estaba en uso, por razones que desconozco no concretó el proceso (punto para Intermix), sin embargo si se logra demostrar que a la luz del TLCAN la marca Pemex es famosa en Estados Unidos por el posicionamiento en el público consumidor la razón debería asistirle a PM. En lo personal me queda una duda pendiente: No obstante que las partes pueden solicitar la aplicación de la ley nacional por tener un trato igual a los nacionales, ¿porque siendo las partes de diferentes Estado no ha fundamentado PM el TLCAN?  en caso de no invocarlo tendrá mayores dificultades para demostrar que Pemex es una marca notoriamente famosa”.

En resumen del proceso Intermix solicitó que la demanda fuese desechada, petición que fue negada por el TTAB al encontrar lógica y razones suficientes para aceptar el caso.  El calendario de actuaciones marca hasta 2012, año en que seguramente tendremos la primer sentencia del TTAB, mientras tanto esperemos a junio de 2011 para ver los alegatos.

Facebook contra Teachbook

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Esta semana Facebook interpuso una demanda en Estados Unidos en contra de la marca denominada Teachbook, debido a la similitud en grado de confusión que se presenta en ambas marcas, la empresa demandada tiene un website que se encuentra en teachbook.com, el cual es administrado por Teachbook, LLC y que se encuentra online desde el 29 de enero de 2007, los comentarios en Internet no se han hecho esperar y aunque la prensa se plantea: ¿Teachbook representa una amenaza para

Trademark serial 77189479 (and others)

Facebook?, el estudio jurídico del caso dicta que la interposición de la demana de Facebook no es un capricho para eliminar a la competencia, sino una necesidad para evitar la cancelación del registro de su marca por tolerar que otra marca similar en grado de confusión para distinuir los mismos servicios se encuentre en uso (Dilution of Trademark en Estados Unidos) además de otros agravantes como infracción y competencia desleal.

En lo que hace a la parte técnica jurídica las marcas Facebook y Teachbook al ser evocativas y proteger los mismos servicios sin lugar a duda presentan una similitud y en su parte nominativa ambas marcas son acrónimos y por lo tanto divisibles, por lo que también presentan semejanza por la palabra “book”, con lo cual Facebook al ser la marca que tiene el derecho prioritario del registro tiene buenas posibilidades de obtener la razón del juez federal, la posibilidad de que se dicte una sentencia con penas millonarias son pocas, pues demostrar la mala fe de Teachbook será complejo, debido al título de registro de marca que le fue concedido por el United States Patent and Trademark Office.

Trademark serial 77691822 USPTO

En relación a la parte polémica uno de los argumentos que mas me llamó la atención en la contestación de la demanda de Teachbook es que argumentan “Muchas escuelas prohíben a los maestros suscribirse en Facebook y MySpace por el peligro de que los estudiantes conozcan la información personal de sus maestros”, aunque nada tiene que ver con la marca, este será un argumento que tendrá que ser evaluado por el Juez, toda vez que uno de los principales motivos del Lanham Act es que con el registro de marcas se fomente la competencia al distinguir los productos, debiéndose entender en sentido contrario que las marcas registradas no pueden inhibir la competencia.

No es la primera ocasión en que Facebook defiende su marca, en otra ocasión demandó a Placebook que es un sitio web de red social donde los miembros platican acerca de sus viajes. Facebook aún no logra el registro de la marca “Face” que se encuentra en proceso en Estados Unidos desde 2005 bajo el numero de serie 78980756, en México no existe solicitud de marca nominativa o mixta en que se haya solicitado la marca “Face” aunque la marca Facebook si esta registrada.

En México el caso de cancelación se presenta si el titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

Caducidad de Marcas en Mexico

La Caducidad es la pérdida de un derecho por el paso del tiempo, en la Ley de la Propiedad Industrial este precepto se establece en los artículos 151 y 152 de la LPI y se puede presentar por dos motivos: 1) Por falta de renovación de una marca; y 2) Por la falta de uso continuo en un término de tres años contados a partir de la fecha en que se solicitó a registro.

En el primer motivo la caducidad se da por ministerio de ley, es decir pasados los diez años de vigencia contados a partir de que se solicitó el registro de la marca si no se renovó el registro se pierde, aunque no siempre es de manera automática, en ocasiones por efectividad hay que solicitarlo (fundamento en los artículos 152 fracción I y 155 de la LPI), el término para renovar una marca es de seis meses antes o seis meses después de cumplidos los diez años.

En el segundo motivo de caducidad partiendo desde el principio de que el Registro de una marca no es otra cosa sino el reconocimiento del Estado a un derecho exclusivo sobre un signo distintivo, este derecho se mantiene con el uso continuo de la marca, si no se usa de manera continua entonces se deben tomar las medidas pertinentes para evitar que un tercero solicite la caducidad del registro de marca.

Esto representa un problema real para quien desea proteger un derecho y un gran recurso que un tercero puede usar aprovechándose de la omisión de su competencia.  Tan solo en febrero de 2010 el IMPI recibió mas de cuarenta solicitudes de caducidad.

Registro de Marcas Extranjeras en Mexico

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

El efecto legal del registro de marcas en el extranjero otorga no solo un derecho de prioridad (si es que así se solicita) sino un derecho a poder reclamar la nulidad de un registro de marca en México otorgado por el IMPI con antelación, que sea idéntico o similar si el registrante extranjero demuestra que ha usado continuamente la marca en el extranjero o en México -nótese en cualquier jurisdicción sin hacer distinción si el país parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual del que México actualmente forma parte-.

Una situación común es que el agente, distribuidor, representante o importador,  de una marca en el extranjero solicite el registro de marca que ha sido registrada previamente en el extranjero, o que sean similares en grado de confusión y que se aplique a servicios iguales o similares, en este caso la Ley de la Propiedad Industrial no solo establece la posibilidad de que el extranjero recupere su marca, sino que además reputa dicho acto del registro en México exteriorizado de mala fe por parte del registrante anterior.

Ante dicha situación quedan dos vías: que el titular de la marca que se solicito a registro en Mexico ceda mediante un Contrato de Cesión de Derechos a su distribuidor en el extranjero los registros obtenidos o que el titular de la marca extranjera inicie el proceso administrativo de nulidad en contra de dicho registrante.

Para evitar lo anterior es recomendable hacer las previsiones necesarias (por cualquiera de las partes ya sea por el extranjero o el nacional), toda vez que el proceso de nulidad de la marca aunque tiene la intención de proteger a quien demuestre un mejor derecho, los formalismos dan lugar a que no se llegue a resolver en muchas de las ocasiones el fondo del asunto.