Registro de Marcas Semejantes

Registro de Marcas Semejantes

Autores:  Lic Rafael Giménez Camacho

La falta de especialidad en la aplicación de la Clasificación de Niza en México provoca que cada día menos marcas se encuentren disponibles, la práctica de registrar marcas en toda una clasificación es común pues se tiene la falsa creencia que registrando toda la clase será mejor pues la marca registrada abarcará mas productos o servicios que se incluyen y aunque esta práctica en ocasiones pone en riesgo el registro de marca se sigue haciendo por desconocimiento, con la debida aclaración de que en efecto existen clasificaciones en que los productos o servicios son de la misma naturaleza y hasta complementarios.

Las comparaciones son odiosas, pero tenemos la referencia del United States Patent and Trademark Office en que los registros son específicos y el examinador se encarga de determinar si por ejemplo un servicio a domicilio es de la misma naturaleza que un restaurante, pero un registro es para servicio a domicilio y otro para restaurante, así el registrante si en verdad usa ambos invertirá una suma mayor para abarcar ambos registros.

En México ya se comenta este cambio pero hasta que no se aplique tendremos que seguir contestando oficios de negativas de registro algunas veces mas lógicas que otras, pero todas al final tienen la razón de evitar infringir el derecho de un tercero que de buena fe ha obtenido el registro de marca. Surge la interrogante siguiente:

¿Que sucede si el titular de la marca registrada considera que otorgar el registro de una marca nueva similar en grado de confusión no detrimenta su derecho?

Parecería que la solución mas sencilla es conseguir que la marca semejante nos conceda la coexistencia de nuestro registro al aceptar firmar un convenio, sin embargo no lo es, dicho convenio no garantiza al solicitante el otorgamiento de su registro,  los Tribunales han emitido varias declaratorias en el sentido de que dichos convenios no son elementos suficientes para el otorgamiento del registro marcario que se pretende, ni para desvirtuar la hipótesis de prohibición e impedimento a que se refiere el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial (el precepto legal establece que no serán registrables las marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente registradas o solicitadas, para amparar los mismos o similares productos o servicios), toda vez que el mencionado ordenamiento legal no prevé la posibilidad de que con el consentimiento del titular de una marca registrada, proceda registrar una posterior y semejante en grado de confusión, considerando nuestros Tribunales que la voluntad o acuerdo entre las partes no puede estar por encima de la ley, que es de orden público y protectora del público consumidor. Por lo tanto, establecen que debe prevalecer el dispositivo legal que prohíbe el registro de marcas semejantes en grado de confusión.

MARCAS SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN, CONVENIO DE COEXISTENCIA.- La “liberación mutua”, carta de consentimiento y/o acuerdo de coexistencia celebrado entre el titular de una marca registrada y el titular de una marca propuesta a registro, semejantes en grado de confusión, no es suficiente para el otorgamiento del registro marcario que se pretende, ni para desvirtuar la hipótesis de prohibición e impedimento a que se refiere la fracción XVI del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, porque dicho ordenamiento no prevé la posibilidad de que con el consentimiento del titular de una marca registrada, proceda registrar una posterior y semejante en grado de confusión; de ahí que la voluntad o acuerdo entre las partes no puede estar por encima de la ley, que es de orden público y protectora, entre otros, del público consumidor. En consecuencia, prevalece el dispositivo legal que prohíbe el registro de marcas semejantes en grado de confusión; además de que la facultad de transmitir un registro marcario o los derechos inherentes al mismo, prevista en el artículo 146, de la Ley de la Propiedad Industrial, no se puede realizar en contravención a lo dispuesto en ese mismo ordenamiento. (89)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1576/08-EPI-01-5.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de marzo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María de los Ángeles Garrido Bello.- Secretaria: Lic. Ruth Beatriz de la Torre Edmiston.
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 292

En consecuencia de los criterios emitidos por nuestros Tribunales, el IMPI ha endurecido sus criterios para otorgar una marca semejante en grado de confusión con base en un convenio de coexistencia firmado entre el titular de una marca registrada y el titular de una marca propuesta a registro, por lo tanto hoy en día ya no es viable la celebración de dichos convenios.