Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

El tan prometido sistema de oposición de marcas es ahora una realidad, aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación, pero ya se tiene conocimiento del documento que contiene las reformas y que a continuación a grandes rasgos se explica en que consistirá:

  1. La nueva redacción del artículo 119 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que, al recibir una solicitud de registro de marca, el IMPI publicará el aviso de haber recibido dicha solicitud, con la denominación o imagen de la marca, en la Gaceta dentro de los diez días siguientes a su recepción y simultáneamente el IMPI iniciará el examen de forma;
  2. La oposición la podrá interponer cualquier persona, lo cual da lugar a que sea cualquier interesado en la oposición, ya sea por semejanza en grado de confusión con otra marca previamente registrada, o por considerar que sean contrarios al orden público, a la moral, a las buenas costumbres o que tenga algún impedimento legal;
  3. El examinador del examen de fondo deberá informar al abogado que interpuso la oposición si la marca fue negada u otorgada;
  4. El término para oponer la oposición es dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que, surta efectos la publicación respectiva, no obstante se dejan a salvo los derechos que se establecen en el artículo 151 de la LPI

México había seguido un sistema mediante el cual, el examinador del IMPI era quien se encargaba de la oposición en el examen de fondo y la oposición a petición de parte, se podía hacer posteriormente al registro de la misma, esto daba lugar a que si el examinador otorgaba indebidamente el registro de una marca, ya fuese por impedimento legal o semejanza en grado de confusión, el titular la podía usar aún cuando fuese contrario a derecho hasta que hubiera una resolución que hubiera causado ejecutoria, en el nuevo sistema se hace pública la solicitud del registro de una nueva marca para que el abogado de la parte interesada pueda oponerse a que se otorgue dicho registro, antes de que se lo otorguen al solicitante, esto da lugar a un sistema mas justo, pues el examinador tomará en cuenta en el segundo examen la oposición del interesado. 

Este derecho tiene su precedente en México en las observaciones de un tercero que se podía hacer en cualquier tiempo durante el registro, pero que al no estar regulado por la Ley el examinador daba menor importancia y no había obligación de considerarse por el examinador, así como tampoco existía la obligación del IMPI de informar la resolución al solicitante. 

Artículos que se modificarán de la Ley de la Propiedad Industrial: arts. 6 fracc X, 7 Bis 1, 8, 119, 120, 123, 125, 181 y la adición de un artículo único transitorio en el que se establece que empezará a funcionar a partir de los 90 días posteriores a su publicación en el DOF.

*Aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación, se espera que esta reforma se publique antes del 11 de junio del 2016. 

Registro de Marcas mas obligatorio que nunca

Registro de Marca mas obligatorio que nunca

Tipo de Lectura: Importante de interés general

Registro de Marcas obligatorio

El concepto de obligación en las jurisdicciones que cuentan con el Sistema Romano Germánico en sus antecedentes históricos como es el caso de México la obligación de una norma existe cuando hay una pena, la Ley de la Propiedad Industrial no establece la obligatoriedad del registro de una marca (salvo en excepciones de competencia económica), sin embargo su obligación nace del derecho de un tercero que de buena fe obtiene el registro de una marca y la sanción por infringirlo, por lo tanto si usted usa una marca no registrada para distinguir un producto o un servicio es probable que su marca sea idéntica o similar a una que si esta registrada, cada mes el IMPI acepta el registro de aproximadamente 5,000 marcas, sería un volado pensar que de las 5,000 marcas registradas su marca no sea idéntica o similar en grado de confusión a otra.

Hablando de las penas en que incurren quienes usan marcas sin su registro: El día de ayer la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Código Penal Federal en su artículo 29 y la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 223 para perseguir de oficio y no por querella delitos como falsificación, en forma dolosa y con fin de especulación comercial marcas registradas que tiene como sanción la privación de la libertad por seis años y el pago de una multa que puede oscilar entre cien y diez mil días de salario mínimo y adicionalmente la previa Infracción Administrativa que va de los $300,000 a $1,200,000 pesos por el uso de una marca idéntica o similar en grado de confusión a otra previamente registrada

Con lo anterior las ventajas de registrar una marca como licenciarla, franquiciar, obtener la exclusividad al uso, etc. salen sobrando, las penas por el uso de una marca no registrada en favor del usuario son una razón mas que suficiente para conseguir el registro de una marca antes de usarla y si la esta usando, mas aún.

Registro de Marcas Semejantes

Registro de Marcas Semejantes

Autores:  Lic Rafael Giménez Camacho

La falta de especialidad en la aplicación de la Clasificación de Niza en México provoca que cada día menos marcas se encuentren disponibles, la práctica de registrar marcas en toda una clasificación es común pues se tiene la falsa creencia que registrando toda la clase será mejor pues la marca registrada abarcará mas productos o servicios que se incluyen y aunque esta práctica en ocasiones pone en riesgo el registro de marca se sigue haciendo por desconocimiento, con la debida aclaración de que en efecto existen clasificaciones en que los productos o servicios son de la misma naturaleza y hasta complementarios.

Las comparaciones son odiosas, pero tenemos la referencia del United States Patent and Trademark Office en que los registros son específicos y el examinador se encarga de determinar si por ejemplo un servicio a domicilio es de la misma naturaleza que un restaurante, pero un registro es para servicio a domicilio y otro para restaurante, así el registrante si en verdad usa ambos invertirá una suma mayor para abarcar ambos registros.

En México ya se comenta este cambio pero hasta que no se aplique tendremos que seguir contestando oficios de negativas de registro algunas veces mas lógicas que otras, pero todas al final tienen la razón de evitar infringir el derecho de un tercero que de buena fe ha obtenido el registro de marca. Surge la interrogante siguiente:

¿Que sucede si el titular de la marca registrada considera que otorgar el registro de una marca nueva similar en grado de confusión no detrimenta su derecho?

Parecería que la solución mas sencilla es conseguir que la marca semejante nos conceda la coexistencia de nuestro registro al aceptar firmar un convenio, sin embargo no lo es, dicho convenio no garantiza al solicitante el otorgamiento de su registro,  los Tribunales han emitido varias declaratorias en el sentido de que dichos convenios no son elementos suficientes para el otorgamiento del registro marcario que se pretende, ni para desvirtuar la hipótesis de prohibición e impedimento a que se refiere el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial (el precepto legal establece que no serán registrables las marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente registradas o solicitadas, para amparar los mismos o similares productos o servicios), toda vez que el mencionado ordenamiento legal no prevé la posibilidad de que con el consentimiento del titular de una marca registrada, proceda registrar una posterior y semejante en grado de confusión, considerando nuestros Tribunales que la voluntad o acuerdo entre las partes no puede estar por encima de la ley, que es de orden público y protectora del público consumidor. Por lo tanto, establecen que debe prevalecer el dispositivo legal que prohíbe el registro de marcas semejantes en grado de confusión.

MARCAS SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN, CONVENIO DE COEXISTENCIA.- La “liberación mutua”, carta de consentimiento y/o acuerdo de coexistencia celebrado entre el titular de una marca registrada y el titular de una marca propuesta a registro, semejantes en grado de confusión, no es suficiente para el otorgamiento del registro marcario que se pretende, ni para desvirtuar la hipótesis de prohibición e impedimento a que se refiere la fracción XVI del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, porque dicho ordenamiento no prevé la posibilidad de que con el consentimiento del titular de una marca registrada, proceda registrar una posterior y semejante en grado de confusión; de ahí que la voluntad o acuerdo entre las partes no puede estar por encima de la ley, que es de orden público y protectora, entre otros, del público consumidor. En consecuencia, prevalece el dispositivo legal que prohíbe el registro de marcas semejantes en grado de confusión; además de que la facultad de transmitir un registro marcario o los derechos inherentes al mismo, prevista en el artículo 146, de la Ley de la Propiedad Industrial, no se puede realizar en contravención a lo dispuesto en ese mismo ordenamiento. (89)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1576/08-EPI-01-5.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de marzo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María de los Ángeles Garrido Bello.- Secretaria: Lic. Ruth Beatriz de la Torre Edmiston.
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 292

En consecuencia de los criterios emitidos por nuestros Tribunales, el IMPI ha endurecido sus criterios para otorgar una marca semejante en grado de confusión con base en un convenio de coexistencia firmado entre el titular de una marca registrada y el titular de una marca propuesta a registro, por lo tanto hoy en día ya no es viable la celebración de dichos convenios.

Registro de marca insuficiente:

Registro de marca insuficiente:

Respecto de títulos de revistas y/o publicaciones periódicas en México.

Registro de Marcas de revistasA diferencia de la mayoría de los países que forman parte de la OMPI para que el titular de una revista o publicación periódica, obtenga el derecho al uso exclusivo al título de la revista o publicación, basta con el registro de marca del título. En México esta situación es diferente, toda vez que coexisten dos sistemas paralelos para obtener el derecho al uso exclusivo sobre el título de una publicación periódica. Por un lado, tenemos el sistema de marcas y por el otro el sistema de reserva de derechos.

El sistema de marcas está regulado en la Ley de la Propiedad Industrial y su aplicación corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); a diferencia del sistema de reserva de derechos que está previsto en la Ley Federal del Derecho de Autor y su aplicación está a cargo del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

Ambos registros generan un derecho al uso exclusivo sobre el título de la publicación registrada, lo cual podría derivar en conflictos entre marcas registradas y reservas de derechos. Por lo tanto para evitar duplicidad y coexistencia de títulos idénticos o semejantes en grado de confusión registrados en cada uno de estos sistemas (no se debe perder de vista, que cada uno de estos sistemas de protección cuenta con total independencia el uno del otro, y no existe ningún vinculo de comunicación entre sus bases de datos que nos puedan decir si un titulo determinado se encuentra registrado en el IMPI o en el INDAUTOR), es conveniente unificar dichos sistemas de protección para otorgar seguridad jurídica a los titulares de los registros marcarios o de reservas derechos que con anterioridad a terceros han registrado el título de la publicación periódica que utilizan.

De acuerdo con la reglamentación actual, para tener una debida protección de un título de revista o publicación periódica y evitar cualquier tipo de riesgo procedente de los sistemas de protección existentes en México, el titular de una revista  o publicación periódica deberá contar con un registro de marca en la clase 16 Internacional y con una reserva de derechos para proteger el nombre de la publicación.

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Registro de Marcas – Comunicados no solicitados

Autor: Miguel Navarro González

No cabe duda que la red Internet ha demostrado ser uno de los grandes avances tecnológicos de nuestra era, hace mas dinámicas nuestras comunicaciones y una de las mayores ventajas es que pone a nuestro alcance información valiosa proveniente de prácticamente cualquier parte del mundo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no ha sido la excepción y nos brinda la posibilidad de obtener largos archivos a tan solo algunos clicks en nuestras computadoras haciendo mas ágil nuestra labor y obteniendo así mejores resultados para los clientes de firmas de abogados que nos apreciamos de ser serias. En relación a ello la Asociación Internacional de Marcas ha publicado un comunicado en el que se hace saber a los registrantes de marcas que cualquier información recibida y no solicitada previamente por el registrante es un posible engaño. A continuación reproduzco el comunicado el cual ha sido traducido por nuestra firma (el original es en inglés) y que ha sido emitido para Estados Unidos, pero que es perfectamente aplicable para México:

Ofertas no solicitadas para los servicios de Marca Relacionados en los Estados Unidos

Prevención a los titulares de Marcas Registradas! Si alguna vez usted ha solicitado un registro de marca en su país, es probable que usted sea el blanco de las compañías que intentan confundir a propietarios de marcas registradas para que paguen honorarios por servicios innecesarios.

Las solicitudes de registro de marcas son expuestas al público, así que cualquier persona con una conexión a Internet y un mínimo de habilidades tendrá acceso a la información que aparece en su solicitud. Consecuentemente, algunas compañías intentan engañar a los solicitantes para requerir el pago de honorarios por servicios innecesarios.

El truco funciona de la siguiente manera: descargan el nombre de su empresa, marca, domicilio e información similar entre otros solicitantes de registro de marcas, estas empresas envían correos electrónicos masivos con el formato de una empresa oficial (usualmente llegan a solicitar hasta US$587.00 para “publicar o “registrar” su marca. Los servicios que estas compañías ofrecen son innecesarios pues solo duplican lo que el USPTO hace de manera gratuita (en el caso de México sería el IMPI). En otras situaciones el servicio puede consistir en otras servicios legítimos (por ejemplo servicio de vigilancia de marcas registradas), pero su intención es dirigida a confundir al propietario de una marca registrada para creer que el servicio ofrecido es mediante una oficina de gobierno (por ejemplo usan nombres como “USTPA” que suenan como una oficina de gobierno) (en el caso de México sería similar a IMPI).

Como puedo saber si estas comunicaciones son legítimas?

Antes de pagar cualquier cantidad, verifique que el recibo de cobro es de una entidad autorizada. Si el requerimiento parece que es proveniente de una entidad gubernamental, este seguro de que es del United States Patent and Trademark Office (en México del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o del Instituto Nacional del Derecho de Autor) Ninguna otra entidad podrá contactarlo a usted en relación a su solicitud de registro de marca. Obviamente, muchas de las empresas que tratan de confundir a solicitantes de registro de marcas hacen lo posible por parecer tan “oficiales” como sea posible. Note en que  la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (en México el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) , no envía comunicados directamente al solicitante de registro de marcas, sino a su representante legal. Por lo tanto si usted es representado por un abogado o un agente, ponga mayor atención a cualquier comunicado no solicitado que pudiera recibir y que sea referente a sus marcas.

Para mayor información acerca del proceso de registro de marcas visite INTA en su website: www.inta.org.

Antes de realizar cualquier pago si usted es cliente de nuestra firma o desea contratar nuestros servicios, contáctenos a través de cualquiera de los medios publicados en el website o contacte al abogado encargado de sus marcas para evitar cualquier fraude, los abogados de nuestra firma son miembros activos del INTA y en nuestro website ponemos a la disposición de visitantes interesados en nuestros servicios el certificado del sello de confianza de AMPICI que distingue a nuestro sitio como un sitio web confiable.

Para evitar ofender a cualquier servicio serio omitimos la lista publicada por el INTA, para ver el original de la carta puede dar click en: Ofertas no solicitadas de servicios referentes a Marcas

Registro de Marcas: Brick de Lego

En 1996 Lego Group inició el proceso de registro de marca tridimensional del brick 2×4 ante la Organización de Armonización del Mercado Interno (por sus siglas OAMI), en 1998 dicha solicitud fue aprobada obteniendo así el registro de la marca tridimensional del brick, sin embargo posteriormente la empresa Mega Blocks presentó su oposición del registro de la marca ante el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea, con el argumento de que “el otorgamiento de su registro eliminaría por completo la posibilidad de comercializar el mismo o un producto similar al registrado”, despúes de casi 12 años de batalla legal Mega Blocks ha resultado favorecido con la resolución de los jueces, anulando la marca tridimensional del brick.

Antecedentes Legales del Brick: Registro de Marcas en MexicoEl famoso brick 2×4 de Lego anteriormente estaba protegido por una patente que venció en 1988 y que con ello dejó la posibilidad a su competencia de comercializar los mismos productos y por ello es que Lego Group hizo el intento de recuperar el derecho al uso exclusivo con el registro de la marca tridimensional, pues el registro de marca no caduca si esta se usa y se renueva oportunamente, situación que no sucede en el registro de la patente, pues su caducidad surge por ministerio de ley, con el registro de la marca Lego hubiese obtenido el derecho a comercializar de manera exclusiva el brick 2×4 de manera permanente y eliminar así a su competencia.  

El razonamiento de la negativa del registro de la marca tridimensional estriba en que las protuberancias del material no constituyen un distintivo, sino una utilidad para construir figuras y diseños de construcción para el entretenimiento infantil. “Aunque el Tribunal le hubiese concedido la razón a Lego Group, la marca registrada difícilmente hubiese podido subsistir ya que para consolidar la debida protección legal había también que superar el obstáculo que representaba un distintivo (las protuberancias) que ya eran usadas con anterioridad, no solo por Mega Bloks, sino también por Tyco Toys y Coko”, con lo cual la figura tridimensional dificilmente hubiese podido ser considerada como un distintivo de la marca. 

Registro de Marcas

marca comunitaria Nº 000922179

 En el registro de marcas tridimensionales la OAMI a diferencia de otros países se ha caracterizado por el gran numero de rechazo de solicitudes, debido a que sus examinadores consideran que la combinación de distintivos nominativos con formas tridimensionales  solicitudes, debido a que sus examinadores consideran que la combinación de distintivos nominativos con formas tridimensionales no dan un resultado diferente, es decir que de la combinación de ambos factores resulta la misma distintividad. Mismo caso es el criterio para las envolturas o embalajes de productos en que a diferencia de México consideran que no es posible que el consumidor distinga entre uno y otro producto. Actualmente se ha demostrado que las marcas tridimensionales que han obtenido el registro ante la OAMI son aquellas que cuentan históricamente on trayectoria en sus mercados, tal es el caso del agua embotellada “Contrex” de Nestlé, que ya cuenta con el registro de la marca tridimensional. 

En México el impedimento para registrar una marca tridimensional es semejante, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió en 2004 (por siete votos a favor y dos en contra) que la figura tridimensional del trompo no podía ser objeto de derecho al uso exclusivo, pues este tenía una utilidad y con este razonamiento y fundamentado en términos del artículo 90, fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial resolvió que no son registrables como marcas las formas tridimensionales que sean del dominio público, así como la forma usual y corriente de los productos. 

 

Registro de Marcas Evocativas

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Entre los diseños de marcas más deseables se encuentran aquellos que no requieran demasiados gastos de publicidad para que el consumidor comprenda de que trata el producto sin que el comerciante de un producto o prestador de un servicio deba explicar mucho, en este caso podríamos decir que una marca bien diseñada es aquella que con solo pronunciarla el consumidor sabrá de que se trata o que le da la idea al consumidor, no con esto decimos que las marcas arbitrarias no funcionen, es solo que las marcas evocativas pueden tener mayores ventajas.

Existe una línea delgada entre marcas evocativas y marcas descriptivas, empezando porque las primeras son registrables, cuando las segundas constituyen un impedimento para obtener su derecho al uso exclusivo. En su estudio el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha precisado que una marca evocativa causa en el público consumidor una idea de los objetos que se pueden proteger, a diferencia de la marca descriptiva en que el conjunto de sus elementos detallan la conformidad de un objeto que es el que se pretende proteger.

Un claro ejemplo de una marca evocativa es la marca “Ironman” que entre sus varios registros podemos encontrar el de relojería que dicha marca la licencia el organizador del evento de mayor fama atlética por la exigencia física y psicológica que el evento representa a sus competidores, en este caso la marca no está describiendo las características del producto que se protege, sino que evoca al Triatlón o a un hombre de acero.

Registro de Marca numero 717881 bajo la propiedad de Descle, SA de CV registrada en la clase 14 para proteger joyería, relojería e instrumentos cronométricos.

Registro de Marca numero 513792 bajo la propiedad de Hercules Tire Company of Canada Inc. Registrada en la clase 12 que protege llantas de vehículos de motor.

Registro de Marca numero 600349 bajo la propiedad de World Triathlon Corporation registrada en la clase 9 que protege cables revestidos eléctricos y cables revestidos de metal.

Registro de Marca numero 621455 bajo la propiedad de Telerob Gesellschaft Fur Fernhantierungstechnik MBH que protege en la clase 7 maquinarias de acero entre otros.

Tésis del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

MARCAS EVOCATIVAS.- DEFINICIÓN.- Las marcas evocativas son aquellas que derivan de la palabra “evocar” y que implican traer a la memoria o a la imaginación una cosa, sin embargo, esto no es sinónimo del término describir, que se refiere a la representación cabal detallada y por partes de una cosa. De tal suerte que las marcas evocativas son las denominaciones y/o figuras visibles formadas de un modo arbitrario que despiertan la idea del producto o sugieren su naturaleza o utilidad, y que se relacionan de un modo remoto o indirecto con la mercancía, sin embargo, no conducen directa e inmediatamente a una característica del producto o servicio, pues designan o describen una cualidad o elemento secundario o accidental de éstos. En consecuencia, en los casos de las marcas evocativas, se exige al consumidor, para llegar a comprender qué producto o servicio ampara la marca, hacer uso de la imaginación y del entendimiento, generándose un proceso deductivo entre la marca y el producto o servicio; es por ello, que los signos evocativos son registrables marcariamente, pues no cumplen con el requisito de descriptividad previsto por el artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial. (40)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1826/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de junio de 2009.- Tesis: por unanimidad de votos.- Sentencia: por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera. //R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 261

Tésis del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCAS.- RESULTA PROCEDENTE SU OTORGAMIENTO CUANDO SE TRATA DE UN SIGNO EVOCATIVO MAS NO DESCRIPTIVO DE LOS PRODUCTOS QUE SE PRETENDE PROTEGER.- El artículo 90, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no serán registrables como marca, aquellas denominaciones que consideradas en su conjunto sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse, entendiéndose por descripción al conjunto de palabras que detallan la conformidad de un objeto. Sin embargo pueden existir denominaciones evocativas que a diferencia de las descriptivas, sólo pueden causar en el público consumidor una idea de los objetos que se pueden proteger con dicha denominación, más no una descripción acertada del producto que se protege, por lo que si el signo propuesto a registro, se trata de una denominación evocativa y no descriptiva, resulta procedente su registro al no existir impedimento legal para ello, por tratarse entonces de una solicitud de registro de una marca evocativa. (27)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 806/08-EPI-01-7.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de febrero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Nancy Lidia Bravo García.

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 20. Agosto 2009. p. 311

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