De la Ficción a la Realidad: Marca Central Perk

Registro de Marcasde la ficción a la realidadMarca: Central Perk
Tipo de Lectura: Noticia de interés general
Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

El lugar de reunión de los personajes de la serie “Friends”, mejor conocido como el café “Central Perk” ha pasado de la ficción a la realidad y en el caso de México a la controversia por la titularidad de la marca, en 2004 fue registrada la marca “Central Perk” y diseño de manera exitosa y aunque el diseño es muy diferente al de la serie es claro que la fuente es la misma serie televisiva. El registro al que nos referimos es el registro de marca numero 879362 y fue concedido desde 2005.

Registro de Marca Numero 2664417 en el United States Patent and Trademark Office

En 2006 Warner Bros. Entertainment, Inc. demandó la nulidad de la marca con fundamento en las fracciones I (Se haya otorgado en contravención de la LPI) y III (El registro se hubiera otorgado en base a datos falsos) del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, uno de los principales argumentos de la actora Warner Bros. es el plagio de la obra audiovisual toda vez que la serie versa en las reuniones en dicha cafetería, esta controversia aún sigue sin resolverse.

Lo curioso del caso es que el titular de la marca aún vigente es mexicano y diario obtiene “publicidad gratis” en televisión de paga cada vez que en algún capítulo los integrantes de la serie se reúnen. En lo

Registro de Marca Numero 879362

que hace a los argumentos jurídicos parece que difícilmente Warner podrá demostrar un mejor derecho, toda vez que no pueden demostrar el uso de la marca en “Cafeterías” al ser un lugar ficticio.

En Estados Unidos la marca esta registrada a nombre de Warner Bros. Entertainment, Inc. desde 2001 en el United States Patent and Trademark Office bajo el numero 2664417.

Registro de Marca Numero 2664417 en el United States Patent and Trademark Office

Registro de Marcas Extranjeras en Mexico

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

El efecto legal del registro de marcas en el extranjero otorga no solo un derecho de prioridad (si es que así se solicita) sino un derecho a poder reclamar la nulidad de un registro de marca en México otorgado por el IMPI con antelación, que sea idéntico o similar si el registrante extranjero demuestra que ha usado continuamente la marca en el extranjero o en México -nótese en cualquier jurisdicción sin hacer distinción si el país parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual del que México actualmente forma parte-.

Una situación común es que el agente, distribuidor, representante o importador,  de una marca en el extranjero solicite el registro de marca que ha sido registrada previamente en el extranjero, o que sean similares en grado de confusión y que se aplique a servicios iguales o similares, en este caso la Ley de la Propiedad Industrial no solo establece la posibilidad de que el extranjero recupere su marca, sino que además reputa dicho acto del registro en México exteriorizado de mala fe por parte del registrante anterior.

Ante dicha situación quedan dos vías: que el titular de la marca que se solicito a registro en Mexico ceda mediante un Contrato de Cesión de Derechos a su distribuidor en el extranjero los registros obtenidos o que el titular de la marca extranjera inicie el proceso administrativo de nulidad en contra de dicho registrante.

Para evitar lo anterior es recomendable hacer las previsiones necesarias (por cualquiera de las partes ya sea por el extranjero o el nacional), toda vez que el proceso de nulidad de la marca aunque tiene la intención de proteger a quien demuestre un mejor derecho, los formalismos dan lugar a que no se llegue a resolver en muchas de las ocasiones el fondo del asunto.

Tipos de Marcas: Hologramas

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Registro de marcas de hologramas

Registro de marcas (hologramas)

 

El registro de hologramas en el Acuerdo Sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio esta considerado como un registro atípico de marcas, la característica principal de esta marca supone el registro de un signo distintivo en movimiento, lo cual para la Legislación Mexicana de Propiedad Industrial no es permisible.

Este tipo de marcas comúnmente es empleado para certificar la autenticidad de determinados productos, en el Distrito Federal, por ejemplo es empleado por los Notarios Públicos en los folios de las escrituras para evitar en la medida delo posible su reproducción.

El registro de hologramas se puede llevar a cabo de dos formas: 1) El registro como obra audiovisual y 2) El registro como marca innominada sin el movimiento, es decir únicamente el símbolo del que trata el holograma, con lo cual quedaría protegido el mismo si la imagen es distintiva.

En lo que corresponde al primer punto la Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 94 establece que “Se entiende por obras audiovisuales las expresadas por una serie de imágenes asociadas con o sin sincronización incorporada, que se hacen perceptibles, mediante dispositivos técnicos produciendo la sensación de movimiento”; por lo tanto este es el tipo de registro en que se debe ubicar el holograma, aunque tendrá que seguir las reglas de la Ley Federal del Derecho de Autor y no de la Ley de la Propiedad Industrial, si fuese registrado de ambas formas entonces si cumpliría con las características propias de un derecho de Propiedad Intelectual.

En otras legislaciones como Canadá y la Unión Europea las imágenes del Holograma deben ser sencillas y deben ser representadas gráficamente para poder registrarse como marcas, en Estados Unidos los hologramas que tienen dos caras o dos imágenes no son considerados como marcas, toda vez que “no todos los hologramas son marcas” por ejemplo aquellos que se adhieren a tarjetas de juego, por lo tanto los consumidores no perciben los hologramas como marcas propiamente (In re Upper Deck Co., 59 USPQ2d 1688 (TTAB 2001).

El Registro de Marcas y sus Efectos Jurídicos

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos
Tipo de Lectura: Profesionales del Derecho

El efecto jurídico que se produce al momento de presentar el registro de una marca es el derecho que  nace en favor del solicitante frente a terceros que pretendan solicitar marcas idénticas o similares en grado de confusión y este derecho al ser aceptado para su registro después de haber pasado los exámenes de forma y fondo se perfecciona, pues este es un reconocimiento del Estado en el que entre otros reconoce que la marca no invade derechos vigentes de terceros y consecuentemente que el uso de dicha marca no se podrá tipificar como un delito o en el menor de los casos que ocasiona una infracción administrativa.

Sin embargo y no obstante de contar con dichos reconocimientos, existen casos en que la Autoridad, por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, otorga el registro a marcas que son semejantes a otras previamente registradas, a este caso se le llama “Identidad en Grado de Confusión”. En este caso, el titular al cual se le ocasiona el daño, tiene el derecho de demandar la nulidad de la marca que se registro con posterioridad, argumentando que fue indebidamente otorgada.

La razón de que suceda lo anterior (de contar con un derecho de nulidad), obedece a la circunstancia de que en México no existe procedimiento de oposición previo a la solicitud del registro marcario, en la mayoría de los países que forman parte de la Convención de París previo existe este proceso de “oposición” en el que se concede el derecho a terceros para oponerse al registro en cuestión, en caso de que no exista oposición o que el solicitante venza con argumentos jurídicos al oponente, la marca será registrada.

El caso de México como ya comenté es diferente, el examinador actúa en “defensa” de las marcas ya registradas, las defiende a su parecer, sin embargo son humanos y cometen errores aveces en contra del solicitante y aveces en contra de marcas ya registradas previamente. Si el afectado es el solicitante tiene el derecho a contestar dentro de los tres meses siguientes al que reciba el oficio de negativa, si el afectado es el titular de un registro previo puede solicitar la nulidad si cumple con los siguientes supuestos:

1.- Que la acción de nulidad se solicite dentro del plazo de cinco años contados a partir de la publicación del registro(s) que se pretende anular en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2.- Que demuestre de manera fehaciente que los registros, sean iguales o semejantes en grado de confusión.

3.- Que ambas marcas amparen los mismos o similares productos o servicios.

4.- Que exista una marca registrada y vigente propiedad del actor al momento en que se conceda la marca que se pretende anular.

El derecho de nulificar una marca otorgada con posterioridad, se justifica, toda vez que tratándose de cuestiones relativas a confusión de marcas, debe sostenerse que es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar la desorientación y el error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y obviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por su titular, asegurándole la fácil identificación de los productos que comercialice o servicios que preste, en otras palabras, la marca debe distinguirse claramente entre las demás marcas que fluyen en el comercio, y  legislación debe garantizar al titular de una marca que la misma no sufran ninguna mengua en el mercado.

De ahí que la legislación exija al registrar una marca, que la misma sea suficientemente distintiva para poder distinguir o identificar los productos o servicios a que se aplique o trata de aplicarse, frente a los de su misma especie y clase, y que una marca no debe registrarse si es confundible con otra registrada con antelación.

Este es uno de los muchos motivos por los cuales debe asesorarse correctamente y no dejar el registro de su marca a la ligera, pues su derecho podría verse en conflicto.

¿Lograr el registro o registrar bien una marca?

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Registrar una Marca

Registrar una Marca

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial promueve diariamente el registro de marcas en el país, invierte recursos y envía especialistas a toda la República para demostrar las bondades de las marcas registradas, en cada evento importante de alguna cámara como la cinematográfica o cualquier evento que tenga que ver con la Propiedad Intelectual están presentes, el Lic Joseph Kawhaghi responde a cualquier pregunta y hasta ofrece sus tarjetas de presentación a todo el público, sin embargo me parece un desacierto que el IMPI no promueva la asistencia de abogados especialistas para este tipo de asuntos y es que el formato de registro parece tan sencillo que cualquiera podría obtener un registro de marca, pero en la mayoría de las ocasiones los abogados somos consultados cuando el cliente ya registró su marca y ahora viene el problema a continuación expongo un ejemplo de un caso real (como muchos) pero cambiando los nombres por ética profesional y que además tengo la autorización expresa de parte del cliente para exponer su caso:

El problema de la empresa que es fabricante de jabones es tan grande que fue personalmente el Presidente a la consulta en mi oficina, acompañado de su Contador Público para pedirme que evaluara la situación siguiente:

Les llama su principal cliente para decirles que los jabones distribuidos la última vez (tres millones de unidades) se están saliendo de sus empaques debido al calor que produce la camioneta que los transporta, la empresa fabricante (mi cliente) envía a un inspector para verificar dicha situación, la cual es nada común, revisa el jabón y se da cuenta que el producto no es el que fabrica la empresa pues la marca es parecida aunque no idéntica a la del fabricante, me llama el contador y me dice que su marca la están pirateando, regresando a la cita en mi oficina al revisar la marca y el producto noto que la marca es una combinación o mezcla de palabras genéricas, descriptivas y rasgos originales, inmediatamente revisé la base de datos y noto que en efecto la marca esta registrada y es similar a la de mi cliente, si el lector no es perito en la materia le informo que uno de los principales motivos para registrar una marca es evitar la confusión entre un producto y otro de la misma clase y especie, esto es distinguir los productos con una marca registrada, sin embargo la combinación tan caprichosa de palabras genéricas y descriptivas era difícil de poder defender, el empresario me dijo que él personalmente había registrado la marca que no podía haber error y que debía ser defendible, toda vez que él pago sus derechos, solicitó la marca y contaba con un título vigente.

La respuesta es simple, la marca estaba mal desde que se diseñó no tenía impedimento legal para su registro, pero al carecer de elementos originales era difícil poder defender sus derechos, porque la similitud no derivaba de la parte original sino de la parte genérica y descriptiva la cual fue la que confundió a su cliente, habida cuenta que el comprador se había abastecido de otra empresa totalmente diferente desde hace año y medio pensando que ese producto pertenecía a la misma empresa por la similitud.

Este asunto es el de muchas empresas, que se ven imposibilitadas de poder defender sus registros de marcas, el problema no es corrupción de autoridades sino desconocimiento de la ley y solicitar la asistencia de un especialista, yo como abogado si necesito un jabón no voy a hacerlo personalmente, pero mi cliente pensó que él si podía hacer el registro de su marca, por ejemplo en las guías de registros del United States Patent and Trademark Office (USPTO) la oficina homóloga del IMPI en Estados Unidos sugieren al registrante que se asista de un abogado en Propiedad Intelectual, aceptando que si lo pueden hacer ellos personalmente pero que pudiera tener errores y no saberlos hasta el momento en que intentan defender sus marcas.

En conclusión:

¿Puede una persona obtener su registro personalmente? Si, por supuesto, no se requiere cédula profesional

¿El IMPI se cerciora de que la marca protege debidamente los productos o servicios que distingue? No, el examinador revisa que la marca no tenga impedimento legal alguno, incluyendo que no obstaculice los derechos de otros revisando que no tenga confusión por similitud, pero no actúa como abogado del solicitante.

¿Se requiere de un abogado para solicitar el registro de una marca? Si lo que usted desea es proteger sus productos o servicios y que la marca cumpla con todas y cada una de las ventajas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de la Propiedad Industrial le concede si, no hay duda, la marca es un activo que debe proteger, no es un mero trámite, no es como solicitar una credencial del IFE, ni pagar la tenencia.

Importación de Mercancías sin Registro de Marcas


Mercancías sin Registro de Marca

En otros blogs ya hemos platicado acerca de las ventajas de registrar una marca (vease: Preguntas Frecuentes de Registro de Marcas) y es que aunque el registro de marcas no es obligatorio (salvo en los casos que señala el artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial), existen consecuencias legales establecidas en los diferentes supuestos del artículo 223 que establece algunos de los delitos en materia de Propiedad Industrial que en la mayorpia de los casos si se tiene buena fe se podrían prevenir registrando la marca y que las mercancías no contengan marcas en sus diseños o que igualmente estén registradas.

En este caso hablaremos de la fracción III de dicho artículo  en relación a la introducción de mercancías sin marcas registradas, la fracción establece lo siguiente:

Artículo 223.- Son delitos:

III. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;
……

Esta fracción no solo abarca objetos que ostenten marcas idénticas, sino también y como es lógico abarca marcas similares que puedan causar confusión en el público consumidor, lo cual hace indispensable que si el producto ostenta una marca , una letra o un diseño se deba solicitar el registro de su marca antes de su introducción al país.

Es común que algunos importadores soliciten a sus maquiladoras en el extranjero que les envíen mercancías que no cuentan con las marcas registradas en México, por ejemplo el diseño de una camisa que contiene letras o palabras debe de ser objeto de revisión por parte del importador antes de introducirse al país para evitar una denuncia y que las mercancías sean confiscadas.

La pena en caso de introducir dicha mercancía al país se establece en el artículo 224 de la LPI el cual impone de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

En estos casos el agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, revisa en el recinto fiscalizado las mercancías con ayuda del personal de Aduanas que realizan inspecciones ministeriales y en caso de encontrar una similitud a una marca registrada o una marca idéntica sin certificación levantan una averiguación previa para recabar los elementos del tipo y comenzar con el juicio penal.

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