Las 180 opciones para registrar una marca

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho
Twitter: @rafagimenezc

A pesar de que la legislación actual no permite el registro de marcas atípicas como lo podrían ser las marcas olfativas, en México existen cuatro tipos (nominativas, innominadas, mixtas y tridimensionales) para cada una de las 45 clases lo cual da un total de 180 opciones para registrar una marca lo cual como puede notar existe una gran variedad de opciones a primera impresión, sin embargo solo de una a cuatro opciones para cada producto o servicio serían realmente efectivas para obtener el derecho deseado para su marca, obtener en registro de una marca puede parecer sencillo, sin embargo no lo es por ello la OMPI en cada edición de la Clasificación de Niza reorganiza a aquellas clases que no están funcionando como debieran de esta manera se pule y se mejora la clasificación con nuevos productos y servicios.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial hace bien su parte al informar a los interesados en registrar su marca la mejor forma en que podría hacerlo, sin embargo antes de iniciar el procedimiento de registro debe estar consciente que el IMPI no tiene ninguna obligación mas allá que haberle brindado la asesoría de ventanilla por lo tanto no responderá en caso de que el registro no resulte como usted lo requiere, aunque parezca no es sencillo clasificar pues muchos de los litigios que se suscitan en los tribunales son a causa de ello. A manera de ejemplificar exponemos el siguiente caso:

Un caso común es no saber que tipo de marca es la que se debe registrar, generalmente los problemas se suscitan porque el solicitante cree que la marca de tipo mixta (nombre y logo) es la que mas protegerá su marca, esto es erróneo el criterio de los Tribunales ha sido que solo un isotipo debe ser tomado en cuenta que será el que predomine en su distinción entre el dibujo o logo y el nombre, esto no significa que este mal registrar la marca mixta, sino que puede no ser la protección que usted requiere. Para resolver esto se debe atender a un adecuado estudio de búsqueda de disponibilidad de la marca y los propósitos que tendrá con ella que solo un experto podrá resolver con todo respeto al IMPI las señoritas son muy amables en proporcionar información pero no son expertas.

Solo se sabe que una marca ha sido bien registrada cuando al momento de defender su derecho ya sea en caducidad, nulidad o infracción administrativa se pueda hacer efectivo ese derecho, parece ser que solo cuando se pone a prueba es cuando sabemos si se registró bien, pero lo cierto es que si se invierte en una marca que no ha sido bien registrada se correrá con el riesgo de ensanchar la cartera de un tercero o en el mejor de los casos tener que pelear por su propia marca durante un término aproximado de tres años.

La Marca Tridimensional de las Orejas

La Marca Tridimensional de las Orejas
Lic. Rafael Giménez Camacho

Conejo del tribunal de Colombia

El Tribunal de Colombia sacó un conejo del sombrero al resolver en favor de Playboy Enterprises International, Inc. el registro de las legendarias orejas de las playmates como marca tridimensional para distinguir los servicios de la clase 43: (servicios prestados por hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, campamentos turísticos, agencias de viaje o corredores que aseguren reservas para viajeros) ha sido otorgado. La oficina de Superintendencia de Industria y Comercio en principio había negado el registro, pero ahora la resolución fue revocada por la sentenia del Tribunal, al considerar que las marcas tridimensionales si no son descriptivas de los productos o servicios que desean distinguir son registrables.  Resolución 12823.

En México no se tiene antecedente de que la misma empresa hubiese solicitado el registro de las orejas ni ninguna otra marca tridimensional, tal vez por ser de un criterio mas duro.

La empresa del conejo es experta en el uso del registro de marcas y derechos exclusivos, de hecho el primer registro de uniformes otorgado por el United States Patent and Trademark Office fue precisamente para los uniformes de las conejitas bajo la marca registrada no. 762,884.

La marca tridimensional suele ser la mas codiciada y el tipo de marca mas difícil de obtener para su registro, en ocasiones es confundible con diseños industriales y modelos de utilidad los cuales se diferencían por su utilidad, si la supuesta marca tridimensional tiene una utilidad técnica entonces serán registrables pero como diseños industriales o modelos de utilidad y serán condenados a que su registro caduque, las marcas tridimensionales son renovables cada 10 años.

Cero, van dos en Colombia y se esperan muchos mas.

La empresa C. Joseph Lamy Gmbh también ha sido beneficiada por la decisión del Tribunal, en este caso el registro tridimensional distingue la forma del diseño de una pluma para el caso de la clase 16 que comprende papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación, fotografías, papelería, artículos de oficina, máquinas de escribir, entre otras. Así es el Tribunal consideró que la forma de la pluma es lo suficientemente distinguible como para otorgarle el uso exclusivo a la empresa de nacionalidad alemana. Resolución 64248

Rafael Gimenez Camacho

Con los nuevos criterios del Tribunal, Colombia se convertirá en el país con mayor numero de marcas tridimensionales registradas, pues según el Tribunal basta con probar que la marca es arbitraria y no descriptiva de los servicios que va a distinguir. El efecto jurídico lo dice todo: En los hoteles y restaurantes colombianos nadie mas podrá usar las míticas orejas de seda que la cadena de Playboy y hablando de bolígrafos nadie mas podrá fabricar y/o comercializar alguno con formas torneadas… la pregunta obligada: ¿y la democratización de los mercados según la Libre Competencia?  En México estos tipos de marcas son los menos comunes y como menciono los mas difíciles, en su mayoría son los que han conseguido la venia de la autoridad consisten en envases y envolturas que distinguen productos, ¿y servicios? son un reto no solo para los abogados sino también para los diseñadores pues deben ser lo suficientemente originales como para convencer a los examinadores que deben otorgar el registro.

Fuente: La República Colombia

Registro de Marcas Evocativas

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Entre los diseños de marcas más deseables se encuentran aquellos que no requieran demasiados gastos de publicidad para que el consumidor comprenda de que trata el producto sin que el comerciante de un producto o prestador de un servicio deba explicar mucho, en este caso podríamos decir que una marca bien diseñada es aquella que con solo pronunciarla el consumidor sabrá de que se trata o que le da la idea al consumidor, no con esto decimos que las marcas arbitrarias no funcionen, es solo que las marcas evocativas pueden tener mayores ventajas.

Existe una línea delgada entre marcas evocativas y marcas descriptivas, empezando porque las primeras son registrables, cuando las segundas constituyen un impedimento para obtener su derecho al uso exclusivo. En su estudio el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha precisado que una marca evocativa causa en el público consumidor una idea de los objetos que se pueden proteger, a diferencia de la marca descriptiva en que el conjunto de sus elementos detallan la conformidad de un objeto que es el que se pretende proteger.

Un claro ejemplo de una marca evocativa es la marca “Ironman” que entre sus varios registros podemos encontrar el de relojería que dicha marca la licencia el organizador del evento de mayor fama atlética por la exigencia física y psicológica que el evento representa a sus competidores, en este caso la marca no está describiendo las características del producto que se protege, sino que evoca al Triatlón o a un hombre de acero.

Registro de Marca numero 717881 bajo la propiedad de Descle, SA de CV registrada en la clase 14 para proteger joyería, relojería e instrumentos cronométricos.

Registro de Marca numero 513792 bajo la propiedad de Hercules Tire Company of Canada Inc. Registrada en la clase 12 que protege llantas de vehículos de motor.

Registro de Marca numero 600349 bajo la propiedad de World Triathlon Corporation registrada en la clase 9 que protege cables revestidos eléctricos y cables revestidos de metal.

Registro de Marca numero 621455 bajo la propiedad de Telerob Gesellschaft Fur Fernhantierungstechnik MBH que protege en la clase 7 maquinarias de acero entre otros.

Tésis del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

MARCAS EVOCATIVAS.- DEFINICIÓN.- Las marcas evocativas son aquellas que derivan de la palabra “evocar” y que implican traer a la memoria o a la imaginación una cosa, sin embargo, esto no es sinónimo del término describir, que se refiere a la representación cabal detallada y por partes de una cosa. De tal suerte que las marcas evocativas son las denominaciones y/o figuras visibles formadas de un modo arbitrario que despiertan la idea del producto o sugieren su naturaleza o utilidad, y que se relacionan de un modo remoto o indirecto con la mercancía, sin embargo, no conducen directa e inmediatamente a una característica del producto o servicio, pues designan o describen una cualidad o elemento secundario o accidental de éstos. En consecuencia, en los casos de las marcas evocativas, se exige al consumidor, para llegar a comprender qué producto o servicio ampara la marca, hacer uso de la imaginación y del entendimiento, generándose un proceso deductivo entre la marca y el producto o servicio; es por ello, que los signos evocativos son registrables marcariamente, pues no cumplen con el requisito de descriptividad previsto por el artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial. (40)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1826/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de junio de 2009.- Tesis: por unanimidad de votos.- Sentencia: por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera. //R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 261

Tésis del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCAS.- RESULTA PROCEDENTE SU OTORGAMIENTO CUANDO SE TRATA DE UN SIGNO EVOCATIVO MAS NO DESCRIPTIVO DE LOS PRODUCTOS QUE SE PRETENDE PROTEGER.- El artículo 90, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no serán registrables como marca, aquellas denominaciones que consideradas en su conjunto sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse, entendiéndose por descripción al conjunto de palabras que detallan la conformidad de un objeto. Sin embargo pueden existir denominaciones evocativas que a diferencia de las descriptivas, sólo pueden causar en el público consumidor una idea de los objetos que se pueden proteger con dicha denominación, más no una descripción acertada del producto que se protege, por lo que si el signo propuesto a registro, se trata de una denominación evocativa y no descriptiva, resulta procedente su registro al no existir impedimento legal para ello, por tratarse entonces de una solicitud de registro de una marca evocativa. (27)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 806/08-EPI-01-7.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de febrero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Nancy Lidia Bravo García.

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 20. Agosto 2009. p. 311

Marcas Mixtas

MARCAS MIXTAS COMO HERRAMIENTA DE UTILIDAD PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Autor: Lic Gabriela Valencia Rangel

El empresario o prestador del servicio al momento de pensar en una marca que identifique a su negocio, por lo general  piensa en elementos que pueden atraer al público consumidor ya sea porque son conocidos o porque atribuyen elementos positivos al producto a proporcionar o al servicio que se va a prestar, y por lo general implementan el uso de marcas mixtas, es decir, marcas que se componen de una denominación (una o varias palabras) más un elemento gráfico (imágenes), éstas marcas suelen convertirse en un medio usual de distinción de los productos y servicios del empresario, ya que independientemente de incluir una denominación que identifica al producto o a los servicios, la impresión visual de la etiqueta es un medio instantáneo y relevante de distinción.

Pero la importancia de las marcas mixtas radica, en que es una herramienta de gran utilidad de la que se puede valer el empresario para registrar una marca, que en principio no resultaba ser registrable porque contiene elementos de marcas previamente registradas o elementos no susceptibles de registro (por ejemplo letras, dígitos o colores aislados). Es importante mencionar que en la Ley de la Propiedad Industrial vigente no se establece como impedimento legal los términos que al ser combinados con elementos no susceptibles de registro formen una expresión susceptible de ser registrada como marca, lo que se considera para registrar una marca es que sea una marca distintiva y original, y esa distintividad puede estar en función del diseño otorgado por el empresario.

Marca Mixta

Marca Mixta

Un ejemplo de un elemento no registrable (el número 6) que acompañado de un diseño es susceptible de registro, es el caso de la marca 6 (registro 762633) que el número por sí solo, no era susceptible de registro pero en combinación con un diseño que le atribuye distintividad es registrable.

Distintividad: elemento que dota a la marca de identidad y la hace susceptible de registro.

En contrasentido, a todo lo antes mencionado no se debe pasar por alto que las marcas mixtas, al ser una combinación de palabras más elementos figurativos, esa combinación dota a la marca de varios elementos distintivos, y en caso de que una persona desee copiar algún elemento de su marca podrá argumentar que su marca se lo suficientemente distintiva, toda vez que no es idéntica o similar al diseño de la marca mixta. Por lo tanto el contar con un registro nominativo, se impide recurrir a argumentos relativos al diseño de las marcas.

Tipos de Marcas: Hologramas

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

Registro de marcas de hologramas

Registro de marcas (hologramas)

 

El registro de hologramas en el Acuerdo Sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio esta considerado como un registro atípico de marcas, la característica principal de esta marca supone el registro de un signo distintivo en movimiento, lo cual para la Legislación Mexicana de Propiedad Industrial no es permisible.

Este tipo de marcas comúnmente es empleado para certificar la autenticidad de determinados productos, en el Distrito Federal, por ejemplo es empleado por los Notarios Públicos en los folios de las escrituras para evitar en la medida delo posible su reproducción.

El registro de hologramas se puede llevar a cabo de dos formas: 1) El registro como obra audiovisual y 2) El registro como marca innominada sin el movimiento, es decir únicamente el símbolo del que trata el holograma, con lo cual quedaría protegido el mismo si la imagen es distintiva.

En lo que corresponde al primer punto la Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 94 establece que “Se entiende por obras audiovisuales las expresadas por una serie de imágenes asociadas con o sin sincronización incorporada, que se hacen perceptibles, mediante dispositivos técnicos produciendo la sensación de movimiento”; por lo tanto este es el tipo de registro en que se debe ubicar el holograma, aunque tendrá que seguir las reglas de la Ley Federal del Derecho de Autor y no de la Ley de la Propiedad Industrial, si fuese registrado de ambas formas entonces si cumpliría con las características propias de un derecho de Propiedad Intelectual.

En otras legislaciones como Canadá y la Unión Europea las imágenes del Holograma deben ser sencillas y deben ser representadas gráficamente para poder registrarse como marcas, en Estados Unidos los hologramas que tienen dos caras o dos imágenes no son considerados como marcas, toda vez que “no todos los hologramas son marcas” por ejemplo aquellos que se adhieren a tarjetas de juego, por lo tanto los consumidores no perciben los hologramas como marcas propiamente (In re Upper Deck Co., 59 USPQ2d 1688 (TTAB 2001).

Tipos de Marcas: Marcas Olfativas

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho
Tipo de lectura: Interés General

Marca Olfativa

Fresh cut grass solicitud de marca ofaltiva

Los nuevos retos de la Propiedad Industrial han agregado a este renglón el registro de marcas no comunes como lo son las Marcas Olfativas, que ponen en la mesa de discusión por una parte los sentidos humanos como susceptibles de ser usados exclusivamente por su registrante y por la otra el derecho de proteger las características que distinguen a un producto o servicio. En México estos tipos de marcas no son susceptibles de ser registrables, pues su reconocimiento sería contrario a la definición de marca al ser “no visible”, sin embargo, debido a la tendencia internacional de reconocimiento de marcas no comunes, es de considerarse si las marcas olfativas pudiesen ser motivo de promocionar una iniciativa en el Congreso de la Unión para reformar la Ley de la Propiedad Industrial en México.

Los lineamientos brindados por la jurisprudencia de la OAMI dictan dos principios que podrían ser de importancia para su consideración en México: 1) La representación gráfica de la marca olfativa derivado de la resolución R156/1998-2 (The smell of fresh cut grass para pelotas de tennis) lo cual supondría una marca mixta; y 2) Si la marca no se puede escindir del producto, es entonces una característica del mismo y consecuentemente no es susceptible de ser registrable derivado de la resolución R711/1999-3 (El aroma de frambuesa para productos carburantes).

“Pretender el reconocimiento de una marca olfativa sería un acto tendiente a la apropiación de uno de los cinco sentidos Marca Olfativa humanos, contrario para los principios de la competencia económica que tutelan el equilibrio económico en un Estado Capitalista que este acto mas que democratizar los mercados, monopolizaría los sentidos, en contraposición a las marcas auditivas o sonoras difícilmente una marca olfativa podrá ser representada gráficamente y menos aún podrá ser individualizada del producto per se, en efecto existen esencias como el olor a galleta horneada de la zona gourmet del Palacio de Hierro, o el olor de los rollos de canela de Cinnabon, que mas que “distinguibles” son “reconocibles” por el consumidor y que claramente se encuentran ligadas a las características del producto. El fundamento de la “evolución de los registros” presentado por varios autores como Sergio Rizzo, Stefano Sandri y Gustavo Senna no es justificante para dicha aceptación.”


Otros antecedentes los encontramos por ejemplo en Australia, en donde solo una solicitud de marca olfativa ha sido aceptada la cual consiste en el olor a cerveza que se propaga al tirar un dardo (productos clase 28 de Niza), sin embargo no fue aceptada para su registro. Chanel solicitó el registro de la fragancia “Chanel No. 5” la cual resultó no procedente para las autoridades del Reino Unido debido a que la fragancia era parte de la naturaleza del producto.

Casos de procedencia en el registro: Para Sumitomo Rubber, Co. resultóprocedente el registro de fragancia floral que se aplicó a neumáticos en el Reino Unido (registro GB 2001416), llevando la misma suerte Unicorn Products al registrar en la clase 28 la misma marca que se rechazó en Autralia (párrafo que antecede) para dardos que despiden aroma a cerveza (registro GB 2000234) .

Marca OlfativaOtros intentos de registro fallidos han consistido en: 1) La esencia de Café y Eucalipto para distinguir lociones corporales, bronceadores, shampoos y lociones para el cabello; 2) La esencia del Melon Midori para los mismos productos que el anterior punto y 3) La esencia del limón para productos clase 34 como tabaco y cigarros.

Tipos de Marcas – Marcas Mixtas

¿QUE SE ENTIENDE POR UNA MARCA MIXTA?

Autor: Lic Gabriela Valencia Rangel

Al momento de presentar a registro una marca y para obtenerlo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial solicita mencionar si la marca que se va a registrar es Nominativa, Innominada, Tridimensional o Mixta. Hablando específicamente de Marcas Mixtas no existe ninguna disposición legal que nos establezca que se entienden por Marca Mixta, nuestros Tribunales al referirse a marcas mixtas, la limitan al señalar que el término de marca mixta es la combinación de dos elementos denominación y diseño. Una Tesis de la Novena Época, que apoya lo antes mencionado, es la que se transcribe a continuación:

Registro No. 170264

Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Febrero de 2008, Página: 2348, Tesis: I.4o.A.612 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa

MARCAS. SU CLASIFICACIÓN.

En términos generales, las marcas se clasifican en: a) Nominativas, es decir, las que permiten identificar un producto mediante una palabra o un conjunto de palabras; éstas deben distinguirse fonéticamente y pueden consistir en nombres propios de las personas físicas, susceptibles de registrarse como marca, siempre que no se confundan con una registrada o un nombre comercial publicado, pudiendo carecer de significado y ser caprichosas o de fantasía, tenerlo y ser sugestivas de la naturaleza y características del producto o servicio o, incluso, resultar arbitrarias; b) Innominadas, son figuras que cumplen con la función de una marca y pueden reconocerse en forma visual pero no fonéticamente, ya que su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo; c) Mixtas, que combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un elemento o como un conjunto distintivo; y, d) Tridimensionales, aquellas que protegen los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, si éstos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

Del anterior criterio tendremos que concluir que al referirse nuestros Tribunales a la marca mixta, se limitan a señalar que es la

Marca Registrada 479599
Marca Registrada 479599

combinación de una denominación (marca nominativa) y un elemento figurativo (englobamos marcas tridimensionales y marcas innominadas), dejando a un lado la combinación de marcas tridimensional y marcas innominadas, o debemos concluir que la marca tridimensional engloba a la marca innominada?  Considerando que las marcas tridimensionales pueden constituirse por las formas de los envases de los productos que presenten características de originalidad o por logotipos en forma tridimensional, y si a estas formas se le agrega una marca innominada no es una marca mixta, aún cuando no se compone de una denominación?

Un claro ejemplo de una marca mixta, compuesta por una marca tridimensional e innominada, es el diseño de una Catarina (marca innominada) y la presentación del producto (marca tridimensional) (registro número 479599)

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